Закон - Патентный закон Российской Федерации от 23 сентября 1992 г. N 53517-1, введенный в действие 14 октября 1992 г., с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом от 7 февраля 2003 г. N 22-ФЗ "О внесении изменений и дополнений в Патентный закон Российской Федерации".

ГК РФ - Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30 ноября 1994 г. N 51-ФЗ, введенный в действие 1 января 1995 г.

Парижская конвенция - Парижская конвенция по охране промышленной собственности от 20 марта 1883 г., к которой СССР в соответствии с Постановлением Совета Министров СССР от 8 марта 1965 г. N 148 присоединился с 1 июля 1965 г.; Стокгольмский акт конвенции ратифицирован Указом Президиума Верховного Совета СССР от 19 сентября 1968 г.

Положение о пошлинах - Положение о пошлинах за патентование изобретений, полезных моделей, промышленных образцов, регистрацию товарных знаков, знаков обслуживания, наименований мест происхождения товаров, предоставление права пользования наименованиями мест происхождения товаров, утвержденное Постановлением Совета Министров - Правительства Российской Федерации от 12 августа 1993 г. N 793, введенное в действие 1 сентября 1993 г., в редакции Постановления Правительства Российской Федерации от 12 августа 1996 г. N 947, с изменениями и дополнениями, внесенными в него Постановлениями Правительства Российской Федерации от 16 апреля 1997 г. N 423, от 20 августа 1997 г. N 1058, от 31 марта 1998 г. N 372, от 14 января 2002 г. N 8, от 4 июля 2003 г. N 403.

Правила - Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на выдачу патента на изобретение, утвержденные Приказом Роспатента от 6 июня 2003 г. N 82 "Об утверждении Правил составления, подачи и рассмотрения заявки на выдачу патента на изобретение и отмене ранее действовавших Правил", зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 30 июня 2003 г. N 4852, вступившим в силу 19 октября 2003 г.

Правила-ПМ - Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на выдачу свидетельства на полезную модель, утвержденные Приказом Роспатента от 6 июня 2003 г. N 83 "Об утверждении Правил составления, подачи и рассмотрения заявки на выдачу патента на полезную модель и отмене ранее действовавших Правил", зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 30 июня 2003 г. N 4845, вступившим в силу 21 июля 2003 г.

РСТ, Договор - Договор о патентной кооперации, подписанный в Вашингтоне 19 июня 1970 г., ратифицированный Указом Президиума Верховного Совета СССР от 23 декабря 1977 г., вступивший в силу 1 июня 1978 г.

Инструкция - Инструкция к Договору о патентной кооперации.

Административные инструкции - административные инструкции в соответствии с Договором о патентной кооперации.

1. Экспертиза изобретений

1.1. Проверка формулы изобретения при проведении формальной экспертизы

1.1.1. Общие положения

В соответствии с пунктом 18.2 Правил при проведении формальной экспертизы заявки проверяется соблюдение заявителем требований, предъявляемых к документам заявки, в том числе к формуле изобретения.

В подпунктах (1.9), (1.11) - (1.16) пункта 18.3 Правил приведен перечень таких требований, предъявляемых к формуле изобретения, установление нарушения которых может явиться основанием для направления заявителю соответствующего запроса. Но это не означает, что при проведении формальной экспертизы обращается внимание только на содержащиеся в этом перечне требования. Из содержания подпункта (1.18) того же пункта следует, что основанием для направления заявителю запроса может быть наличие нарушений иных требований Правил, предъявляемых к формуле изобретения. Таким образом, при проверке формулы изобретения эксперту следует принимать во внимание все требования к формуле, содержащиеся в пункте 3.3 Правил, выявление несоблюдения которых может быть осуществлено без анализа сущности заявленного изобретения.

1.1.2. Проверка структуры формулы

1.1.2.1. Как следует из содержания пункта 3.3.2.3 Правил, пункт формулы может быть составлен как с разделением на ограничительную и отличительную части, так и без такого разделения.

Если изобретение относится к индивидуальному химическому соединению, штамму микроорганизма, линии клеток растений и животных либо к изобретению, не имеющему аналогов, или оно охарактеризовано в виде применения по определенному назначению, формула составляется без выделения отличительных признаков. В остальных случаях заявитель вправе выбрать любую из указанных выше структур формулы.

Формула изобретения может быть изложена без разделения совокупности признаков на части и при наличии аналога заявленного изобретения. Таким образом, если в разделе описания "Уровень техники" заявителем указан известный ему аналог, а формула изобретения составлена без выделения отличительных признаков, нарушения требований, предъявляемых Правилами к формуле, нет.

При анализе формулы изобретения необходимо обращать внимание на то, не включена ли в нее цель изобретения. Предложение заявителю, связанное с исключением цели из формулы, составленной с разделением на части, можно подкрепить отсылкой к абзацу второму подпункта (1) пункта 3.3.2.3 Правил, в котором указано, что отличительная часть формулы излагается непосредственно после словосочетания "отличающийся тем, что".

1.1.2.2. В соответствии с подпунктом (2) пункта 3.3.2.3 Правил пункт формулы изобретения излагается в виде одного предложения. Таким образом, наличие, например, в независимом пункте формулы нескольких предложений следует рассматривать как нарушение указанного требования.

В то же время следует иметь в виду, что по правилам пунктуации допускается в пределах одного предложения отделение его частей друг от друга точкой с запятой. Поэтому для такого изложения заявителем пункта формулы изобретения преград не должно быть.

1.1.2.3. В том случае, когда изобретение охарактеризовано заявителем в многозвенной формуле с зависимыми пунктами, проверяется правильность изложения последних.

При этом следует принимать во внимание, что зависимый пункт в ограничительной части содержит лишь родовое понятие, отражающее назначение изобретения, изложенное, как правило, сокращенно по сравнению с приведенным в независимом пункте, и ссылку на другой пункт формулы, например:

"1. Ножницы для резки листового материала, содержащие...

2. Ножницы по п. 1, отличающиеся тем, что...".

Если независимый пункт формулы начинается, например, словами "Ножницы для...", а подчиненный ему зависимый пункт - словами "Устройство по п. ...", заявителю следует порекомендовать привести в соответствие родовые понятия, указанные в разных пунктах формулы, исходя из требования единства терминологии.

В то же время, если иных нарушений в отношении оформления материалов заявки при проведении формальной экспертизы не выявлено, направлять запрос заявителю только по указанному выше поводу не целесообразно.

Проверяя соблюдение заявителем требований, предъявляемых к структуре многозвенной формулы, следует обращать внимание на то, как заявителем обозначена подчиненность зависимых пунктов. В соответствии с подпунктом (2) пункта 3.3.2.5 Правил при подчиненности зависимого пункта нескольким пунктам формулы (множественная зависимость) ссылки на них указываются с использованием альтернативы, например:

"4. Устройство по п. 1 или п. 3" или

"4. Устройство по одному (любому) из п. п. 1 - 3".

Не следует упускать из виду, что пункт формулы с множественной зависимостью не должен служить основанием для других пунктов формулы с множественной зависимостью. Например:

"1. Способ получения...

2. Способ по п. 1...

3. Способ по п. 2...

4. Способ по п. п. 2 или 3...

5. Способ по п. п. 1 или 4...".

В приведенной формуле четвертый зависимый пункт является пунктом с множественной зависимостью, т.к. он подчинен непосредственно нескольким пунктам - второму и третьему. Включение в формулу такого зависимого пункта не противоречит требованиям Правил. К пунктам с множественной зависимостью относится и пятый пункт рассматриваемой формулы, но среди пунктов, которым непосредственно подчинен этот пункт, имеется четвертый пункт, который сам является пунктом с множественной зависимостью. Именно такая особенность структуры многозвенной формулы, в которой пункт с множественной зависимостью (в рассматриваемом примере - четвертый пункт) служит основанием для другого пункта с множественной зависимостью (для пятого пункта), отнесена к недопустимым.

Если в формуле, относящейся к группе изобретений, имеется зависимый пункт, в котором указана подчиненность сразу нескольким независимым пунктам, то имеет место нарушение требования последнего абзаца пункта 3.3.2.2 Правил, относящегося к порядку группирования зависимых пунктов, о чем сообщается заявителю.

При проверке формулы, содержащей несколько независимых пунктов, следует иметь в виду, что Правила не содержат каких-либо требований к последовательности изложения в формуле таких пунктов.

1.1.3. Проверка содержания формулы изобретения

1.1.3.1. При проверке правильности изложения формулы необходимо прежде всего установить, содержится ли в формуле указание на то, в отношении какого объекта изобретения испрашивается правовая охрана. Для того чтобы можно было установить, какой объект охарактеризован в формуле, не обязательно наличие в ней собственно указания непосредственно на тот или иной вид объекта (устройство, способ, вещество и т.д.). Достаточно, чтобы о принадлежности к конкретному объекту изобретения можно было судить по содержанию формулы. Если в формуле охарактеризована "Уборочная машина" или "Прибор для измерения влажности", то ясно, что речь идет об устройстве.

Не представляется возможным установить, на какой объект испрашивается правовая охрана, если формула представлена, например, в следующем виде:

"Для тушения лесного пожара используется вертолет, несущий емкости, наполненные составом, подавляющим пламя, который может представлять собой порошок или жидкость".

В случаях, когда невозможно выявить принадлежность заявленного изобретения к какому-то конкретному объекту, заявителю следует предложить представить характеристику изобретения в соответствии с требованиями подпункта (1.12) пункта 18.3 Правил.

1.1.3.2. Установив, к какому объекту относится заявленное изобретение, следует определить, содержатся ли в формуле признаки соответствующего вида. Практике известны случаи, когда заявитель вместо признаков соответствующего объекта изобретения включает в формулу лишь данные об эксплуатационных показателях объекта техники и его потребительских свойствах или описание явлений и эффектов, имеющих место при осуществлении и/или использовании изобретения, например "Транспортное средство, отличающееся (характеризующееся) тем, что оно обеспечивает бесперебойную перевозку грузов на дальние расстояния при малом расходе бензина".

Если выявлена такая особенность формулы, заявителю в соответствии с подпунктом (1.13) пункта 18.3 Правил направляется запрос с предложением включить в формулу признаки объекта изобретения. При этом целесообразно указать, каким из подпунктов пункта 3.2.4.3 Правил заявителю необходимо руководствоваться.

1.1.3.3. В том случае, когда формула не содержит отмеченного выше в пункте 1.1.3.2 недостатка и включает признаки изобретения, необходимо установить, соответствуют ли они по своему характеру тому объекту изобретения, на который испрашивается правовая охрана.

Если заявленное изобретение относится к устройству (как объекту изобретения), следует проверить, использованы ли для его характеристики признаки, указанные в подпункте (2) пункта 3.2.4.3 Правил. При этом необходимо иметь в виду, что Правилами допускается при характеристике конструктивного выполнения устройства указывать на его подвижность (опорный элемент установлен с возможностью возвратно-поступательного перемещения), на возможность реализации определенной функции (пластина установлена с возможностью частичного перекрытия перфорации в стенке корпуса).

В том случае, когда правовая охрана испрашивается на способ, в формуле должны содержаться признаки, перечисленные в подпункте (8) пункта 3.2.4.3 Правил.

Необходимо принимать во внимание, что одним из признаков, допустимых для характеристики способа, является указание на использование устройства, если это относится к условию реализации действия (или действий) способа. При этом глубина раскрытия устройства в "формуле на способ" определяется тем, что необходимо для получения указанного заявителем технического результата. В каких-то случаях достаточно указания лишь на назначение устройства, выраженное общим понятием (исходный материал измельчают в шаровой мельнице). В иных случаях существенным может оказаться конструктивное выполнение устройства, используемого в способе для осуществления его действия ("слои полотна прошивают с помощью иглы, выполненной полой и имеющей продольное отверстие, длина которого составляет 1/5 длины иглы").

Анализируя формулу изобретения, относящегося к веществу, следует учитывать содержание подпунктов (3), (4), (5) пункта 3.2.4.3, а также пункта 3.3.4 Правил.

При этом не должно быть упущено из вида, что формула изобретения, характеризующая композицию, включает кроме входящих в ее состав ингредиентов и признаки, относящиеся к их количественному содержанию. Однако Правилами допускаются и отклонения от этого требования, когда очевидна несущественность таких признаков.

Независимо от того, к какому объекту изобретения относится заявленное изобретение, при проверке содержания формулы необходимо учитывать следующее обстоятельство.

Каждому из перечней признаков, приведенных в пункте 3.2.4.3 Правил, предшествует запись "Для характеристики (приводится вид объекта) используются, в частности, следующие признаки:".

Следовательно, приведенные в Правилах перечни признаков, используемых для характеристики любого объекта изобретения, не являются исчерпывающими. В силу этого обстоятельства считается допустимым наличие в формуле изобретения, кроме признаков, непосредственно взятых из одного перечня, признаков, не вошедших ни в один из перечней, или признаков, упомянутых в другом перечне (т.е. относящихся к иному, чем заявленный, объекту изобретения).

Так, в формуле на устройство могут (кроме признаков собственно заявленного устройства) содержаться характеристика продукта, для получения которого устройство предназначено, например устройство для формования пластмассовых крышек охарактеризовано с привлечением конструктивных особенностей крышки, или характеристика другого устройства, взаимодействие с которым будет осуществляться лишь при эксплуатации охраняемого устройства, например держатель резца характеризуется конструктивными особенностями резца.

В формуле на устройство в качестве признака может быть указана взаимосвязь параметров этого устройства с параметрами среды, в которой устройство будет функционировать (в формуле на скребок для очистки внутренней поверхности нефтепровода содержится в качестве признака взаимосвязь показателя упругости материала скребка с показателями вязкости нефти).

В силу указанной выше причины в формуле на устройство, кроме признаков этого устройства, могут содержаться признаки, которые по своему характеру являются действием над материальным объектом, а потому "принадлежат" способу как объекту изобретения. "Устройство для обработки полотна, содержащее нагреватель и вытяжные валки, отличающееся тем, что вытяжные валки выполнены обрезиненными, а при нагреве полотна осуществляют его антистатическую обработку".

1.1.3.4. При анализе содержания формулы с позиции требований формальной экспертизы эксперт не должен забывать о том, что Правила не содержат каких-то специальных ограничений в отношении формы выражения признака. Она может быть словесной или в виде математической зависимости.

Если речь идет о "количественном признаке", то он может быть выражен как в виде интервала значений, так и в виде единичного значения.

Нет преград для такого выражения признака, которое на практике часто ошибочно относят к "постановке задачи". Например, "заслонка выполнена так, чтобы обеспечить проход изделия только в одну сторону".

Если именно такая особенность выполнения заслонки достаточна, чтобы (в совокупности с другими признаками устройства) получить указанный заявителем технический результат, и для такой характеристики признака существует вполне определенный материальный эквивалент, претензий со стороны экспертизы не должно быть. Но если такие претензии и появляются, то они, как правило, представляют собой результат анализа сущности заявленного изобретения, который не проводится на стадии формальной экспертизы.

Правилами (подпункт (5) пункта 3.3.1) допускается замена характеристики признака отсылкой к описанию или чертежу заявки в тех случаях, когда без такой отсылки невозможно специалисту понять смысловое содержание признака.

Например, конструктивный элемент устройства имеет сложную геометрическую форму, которую чрезвычайно сложно описать математически или словесно. В такой ситуации в формуле изобретения характеристика такого признака будет выглядеть, в частности, следующим образом: "пластина имеет форму (или выполнена), как это изображено на чертеже (фиг. 1)". Понятно, что в подобной ситуации для понимания смыслового содержания признака будет привлекаться чертеж, а следовательно, последний должен, по крайней мере в этой части, быть выполнен с соблюдением требований, предъявляемых к графическим материалам.

При проверке содержания формулы изобретения необходимо выявлять случаи замены характеристики признака отсылкой к источнику информации ("мембрана выполнена из материала, раскрытого в описании к патенту США N ___"). На недопустимость такой формы представления признаков в формуле указано в подпункте (5) п. 3.3.1 Правил.

Эксперт не должен расценивать как недозволенную такую характеристику признака, в силу которой признак на практике ошибочно относят "к негативному". (Например: "диск выполнен без сквозных прорезей"). Если подобная характеристика не приводит к очевидной некорректности с технической точки зрения, то со стороны эксперта претензий к заявителю не должно быть.

В то же время, если бы заявка рассматривалась на стадии экспертизы по существу, эксперт мог бы, оценивая существенность такого признака, установить, что применительно к примеру с диском существенным является выполнение диска сплошным (а не только без прорезей), и порекомендовать заявителю скорректировать характеристику признака, если это допускают первичные документы заявки. С учетом изложенного выше любая форма выражения признака должна считаться приемлемой, если соблюдены требования подпунктов (4) и (5) пункта 3.3.1 Правил.

При решении вопроса, связанного с тем, имеет ли место понимание специалистом на основании уровня техники (подпункт (4) пункта 3.3.1 Правил) смыслового содержания признака, следует исходить из того, что формальной экспертизой выявление несоответствия установленным требованиям осуществляется без анализа сущности изобретения.

К признакам, не соответствующим указанному требованию, заведомо относятся признаки, для характеристики которых использованы понятия типа "специальный", "особый" (датчик специальной конструкции, препарат особого воздействия на организм).

Если признак в формуле охарактеризован необщепринятым термином (например, впервые "введенным" самим заявителем), в силу чего понимание смыслового содержания такого признака на основании уровня техники невозможно, заявителю предлагается скорректировать формулу (на основе первичных документов заявки).

В том случае, когда выводу о несоответствии признака требованию подпункта (4) пункта 3.3.1 Правил должен предшествовать технический анализ заявленного изобретения, решение вопроса о том, имеет ли место нарушение, откладывается до рассмотрения заявки на стадии экспертизы по существу (если такое рассмотрение состоится).

1.1.3.5. Если в формуле изобретения содержатся альтернативные признаки, а в описании заявителем указано, что такие альтернативные признаки обеспечивают (в совокупности с другими признаками формулы изобретения) разные технические результаты, то имеет место нарушение требования подпункта (7) пункта 3.3.1 Правил.

Например, формула изобретения изложена в следующей редакции:

"Шариковая ручка, содержащая корпус и стержень с пишущим наконечником, отличающаяся тем, что корпус выполнен прозрачным или со сквозными отверстиями".

В описании содержится прямое указание на то, что при выполнении корпуса прозрачным обеспечивается возможность визуального контроля наполненности стержня, а при выполнении корпуса со сквозными отверстиями достигается выравнивание давления внутри и снаружи корпуса, что обеспечивает равномерное истечение пасты. Если в описании подобной информации не содержится, то эксперту нет необходимости пытаться самостоятельно выявить, имеет ли место нарушение.

1.1.3.6. При проверке формулы изобретения на соответствие требованиям, предъявляемым Правилами, эксперт устанавливает, относится ли ее независимый пункт к одному изобретению (подпункт (2) пункта 3.3.2.4 Правил).

Осуществляя такую проверку, эксперт ограничивается выявлением только таких нарушений указанного требования, которые можно обнаружить без анализа сущности заявленного изобретения.

Например, если независимый пункт изобретения начинается со слов "Способ обработки полотна и устройство обработки полотна", то это уже свидетельствует о нарушении обсуждаемого требования.

По такой же "упрощенной процедуре" проводится проверка соблюдения заявителем других условий, при которых независимый пункт может считаться относящимся к одному изобретению. (Содержание таких условий подробно рассмотрено в разделе 1.2 настоящих Рекомендаций, относящемся к проверке формулы изобретения при проведении экспертизы заявки по существу.)

1.1.3.7. Если изобретение охарактеризовано в многозвенной формуле, содержащей зависимые пункты, устанавливается, не приводит ли содержание зависимых пунктов к исключению или замене какого-либо признака или признаков того пункта, которому подчинены зависимые пункты. И в этом случае выявляются только такие нарушения, которые "находятся на поверхности". Например, в независимом пункте указано, что конструктивный элемент подпружинен, а в зависимом пункте в отношении этого же элемента сказано, что он жестко закреплен. Такое противоречие можно выявить, не вдаваясь в сущность изобретения.

Более глубокого исследования материалов заявки с целью установления соблюдения заявителем требований, установленных в отношении содержания зависимых пунктов формулы, не требуется.

Если нарушения указанного характера выявлены, то в соответствии с подпунктом (1.15) пункта 18.3 Правил заявителю направляется запрос с предложением внести соответствующую корректировку в формулу изобретения.

При этом заявитель может быть поставлен в известность, что изобретения, к которым относится составленная им формула, могут быть представлены (в рамках поданной заявки) в разных независимых пунктах.

1.2. Проверка формулы изобретения при проведении экспертизы заявки по существу

1.2.1. Проверка формулы изобретения с точки зрения выражения ею сущности изобретения и основанности на описании

В соответствии с пунктом 2 статьи 16 Закона формула изобретения должна выражать сущность изобретения и быть полностью основанной на описании.

1.2.1.1. При установлении того, выражает ли представленная заявителем формула сущность изобретения, следует руководствоваться следующим.

В соответствии с подпунктом (1.1) пункта 3.2.4.3 и подпунктом (3) пункта 3.3.1 Правил сущность изобретения как технического решения выражается в совокупности существенных признаков, достаточной для достижения обеспечиваемого изобретением технического результата, и если формула содержит такую совокупность признаков, то она признается выражающей сущность изобретения.

Из приведенного следует, что для проверки соответствия формулы изобретения указанному требованию необходимо на основе анализа материалов заявки установить, какие признаки должны быть отнесены к существенным и включены ли они в анализируемую формулу. Признаки считаются существенными, если они находятся в причинно-следственной связи с техническим результатом. Таким образом, показателем существенности признака является технический результат, на достижение которого направлено изобретение.

Следовательно, первый шаг на пути выявления совокупности существенных признаков заявленного изобретения связан с выявлением указанного технического результата. Для этого, в первую очередь, анализируется раздел описания "Сущность изобретения", т.к. в соответствии с Правилами именно в этом разделе описания указывается технический результат, раскрывается задача, на решение которой направлено заявляемое изобретение.

Необходимо подчеркнуть, что выбор подлежащей разрешению технической проблемы является прерогативой заявителя и поэтому характер указанного заявителем технического результата не подлежит критической оценке со стороны эксперта <*>.

--------------------------------

<*> Последнее не означает, что характеристика технического результата, указанного заявителем, не принимается во внимание при рассмотрении изобретения с точки зрения его принадлежности к решениям, противоречащим общественным интересам, принципам гуманности и морали (см. раздел 1.3.3 настоящих Рекомендаций).

В связи с этим не следует задаваться вопросом, какая конкретная польза может быть получена при использовании изобретения с достижением указанного заявителем технического результата.

Следует иметь в виду, что заявителем может решаться проблема, связанная лишь с расширением арсенала уже имеющихся технических средств определенного назначения. В этом случае технический результат заключается в реализации этого назначения, при этом вопрос о придании каких-то технических достоинств этому средству перед заявителем мог не стоять. При решении вопроса о существенности того или иного признака в случае, когда технический результат заключается только в реализации определенного назначения, следует установить, действительно ли этот признак необходим для реализации данного назначения.

Для выявления и лучшего понимания проблемы, решаемой заявителем, а следовательно, и технического результата, на достижение которого направлено изобретение, чрезвычайно полезным могут оказаться сведения, приведенные заявителем в разделе описания "Уровень техники" и относящиеся к анализу причин, которые препятствовали получению требуемого технического результата.

Выявив технический результат, на достижение которого направлено заявленное изобретение, необходимо установить, следствием какой совокупности признаков он является. Для этого необходимы знания той технической области, к которой относится заявленное изобретение. В противном случае выявление причинно-следственных связей между признаками изобретения и техническим результатом невозможно.

После определения совокупности признаков, обусловливающей указанный заявителем технический результат, устанавливается, все ли признаки этой совокупности содержатся в анализируемой формуле изобретения.

В том случае, когда установлено, что какой-либо из признаков, отнесенных экспертом к существенным, отсутствует в независимом пункте формулы изобретения, а упомянут лишь в описании или в зависимом пункте, заявителю предлагается внести его в независимый пункт, при этом предложение эксперта сопровождается соответствующими доводами, подтверждающими влияние признака на достижение указанного заявителем технического результата (подпункт (2) пункта 19.4 Правил).

При проверке формулы на этом этапе может возникнуть ситуация, когда какой-либо признак изобретения заявителем лишь назван существенным без приведения доказательств такого утверждения. Это обстоятельство само по себе еще не является основанием, достаточным для вступления в диалог с заявителем. Если эксперт располагает какими-либо аргументами технического характера, которые опровергают возможность влияния рассматриваемого признака на технический результат или, по крайней мере, ставят ее под сомнение, то обсуждение с заявителем этого вопроса будет вполне оправданным, при этом уместным будет привлечение источников информации, подтверждающих позицию эксперта.

Если же эксперт не в состоянии оценить существенность анализируемого признака (например, из-за "отдаленности" тематики или недостаточной исследованности закономерностей, действующих в конкретной области техники) и попытки самостоятельного, более глубокого изучения вопроса по специальной литературе не помогли эксперту сформировать какое-то мнение, то следует согласиться с утверждением заявителя и рассматривать указанный признак как существенный.

Практика показывает, что формула изобретения, представляемая заявителем, нередко включает несущественные признаки. При выявлении этого обстоятельства эксперт руководствуется следующим. Если формула изобретения содержит совокупность существенных признаков, достаточную для получения технического результата, а кроме такой совокупности содержит и несущественный признак, то вывод о том, что такая формула выражает сущность изобретения, является достоверным, т.к. за выражение сущности "отвечает" указанная совокупность существенных признаков.

Специальной нормы, запрещающей включение в формулу несущественного признака, Правила не содержат. Следовательно, в рассматриваемой ситуации формула составлена без нарушения предъявляемых к ней в этой части требований, а потому претензий к заявителю по поводу наличия в формуле несущественных признаков не должно быть.

В то же время наличие в формуле несущественного признака, как правило, не согласуется с интересами патентообладателя (если включение такого признака в формулу не вызвано конъюнктурными соображениями и не сделано заявителем осознанно). Проявляя заботу об интересах заявителя (как будущего патентообладателя), эксперт может обратить его внимание на это обстоятельство и на те последствия в отношении объема правовой охраны, которые наступят в случае сохранения в формуле изобретения несущественного признака.

1.2.1.2. При проверке соблюдения заявителем второго вытекающего из Закона требования, заключающегося в том, что формула должна быть полностью основана на описании, устанавливается, раскрыто ли в описании изобретение, охарактеризованное такой формулой, а также подтвержден ли описанием объем правовой охраны, определяемый представленной формулой изобретения (подпункт (5) пункта 19.4 Правил).

Изобретение признается раскрытым в описании, в первую очередь, в том случае, когда имеет место терминологическое совпадение понятий, содержащихся в формуле и в описании. Такая ситуация относится к наиболее простым и, как правило, не вызывает вопросов.

Не признается нарушением рассматриваемого требования использование заявителем в формуле и в описании понятий, совпадающих по содержанию, но различающихся терминологически. Так, при описании механизма для передачи прерывистого вращения заявителем использовано понятие "мальтийский крест", а в формуле он назван "мальтийский механизм" или указанный в формуле изобретения "натяжной ролик" в описании назван "лениксом" (редко употребляемое, устаревшее название).

Не исключена ситуация, при которой понятие, указанное в формуле, не упомянуто в описании, но полностью раскрыто его содержание. При этом специалисту в соответствующей области техники очевидно (а в случае необходимости это может быть подтверждено источником информации), что использованному в формуле понятию соответствует именно такое содержание. Например, в формулу включено понятие "коаксиально расположенные трубы", а в описании без использования понятия "коаксиально" указано, что трубы расположены одна в другой таким образом, что их оси совпадают.

В указанных случаях требование основанности формулы на описании хотя и выглядит нарушенным, но это нарушение скорее можно отнести к формальному, поэтому рассматривать это обстоятельство в качестве самостоятельного предмета обсуждения с заявителем не следует.

Если включенные в формулу изобретения понятия отсутствуют в описании в их буквальной формулировке и не раскрыто содержание таких понятий, рассматриваемое требование считается нарушенным.

В рамках обсуждаемого требования проверяется также правомерность применения использованной заявителем степени обобщения характеристики признака.

Особого внимания со стороны эксперта требует следующая ситуация.

В формуле изобретения использовано общее понятие, а в описании содержится ряд примеров осуществления изобретения с использованием частных форм реализации признака, охарактеризованного этим понятием. При этом все указанные частные формы охватываются общим понятием, но не исчерпывают его полностью. Например, в формуле изобретения указано, что в состав изоляционного материала входит текстильное волокно. В описании приведены примеры реализации изобретения с использованием полиамидного и полиэфирного текстильного волокна. В таком случае необходимо установить, имеются ли в описании сведения, подтверждающие достаточность признака "текстильное волокно" для достижения совместно с другими признаками изобретения указанного заявителем технического результата. Понятно, что корректный вывод о результатах указанной проверки может быть сделан только специалистом в той области техники, к которой относится изобретение.

Не исключена ситуация, при которой возможность достижения технического результата может быть подтверждена только результатами эксперимента. В этом случае необходимо проверить, имеются ли в описании примеры осуществления изобретения, приведены ли при этом необходимые данные и, главное, достаточны ли они для вывода о возможности достижения такого технического результата не только в частных случаях, охваченных представленными примерами.

1.2.2. Проверка возможности понимания смыслового содержания признаков, включенных в формулу изобретения

Кроме проверки соблюдения заявителем требований, содержащихся в Законе, эксперт устанавливает, соблюдены ли иные требования, предъявляемые к формуле изобретения, содержащиеся в Правилах. К таким требованиям относится требование подпункта (4) пункта 3.3.1 Правил, связанное с возможностью понимания специалистом на основе уровня техники смыслового содержания признака (в условиях ранее действовавшего патентного законодательства это требование связывалось с требованием идентифицируемости признака).

Не могут быть признаны соответствующими указанному требованию признаки, охарактеризованные термином, ставшим известным лишь из материалов заявки (т.е. не использовавшимся до даты приоритета в каком-либо источнике информации).

Не имеют определенного смыслового содержания такие понятия, как "датчик специальной конструкции", "препарат с особым воздействием на организм" (однако не следует критически оценивать формулу с точки зрения рассматриваемого требования, если она содержит запись следующего вида "прибор имеет датчик влажности и специально для него предназначенный опорный элемент").

При выявлении в формуле признака, смысловое содержание которого не может быть понято специалистом на основании уровня техники, эксперт в запросе сообщает об этом заявителю. При этом содержание запроса в части, относящейся к обсуждаемому вопросу, будет зависеть от конкретной ситуации. Если признак раскрыт в описании в требуемой степени и потому путем корректировки формулы на основе первоначального описания заявитель может устранить выявленный недостаток формулы, в запросе следует обратить его внимание на это обстоятельство. В этом случае были бы полезны и конкретные рекомендации эксперта, связанные с характером корректировки признака.

В том случае, когда указанный в формуле признак, в отношении которого выявлено несоответствие обсуждаемому требованию, не раскрыт в первоначальном описании и заявитель не сможет уточнить характеристику этого признака, не выходя за пределы первичных материалов заявки, то в запросе это обстоятельство должно быть отражено.

Если заявитель настаивает на сохранении редакции формулы изобретения, содержащей признак с указанной особенностью (независимо от того, раскрыт или нет он в описании), она принимается к дальнейшему рассмотрению, но понятия, в силу которых признак признан не соответствующим рассматриваемому требованию, при проверке патентоспособности изобретения не учитываются.

Если характеристика признака имела, например, вид "датчик температуры специальной конструкции", то для проверки патентоспособности изобретения учитывается характеристика "датчик температуры".

Необходимо подчеркнуть, что эксперт устанавливает лишь принципиальную возможность понимания специалистом смыслового содержания признака. Это означает, что не должно быть претензий к заявителю, если признак охарактеризован так, что он соответствует указанному требованию, но заявителем использована терминология устаревшая или редко употребляемая в конкретной области техники. Хотя и в этом случае заявителю может быть предложено выбрать более удачную редакцию формулы изобретения, однако отказ заявителя от такого предложения не должен приводить к отрицательным для него последствиям.

Заявитель может использовать в формуле изобретения признаки, характеристика которых может показаться не вполне определенной ("температуру материала поддерживают около 160 град. С", "ось поворота рычага расположена вблизи опоры вала") или признаки, "обнаружение" которых возможно не во всех сферах реализации прав патентообладателя. К последним относятся признаки, называемые "внешними" по отношению к объекту, на который испрашивается правовая охрана (например, устройство характеризуется показателями продукта, для получения которого оно предназначено, или показателями другого устройства, с которым оно взаимодействует лишь при эксплуатации). В подобных ситуациях эксперт может уведомить заявителя о том, что в случае признания охарактеризованного таким образом изобретения патентоспособным заявитель может столкнуться с трудностями при установлении факта его использования. Однако настаивать в этих случаях на корректировке формулы эксперт не вправе.

Если заявителем в характеристику признака включено имя собственное или специальное наименование (например, "мазь Вишневского", "регулятор Уатта"), то она может быть сохранена в таком виде, если при этом не нарушается требование подпункта (4) п. 3.3.1 Правил.

В связи с возможным использованием в формуле изобретения имен собственных или специальных наименований следует обратить внимание на одну особенность такого использования, напрямую не связанную с обсуждаемым требованием.

Имя собственное или специальное наименование не указываются в формуле изобретения в составе родового понятия, отражающего их назначение, за исключением случая, когда средство - ближайший аналог известно с такими же именем или специальным наименованием. В последнем случае необходимо, однако, убедиться, что заявляемое средство, несмотря на имеющиеся отличия от ближайшего аналога, не изменено по сравнению с ним настолько, что утратило его основные особенности, с которыми у специалистов ассоциируются упомянутые известные имя или специальное наименование.

Дополнительно к сказанному выше при проверке формулы изобретения с точки зрения соответствия ее требованию подпункта (4) пункта 3.3.1 Правил следует обратить внимание на то, что данное требование ориентировано на понимание смыслового содержания включенных в формулу признаков специалистом. В связи с этим не исключены случаи, когда может возникнуть сомнение в правомерности использования для характеристики признака понятий, которые в научно-технической литературе <*> отнесены к ненаучным, несмотря на то, что имело место их использование в источниках, входящих в уровень техники (такой подход отвечает требованию пункта 5 Правил о недопустимости использования терминов, имеющих указанную особенность).

--------------------------------

<*> В частности, в изданиях Российской Академии наук, специализированных научно-технических издательств, публикациях, авторами или рецензентами которых являются видные ученые и специалисты.

Так, если в формулу изобретения включен признак "астральное тело", то заявителю нетрудно доказать его широкое использование в литературе до даты приоритета заявленного изобретения. Однако "Краткий словарь современных понятий и терминов" (М.: издательство "Республика", 2000, с. 45) относит термин "астральное тело" к "области оккультных представлений", явно лежащей вне научно-технической области, и поэтому такой признак не может быть признан соответствующим требованию подпункта (4) пункта 3.3.1 Правил.

1.2.3. Проверка формулы изобретения с точки зрения характера результата, для получения которого необходимы включенные в нее признаки

1.2.3.1. Согласно подпункту (4) пункта 19.4 Правил проверка формулы изобретения включает выявление признаков, необходимых только для получения результата, не являющегося техническим.

В большинстве случаев технический характер результата, за получение которого "ответственен" тот или иной признак (в совокупности с другими признаками), не вызывает сомнения.

В тех же случаях, когда сомнение возникает, ориентиром для оценки характера результата может служить содержащийся в подпункте (1.1) пункта 3.2.4.3 Правил перечень ситуаций, в которых достигаемый результат не считается техническим.

В частности, результат не считается имеющим технический характер, если он достигается лишь благодаря соблюдению определенного порядка при осуществлении тех или иных видов деятельности на основе договоренности между ее участниками или установленных правил. Примером такой ситуации может быть предложение, относящееся к способу управления дорожным движением, в соответствии с которым водители транспортных средств должны определенным образом реагировать на комбинации световых сигналов светофора.

Получаемый результат не считается техническим также тогда, когда он заключается только в получении той или иной информации и достигается только благодаря применению математического метода, программы для электронной вычислительной машины или используемого в ней алгоритма. Например, таким результатом является более точное определение границ месторождения полезного ископаемого благодаря использованию более совершенного математического алгоритма обработки ранее полученных данных геологической съемки. При этом следует обратить внимание на соблюдение обоих приведенных выше условий и на наличие слова "только" в их формулировке. Если, например, для более точного определения границ месторождения потребовалось бы изменить также сам процесс геологической съемки, то ситуацию нельзя было бы отнести к названной выше.

Кроме того, результат не может считаться техническим в случае, когда он заключается только в повышении занимательности и зрелищности. В качестве примера можно назвать способ проведения игры с помощью компьютера, в котором результат указанного вида достигается только благодаря особенностям сюжета игры.

Далее, получаемый результат не относится к техническому, если он обусловлен только особенностями смыслового содержания информации, представленной в той или иной форме на каком-либо носителе. Такая ситуация может иметь место, например, если предложено при проведении легкоатлетических соревнований демонстрировать на световом табло наглядные пиктограммы для информирования зрителей об очередном виде легкой атлетики.

1.2.3.2. В некоторых случаях информация, представленная на носителе, может содержать полезные предписания, при реализации которых достигается результат, не вызывающий сомнения в отношении его технического характера. Ясно, однако, что этот результат не всегда относится к самому носителю. Например, если заявлена книга, охарактеризованная традиционными для данного объекта конструктивными признаками в сочетании с описанием некоторого технологического процесса, составляющего содержание этой книги, то никакие достоинства этого процесса нельзя отнести к книге как объекту заявленного изобретения.

Но решение данного вопроса не является таким же однозначно негативным, когда носитель является машиночитаемым и на нем записана компьютерная программа, т.е. когда процесс использования записанной на носителе информации осуществляется с использованием технических средств и сама информация предназначена для управления техническим средством.

Подпункт (1.1) пункта 3.2.4.3 Правил содержит положение, специально посвященное обсуждаемому случаю, т.е. случаю, когда заявляемое изобретение относится к носителю информации, в частности, машиночитаемому, или к способу получения такого носителя и характеризуется с привлечением признаков, отражающих содержание информации, записанной на носителе, в частности программы для электронной вычислительной машины или используемого в такой программе алгоритма.

Согласно этому положению, если технический результат проявляется лишь благодаря реализации предписаний, содержащихся в записанной на носителе информации, то он не считается относящимся к средству, воплощающему данное изобретение, т.е. к носителю информации или способу его получения.

Однако согласно тому же положению Правил в отношении машиночитаемого носителя информации такой вывод справедлив не всегда. Если машиночитаемый носитель (в том числе сменный) предназначен для непосредственного участия в работе технического средства под управлением записанной на носителе программы для вычислительной машины и при таком управлении обеспечивается получение технического результата, то этот результат относится и к самому носителю. Упомянутым техническим средством, работающим под управлением программы, могут быть вычислительная машина, станок с программным управлением и т.п.

Так, например, сменный машиночитаемый носитель информации - гибкий диск - может быть охарактеризован таким образом, что на нем записана компьютерная программа, автоматически начинающая работать при копировании на диск файлов и обеспечивающая их запись на данный диск в "сжатом" виде <*>. Это позволяет увеличить объем записываемой на диске информации. Диск благодаря записанной на нем программе, работающей указанным образом, приобретает техническое свойство - увеличенную "емкость", присущее ему самому. Ясно, такой результат имеет технический характер и относится к самому заявляемому носителю (диску), охарактеризованному упомянутым образом и обладающему названным свойством.

--------------------------------

<*> Разумеется, предполагается, что формула изобретения содержит совокупность существенных признаков, в частности признаков реализуемого программой алгоритма, достаточную для характеристики носителя в указанном качестве.

Пример, где должен быть сделан противоположный вывод, относится к заявляемому сменному машиночитаемому носителю - оптическому диску, на котором записана аналогичная упомянутой выше программа в виде, предназначенном для инсталляции на жесткий диск компьютера. Технический результат, аналогичный названному выше, после инсталляции программы будет достигаться при работе компьютера в отношении его жесткого диска. Однако заявляемый носитель - оптический диск с программой, записанной на нем в указанном виде, не будет участвовать в получении этого результата и вообще не будет присутствовать в компьютере. Несмотря на отмеченное достоинство записанной на этом носителе программы, в данном случае носитель не является средством, при изготовлении или использовании которого как-либо проявляются полезные особенности записанной на нем программы. Он "не имеет отношения" к достоинствам этой программы, выполняя обычную для себя функцию - быть средством для записи и хранения информации и допускать возможность ее считывания.

Очевидно, что решение вопроса о том, относится ли технический результат, получаемый благодаря использованию записанной на носителе программы, к самому носителю как средству, воплощающему заявленное изобретение, полностью зависит от особенностей программы, а последние являются следствием положенного в основу программы алгоритма. Поэтому выявление в формуле изобретения признаков, необходимых только для получения результата, который не может быть признан относящимся к средству, воплощающему изобретение, в подпункте (4) пункта 19.4 Правил связывается именно с изобретениями, характеризуемыми с привлечением признаков программы для электронных вычислительных машин или используемого в такой программе алгоритма.

1.2.3.3. Содержащийся в подпункте (1.1) пункта 3.2.4.3 Правил перечень ситуаций, в которых достигаемый результат не считается техническим, является примерным и не исчерпывающим. Поэтому при проверке формулы изобретения, предписываемой подпунктом (4) пункта 19.4 Правил, не следует забывать о приведенном в подпункте (1.1) пункта 3.2.4.3 общем смысле понятия "технический результат" как характеристике технического эффекта, явления, свойства и т.п., объективно проявляющихся при осуществлении способа или при изготовлении либо использовании продукта, в том числе при использовании продукта, полученного непосредственно способом, воплощающим изобретение.

Так, например, не может быть признан техническим результат, обусловленный только впечатлением, производимым произведением искусства, обрядом, ритуальным действием и т.п.: результат, соответствующий назначению "приворотного средства" или "способа признания умершим пропавшего без вести человека путем предъявления реципиенту предметов, которыми этот человек пользовался в прошлом".

1.2.3.4. При выявлении наличия в формуле изобретения признаков рассмотренного выше в разделах 1.2.3.1 и 1.2.3.3 вида заявителю рекомендуют осуществить корректировку формулы для исключения из нее таких признаков. При этом следует пояснить заявителю, что такие признаки в соответствии с подпунктом (7) пункта 19.5.3 Правил не принимаются во внимание при проверке соответствия изобретения условию изобретательского уровня, а в случае выдачи патента сохранение их в формуле изобретения может привести к сужению объема правовой охраны.

1.2.3.5. Специфическим видом признаков, необходимых только для получения результата, не являющегося техническим, являются признаки, имеющие характер словесных, изобразительных или комбинированных обозначений на устройстве, являющемся объектом изобретения, или на устройстве, используемом в изобретении, относящемся к способу. Например, заявляется устройство или способ изготовления устройства, характеризуемого с применением признаков, выражающих наличие надписи в виде текста, воспроизводимого на устройстве в целом или его элементе, или описание некоторого изображения (в том числе объемного), либо указание на характер текста или изображения ("текст познавательного (юмористического или др.) содержания", "изображение животного").

При выявлении в формуле изобретения таких признаков помимо предложения заявителю скорректировать формулу следует дополнительно обратить его внимание на возможность совпадения упомянутых обозначений или сходства их до степени смешения с товарными знаками (знаками обслуживания) либо с наименованиями мест происхождения товаров. Такие знаки и наименования могут относиться к уже зарегистрированным или могут быть зарегистрированы в будущем другими лицами для товаров одинакового с устройством назначения или соответствующих видов услуг. В случае использования изобретения это приведет к столкновению прав патентообладателя и владельца товарного знака (знака обслуживания) либо к противоправному применению зарегистрированного наименования места происхождения товара.

1.2.3.6. Вместе с тем было бы ошибкой любые признаки "изобразительного" характера заведомо считать необходимыми только для получения результата, не являющегося техническим. Всегда следует тщательно анализировать функцию соответствующего признака с точки зрения влияния его на достигаемый результат с учетом приведенного выше со ссылкой на подпункт (1.1) пункта 3.2.4.3 Правил общего смысла понятия "технический результат".

Так, например, телевизионная испытательная таблица может быть охарактеризована расположением в тех или иных зонах ее поля графических элементов определенной конфигурации и цвета, выполненных линиями определенной толщины, что позволяет более полно и объективно оценить качество передачи и воспроизведения изображения, характер и причины его искажения.

В устройстве для автоматической сортировки изделий по внешнему виду может содержаться носитель эталонных изображений сортируемых изделий. В этом случае существенно соответствие эталонных изображений, носитель которых имеется в устройстве, изображениям изделий, подлежащих сортировке. При этом не имеет значения, как будет восприниматься их смысл человеком, наблюдающим за работой устройства.

В обоих приведенных примерах нельзя утверждать, что обсуждаемые признаки необходимы только для получения результата нетехнического характера.

1.2.4. Проверка правильности использования альтернативных понятий для характеристики признака изобретения

В том случае, когда признак в формуле изобретения выражен в виде альтернативных понятий, проверяется соблюдение заявителем требования подпункта (7) пункта 3.3.1 Правил.

Как следует из указанного положения Правил, использование альтернативных понятий допускается в том случае, когда необходимо охарактеризовать несколько различных форм реализации признака, обеспечивающих (в совокупности с другими признаками изобретения) получение одного и того же технического результата, однако общее понятие, охватывающее такие формы, отсутствует или использование его невозможно.

Если альтернативные понятия использованы заявителем без учета указанного условия (получения одного и того же технического результата), возникает основание для утверждения, что требование подпункта (2) пункта 3.3.2.4 Правил нарушено.

Например, независимый пункт формулы представлен в следующей редакции:

"Воздушное сопло, содержащее центральный и периферийный подводящие каналы, отличающееся тем, что оно имеет вставку, выполненную со стороны, обращенной к потоку, обтекаемой формы или с цилиндрическим углублением".

Из описания изобретения следует (а при соответствующем анализе материалов заявки в этом убедился и эксперт), что при наличии в сопле обтекаемой вставки обеспечивается достижение технического результата, заключающегося в придании потоку кольцевой формы, а при наличии вставки с цилиндрическим углублением обеспечивается достижение технического результата, заключающегося в формировании противотока, что необходимо для активного смешивания потоков, подводимых через периферийный и центральный каналы.

При выявлении нарушения указанного характера заявителю сообщается об этом и предлагается скорректировать формулу изобретения. При этом целесообразно обратить внимание заявителя на то, что несовпадение технических результатов, на которые "работают" содержащиеся в формуле совокупности признаков, включающие разные альтернативные признаки, делает невозможным отнесение охарактеризованных такими совокупностями изобретений к вариантам в соответствии с пунктом 2.3 Правил. Такая информация окажется заявителю полезной в том случае, если он при корректировке формулы попытается представить эти изобретения в виде группы.

В рамках уже поданной заявки заявитель может исправить ситуацию, или исключив из формулы одну "из альтернатив", или показав, что есть общий для этих альтернатив технический результат.

На практике возможна ситуация, при которой признак охарактеризован в формуле посредством трех (и более) альтернативных понятий, а с нарушением указанного выше условия использованы лишь некоторые из них. Об этом обстоятельстве заявителю также следует сообщить с подробным анализом ситуации.

Не исключено, что в каких-то случаях все содержащиеся в формуле "альтернативы" обеспечивают получение одного и того же технического результата, но каждая (или часть) из них может обеспечить получение еще и своего дополнительного (сопутствующего) технического результата. Это не должно рассматриваться в качестве преграды для признания соблюдения заявителем требований, предъявляемых к альтернативным признакам.

Рассматривая вопрос, связанный с использованием альтернативных понятий для характеристики признака изобретения, необходимо остановиться на следующем.

В соответствии с подпунктом (1) пункта 3.3.2.3 Правил к признакам изобретения, включаемым в формулу, относится и родовое понятие, отражающее назначение. Следовательно, возможность использования альтернативных понятий для характеристики признака изобретения относится и к характеристике назначения.

Например, родовое понятие, отражающее назначение, может включать альтернативные понятия для характеристики сферы использования изобретения ("Устройство для намотки рулонов в текстильном или бумажном производстве"), в качестве видовых отличий характеристики функции устройства ("Металлорежущий станок с продольной или поперечной подачей режущего инструмента") и т.п.

Использование альтернативных понятий для характеристики назначения "многофункциональных изобретений" допустимо, если при этом так же, как и в других случаях использования альтернативы в характеристике назначения, не происходит нарушения требований, установленных Правилами.

1.2.5. Проверка выполнения требования, в соответствии с которым независимый пункт формулы должен относиться к одному изобретению

При проверке представленной заявителем формулы изобретения с одним независимым пунктом эксперту следует установить, относится ли она к одному изобретению, как это предписано подпунктом (2) пункта 3.3.2.4 Правил.

1.2.5.1. Независимый пункт формулы может оказаться составленным заявителем таким образом, что в нем содержатся характеристики изобретений, относящихся к разным видам объектов изобретения.

Независимый пункт в этом случае будет начинаться, например, так: "Изоляционный материал и способ его получения". Указание на два разные вида объекта уже свидетельствует о том, что такой пункт не относится к одному изобретению.

Конечно, такая ситуация на практике встречается чрезвычайно редко, но упомянуть о ней представляется необходимым.

Независимый пункт формулы не относится к одному изобретению, если он содержит характеристику совокупности средств, каждое из которых имеет собственное назначение, без реализации указанной совокупностью общего назначения.

"Набор, содержащий скребок и распылитель воды, отличающийся тем, что скребок выполнен из закаленной стали, а распылитель воды имеет головки с разными диаметрами отверстий".

Каждое из указанных в формуле средств (скребок и распылитель) имеет свое конкретное назначение, для реализации которого не требуется участия другого средства, при этом в формуле отсутствует какое-либо указание на общее для этих средств назначение.

Если и в описании нет прямого или косвенного раскрытия общего для этих средств назначения, то скорректировать формулу для устранения рассматриваемого нарушения заявителю не удастся, а дополнительные материалы с предложением о введении в формулу нового родового понятия, отражающего это общее назначение, должны быть признаны изменяющими сущность заявленного изобретения.

Рассмотренная ситуация может оказаться поправимой, если в описании будет содержаться указание, например, на то, что заявленный набор предметов предназначен для удаления льда с поверхности, при этом распылитель воды и скребок могут быть использованы порознь (выбор средства будет осуществлен в зависимости от характера обледенения) или совместно, например, с применением сначала распылителя для нанесения теплой воды на обрабатываемую поверхность с последующим механическим удалением льда скребком.

При таком условии формула может быть скорректирована (на основе первичного описания) путем изложения характеристики назначения, например, следующим образом: "Набор (предметов) для удаления льда с поверхности".

Если установлено, что независимый пункт формулы не относится к одному изобретению, заявителю сообщается об этом и предлагается скорректировать его таким образом, чтобы указанное нарушение было устранено. Если эксперту ясно, что изобретения, охарактеризованные в "дефектной" формуле, могут составить группу изобретений, то целесообразно высказать заявителю свои соображения на этот счет.

1.2.5.2. В том случае, когда изобретение охарактеризовано многозвенной формулой с одним независимым пунктом, необходимо установить, относится ли такая формула к одному изобретению.

В соответствии с подпунктом (3) пункта 3.3.2.5 Правил содержащаяся в зависимом пункте характеристика изобретения не должна приводить к замене или исключению какого-либо признака изобретения, охарактеризованного в том пункте формулы, которому он подчинен, в частности независимого пункта.

Так, формула изобретения изложена в следующей редакции:

"1. Способ обработки полотна путем его вытягивания, нагрева и увлажнения, отличающийся тем, что нагрев осуществляют непосредственно после вытягивания, а увлажнение проводят в паровой среде.

2. Способ по п. 1, отличающийся тем, что между вытягиванием и нагревом проводят антистатическую обработку полотна".

Как видно из приведенной формулы, для реализации изобретения, охарактеризованного в п. 2, перед нагревом полотна следует провести его антистатическую обработку, в то же время в соответствии с п. 1 непосредственно (это подчеркнуто) перед нагревом проводят вытягивание полотна.

Следовательно, содержание пункта 2 формулы "требует" исключить признак ("непосредственно"), указанный в пункте 1.

В такой ситуации эксперт вправе утверждать, что предложенная заявителем формула изобретения не относится к одному изобретению.

Полученный экспертом вывод доводится до сведения заявителя с подробным анализом ситуации и с предложением скорректировать формулу.

Пути такой корректировки могут быть различными. Желая сохранить в прежней редакции зависимый пункт, заявитель может исключить из независимого пункта признак ("непосредственно"), "препятствующий" реализации изобретения по зависимому пункту, если "оставшаяся" совокупность признаков независимого пункта обеспечит получение указанного технического результата. Возможно исключение из формулы зависимого пункта или включение его содержания в новый независимый пункт (дополнительно к тому, который уже был в формуле), если это не приведет к нарушению требования единства изобретения.

Не следует относить к нарушению обсуждаемого требования ситуацию, при которой в независимом пункте содержится признак, выраженный через альтернативные понятия, а в подчиненном ему зависимом пункте развивается совокупность признаков, включающая лишь одну из альтернатив.

"1. Способ обработки полимерной пленки, включающий нанесение антистатического покрытия, отличающийся тем, что перед нанесением антистатического покрытия пленку подвергают нагреву или продольному вытягиванию.

2. Способ обработки пленки по п. 1, отличающийся тем, что пленку подвергают нагреву при температуре 205 - 250 град. С".

Проверяя многозвенную формулу изобретения, эксперт должен также установить, не допустил ли заявитель в отношении зависимого пункта нарушений, рассмотренных выше в п. п. 1.2.1 и 1.2.2.

1.2.6. Проверка выполнения требования, в соответствии с которым в формуле не должны приводиться чертежи

В соответствии с требованием подпункта (8) пункта 3.3.1 Правил в формулу изобретения не должны включаться чертежи. Указанное требование не следует понимать только как недопустимость включения в формулу изобретения собственно чертежей. Такого рода нарушения практически не имеют места. Необходимость обращения в настоящих Рекомендациях к этому требованию вызвана следующим обстоятельством.

Как известно, для характеристики признака выполнения конструктивного элемента устройства часто используется такая форма выражения, как "T-образный", "L-образный" и т.п., что допустимо. Но если при такой форме изложения характеристики признака используются "нечитаемые" символы (например, "X-образный") <*>, что на практике имеет место, то в этом случае требование указанного выше положения Правил считается нарушенным.

--------------------------------

<*> "X" - любой "нечитаемый" символ.

Заявителю может быть предложено устранить выявленное нарушение, заменив обсуждаемую характеристику признака отсылкой к чертежу при соблюдении условий подпункта (5) пункта 3.3.1 Правил. Например, "пластина по форме выполнена так, как показано на фиг. 3".

1.3. Проверка принципиальной патентоспособности заявленного предложения

1.3.1. Под принципиальной патентоспособностью понимается ситуация, когда заявленному предложению может быть предоставлена патентная охрана как изобретению в предположении, что последующая проверка покажет его соответствие условиям промышленной применимости, новизны и изобретательского уровня. Проверка патентоспособности, понимаемой в указанном смысле, предусмотрена подпунктом (1) пункта 19.5 Правил.

1.3.2. Проверка принципиальной патентоспособности начинается с установления того, может ли заявленное предложение быть признано изобретением в смысле положений Закона и не относится ли оно к объектам, не признаваемым изобретениями, перечисленным в пункте 2 статьи 4 Закона (пункт 2.2.1 Правил). Перечень объектов, содержащийся в этом пункте, не является исчерпывающим. Поэтому при применении данного пункта необходимо исходить из общей особенности включенных в него объектов. Такой особенностью является их нетехнический характер, а поскольку требование технического характера является общим требованием, которое предъявляется пунктом 1 статьи 4 Закона к решениям, охраняемым в качестве изобретений, при проверке принципиальной патентоспособности в центре внимания должна быть проверка технического характера заявляемого решения.

Последний абзац пункта 2 статьи 4 Закона содержит положение, согласно которому вывод о том, что заявленный объект не может быть отнесен к изобретениям в смысле положений Закона на основании данного пункта, возможен только в случае, если заявка на выдачу патента относится к объекту, подпадающему под действие этого пункта, как таковому. С учетом этого положения заявленное предложение должно рассматриваться в целом и вывод по результатам анализа должен относиться к объекту этого предложения в целом.

Поэтому, с одной стороны, должно быть исключено отнесение заявленного предложения к нетехническим решениям лишь на основании "нетехнического" характера его некоторых признаков и, с другой стороны, не должно быть препятствий для отнесения к нетехническим решениям предложений, которые лишь по форме представлены заявителем в виде технических.

Указание технических средств в характеристике заявляемого предложения, содержащееся в представленной заявителем формуле изобретения, не всегда свидетельствует о техническом характере решения. Так, методы хозяйственной деятельности в своей характеристике вполне могут содержать упоминание производственных процессов, оборудования и т.п. Такими являются, например предложение в начале рабочего дня в многоэтажном производственном здании использовать все лифты только для подъема, а в конце - все лифты, кроме одного, только для спуска; предложение установить в отделении связи банкомат и средства для электрографического копирования.

Технический характер решения подтверждается наличием технического результата, получаемого при осуществлении или использовании изобретения.

Проверка наличия технического результата проводится с учетом положений подпункта (1.1) пункта 3.2.4.3 Правил. При этом используются результаты проверки формулы изобретения с точки зрения характера результата, для получения которого необходимы включенные в нее признаки, проводимой в соответствии с подпунктом (4) пункта 19.4 Правил (раздел 1.2.3 настоящих Рекомендаций). Поскольку желаемый результат обычно получают путем внесения изменений в известное средство, проверка формулы с указанной точки зрения проводится, в первую очередь, в отношении отличительных признаков (если речь идет о средстве нового назначения, то все его признаки являются отличительными).

В случаях же, когда сомнение возникает, ориентиром для оценки характера результата может служить содержащийся в подпункте (1.1) пункта 3.2.4.3 Правил перечень ситуаций, в которых достигаемый результат не считается техническим.

Заявленное предложение не признается относящимся к изобретениям в смысле положений Закона, в частности, в силу принадлежности его к перечисленным в пункте 2 статьи 4 Закона объектам (пункт 2.2.1 Правил) как таковым, если оно обеспечивает получение только такого результата, который не является техническим, или в случае, когда указываемый заявителем результат не может быть признан относящимся к средству, воплощающему изобретение. Это имеет место, когда анализ, проведенный в соответствии с изложенным в разделе 1.2.3 настоящих Рекомендаций, приводит к выводу, что все отличительные признаки, включенные в независимый пункт формулы изобретения, необходимы только для получения результата, имеющего указанный характер.

Однако логика обоснования такого вывода не должна создавать впечатления, что он сделан в результате рассмотрения только отличительных признаков и что не учтено приведенное выше предостережение, содержащееся в последнем абзаце пункта 2 статьи 4 Закона и предписывающее рассматривать объект как таковой.

Например, изложение заявленного решения, в действительности касающегося только внешнего вида изделия и направленного на удовлетворение эстетических потребностей, может иметь видимость технического, если в него включена полная техническая характеристика этого изделия. Тем не менее вывод, что это предложение как таковое касается только внешнего вида изделия и направлено на удовлетворение эстетических потребностей, будет правильным, если будет показано, что все его отличительные признаки необходимы для получения результата, обеспечивающего только изменение внешнего вида и удовлетворение эстетических потребностей. Что же касается остальных признаков, то их наличие не отрицается (т.е. объект рассматривается в целом как таковой), но роль этих признаков сводится к тому, чтобы показать, к какому именно изделию относится предлагаемое решение внешнего вида.

Например, предложение, касающееся размещения рекламной информации на поручнях эскалатора метро и сформулированное как "Поручень эскалатора метрополитена, отличающийся тем, что на нем размещена рекламная информация", не может быть отнесено к изобретениям не потому, что отличительный признак имеет "нетехнический характер", а потому, что при таком отличительном признаке предложение в целом не создает технического результата (создаваемый результат заключается только в получении указанной информации пассажирами) и не является техническим решением. Ситуация не изменится, если то же предложение будет заявлено в другой форме, например как "Способ рекламирования, отличающийся тем, что рекламную информацию размещают на поручне эскалатора метрополитена". Несмотря на "технический" характер отличительного признака, достигаемый результат не имеет технического характера и предложение в целом не является техническим решением.

В разделе 1.2.3.1 настоящих Рекомендаций уже был рассмотрен пример, относящийся к способу управления дорожным движением, в соответствии с которым водители транспортных средств должны определенным образом реагировать на комбинации световых сигналов светофора. Ни название объекта "способ", ни использование технического средства (светофора) не должно препятствовать квалификации этого предложения как правил, если результат, так или иначе связанный с упорядочением движения, достигается благодаря соблюдению водителями транспортных средств одних и тех же предписаний (при этом каждый полагается на соблюдение этих предписаний другими).

В разделе 1.2.3.1 настоящих Рекомендаций был приведен также пример предложения, которое в целом может быть квалифицировано как математический метод. Это предложение направлено на получение результата, который заключается в более точном определении границ месторождения полезного ископаемого и достигается только благодаря использованию более совершенного математического алгоритма обработки данных геологической съемки. Даже при преднамеренном включении заявителем операций по проведению самой геологической съемки в характеристику способа это предложение как таковое может быть квалифицировано как математический метод, если отличительные признаки будут исчерпываться характеристикой упомянутого алгоритма. Это не будет означать, что вывод сделан на основании анализа одних лишь отличительных признаков. Прочие признаки не игнорируются, но они необходимы лишь для характеристики тех исходных данных, к которым предлагается применить новый математический метод.

Если в предыдущем случае алгоритм будет воплощен в программу для вычислительной машины, то будут основания для квалификации предложения в качестве программы как таковой. Не имеющие "программного" характера признаки предложения (не являющиеся отличительными) в этом случае нужны лишь для того, чтобы охарактеризовать область применения программы, ограниченную определенным видом исходных данных и известным способом их получения.

Однако следует проявлять определенную осторожность и объективность при формулировании выводов подобного типа. Например, предлагается способ определения массы человеческого тела по результатам измерения роста и окружности талии. Предложение включает соответствующее математическое соотношение, связывающее массу тела с результатами двух указанных измерений. Если использование такого сочетания исходных данных именно для определения массы тела не было известно, то в число отличительных признаков, кроме математического соотношения, входит измерение, по крайней мере, одной из указанных величин. Результат в виде нахождения физической величины - массы тела (или более точного ее определения) обеспечивается благодаря наличию этого дополнительного измерения в сочетании с использованием математического соотношения. В этом случае будет некорректным квалифицировать заявленное предложение в целом как математический метод, примененный к известным исходным данным, традиционно получаемым, например, при обмерах тела для пошива одежды.

Одновременно следует обратить внимание на то, что было бы ошибкой отождествление рассмотренного случая с приведенным в подпункте (1.1) пункта 3.2.4.3 Правил случаем, когда получаемый результат заключается только в получении той или иной информации и достигается только благодаря применению математического метода.

Для заявляемых предложений, относящихся к играм, нередко характерен результат, заключающийся только в зрелищности и/или занимательности, даже при наличии наряду с признаками, касающимися собственно правил игры и не вызывающими сомнения относительно их характера, также признаков "технического" характера, например относящихся к выполнению игровых элементов. Так, предложение, относящееся к игре типа шахмат, комплект фигур которых дополнен или изменен за счет фигур с новыми формой, названиями и описанием игровых возможностей, не может создать технического результата.

1.3.3. При проверке принципиальной патентоспособности, предусмотренной подпунктом (1) пункта 19.5 Правил, проверяется также, не относится ли заявленное предложение к числу решений, не признаваемых патентоспособными изобретениями согласно пункту 3 статьи 4 Закона (пункт 2.2.2 Правил).

В отношении перечисленных в этом пункте видов решений (сорта растений, породы животных; топологии интегральных микросхем; решения, противоречащие общественным интересам, принципам гуманности и морали) Закон не содержит утверждения, что они не считаются изобретениями. Действительно, эти решения, в частности топологии интегральных микросхем и некоторые решения, противоречащие принципам гуманности, могут иметь не вызывающий сомнений технический характер и соответствовать понятию "изобретение". Тем не менее таким решениям не предоставляется охрана в рамках патентного права: решениям по первым двум позициям перечня - потому что они охраняются в рамках соответствующих специальных законов, а решениям по последней позиции - в силу их специфического характера, отмеченного в самой формулировке пункта. Общество не может допустить, чтобы его правовые институты и органы государственной власти в какой-либо форме были причастны к коммерциализации таких изобретений.

Наиболее сложными для получения окончательного вывода являются решения, вызывающие сомнение с точки зрения принадлежности их к противоречащим общественным интересам, принципам гуманности и морали. При рассмотрении таких решений целесообразно ориентироваться на преобладающие в общественном мнении оценки, отражаемые, в частности, в наиболее авторитетных изданиях. Наличие тех или иных официальных запретов не может служить таким ориентиром. Так, в статье 4 quater Парижской конвенции по охране промышленной собственности говорится: "В выдаче патента не может быть отказано, и патент не может быть признан недействительным на основании того, что продажа продукта, запатентованного или изготовленного запатентованным способом, подвергнута на основании национального законодательства ограничениям или сокращениям".

Следует обратить внимание на то, что в соответствии с подпунктом (2) пункта 19.5.4 Правил с точки зрения противоречия общественным интересам, принципам гуманности и морали проверяется также содержание зависимого пункта (пунктов) формулы изобретения. В случае выявления указанного противоречия для зависимого пункта (пунктов) оно может быть основанием для отказа в выдаче патента при "благополучном" в этом отношении независимом пункте, если имеется хотя бы один такой зависимый пункт и он не скорректирован заявителем должным образом и не исключен из формулы.

1.3.4. Если установлено, что заявленное предложение в том виде, как оно изложено в заявке, в результате анализа, проведенного в соответствии с изложенным выше, принципиально патентоспособно, в частности имеет отличительные признаки, в совокупности с другими направленные на получение технического результата, то такое предложение подвергается дальнейшей экспертизе как предполагаемое техническое решение.

Но если после проведенного информационного поиска совокупность отличительных признаков будет уточнена, следует заново провести проверку предложения с учетом изложенного выше в разделе 1.3.2 и продолжить экспертизу его как технического решения только в случае положительного результата этой повторной проверки. В отношении принципиально непатентоспособного предложения принимается решение об отказе в выдаче патента с соблюдением предусмотренных Законом и Правилами процедур взаимодействия с заявителем.

1.4. Проверка изобретения на соответствие условию патентоспособности "промышленная применимость"

1.4.1. Определение промышленной применимости как условия патентоспособности по Патентному закону Российской Федерации

Определение промышленной применимости содержится в пункте 1 статьи 4 Закона: "Изобретение является промышленно применимым, если оно может быть использовано в промышленности, сельском хозяйстве, здравоохранении и других отраслях деятельности".

Это определение не дает оснований ни для проверки наличия у изобретения преимуществ по сравнению с другими средствами такого же назначения, ни для оценки наличия общественной потребности в данном средстве, т.е. целесообразности использования изобретения как такового, и предполагает лишь принципиальную пригодность его для использования в какой-либо из отраслей деятельности.

При таком понимании рассматриваемого требования не должен возникать и вопрос о возможных масштабах использования изобретения для признания его промышленно применимым: этому требованию могут соответствовать и изобретения, которые реализуемы лишь однократно в специфических, неповторимых условиях, например при восстановлении частично разрушенного сооружения с конкретным характером повреждений, подъеме конкретного затонувшего судна.

1.4.2. Условия, выполнение которых необходимо для соответствия изобретения требованию промышленной применимости

1.4.2.1. Согласно подпункту (2) пункта 19.5.1 Правил для признания изобретения промышленно применимым необходимо выполнение следующей совокупности условий:

- в описании изобретения, содержавшемся в заявке на дату подачи (а если на эту дату заявка содержала формулу изобретения, то в описании или формуле), содержится указание назначения заявленного изобретения; в случае, если испрашивается приоритет более ранний, чем дата подачи заявки, указание назначения должно содержаться и в документах, являющихся основанием для испрашивания такого приоритета;

- заявленное изобретение в том виде, как оно охарактеризовано в каждом из пунктов формулы, может быть осуществлено с помощью средств и методов, описанных в указанных документах или источниках, ставших общедоступными до даты приоритета изобретения;

- в случае осуществления изобретения по любому из пунктов формулы действительно возможна реализация указанного заявителем назначения.

1.4.2.2. Существует ошибочное представление, что проверка промышленной применимости вообще не нужна, так как объект, назначение которого не известно, не будет востребован, а патент на неосуществимое или неработоспособное изобретение якобы невозможно нарушить, в силу чего в случае выдачи патента на изобретение, не являющееся промышленно применимым, якобы не будут затронуты интересы третьих лиц. Но это не так.

Пусть, например, для какого-либо признака, сформулированного на функциональном уровне, заявитель не раскрыл элемент, способный его реализовать, и такой элемент не известен из уровня техники. Тем не менее заявителю выдан патент на заявленное им средство с формулой, содержащей такой элемент. После публикации сведений об изобретении другое лицо может, проявив изобретательность, самостоятельно создать подходящий элемент. Оно может даже получить патент, относящийся к тому же средству, что и предыдущий патент, отличающемуся от него раскрытием конструкции упомянутого элемента. Но это лицо не сможет использовать свое изобретение без согласия обладателя предыдущего патента, выданного на изобретение, степень раскрытия которого была недостаточна для осуществления. Аналогичная ситуация будет иметь место, если выдан патент на средство, которое осуществимо, но не способно реализовать заявленное назначение вследствие отсутствия одного или нескольких необходимых для этого признаков. Если другое лицо, которое самостоятельно дополнило такое средство недостающими признаками, будет использовать его, обладатель патента сможет предъявить к этому лицу претензии как к нарушителю патента, несмотря на отмеченную "ущербность" данного патента. Выдача патента на объект, назначение которого в заявке не указано, хотя и менее вероятна, но если произойдет, то приведет к аналогичным последствиям в случае установления другим лицом утилитарных свойств этого объекта.

Единственным основанным на Законе выходом из таких ситуаций окажется оспаривание предыдущего патента. Приведенные примеры показывают неправильность точки зрения о безобидности ошибок экспертизы, приводящих к выдаче патента на изобретение, не соответствующее условию промышленной применимости, в частности вследствие неосуществимости или неработоспособности заявленного средства.

1.4.3. Проверка указания предназначенности заявленного изобретения

При проверке выполнения первого условия, т.е. наличия в материалах заявки указания назначения заявленного изобретения, возможно возникновение следующих вопросов:

- предусмотрено ли вообще использование заявленного изобретения в какой-либо из отраслей деятельности, то есть указано ли заявителем его назначение;

- существует ли реальная потребность в средстве такого назначения.

Ответ на первый вопрос для признания изобретения промышленно применимым, как следует из приведенной в пункте 19.5.1 Правил формулировки проверяемого условия, должен быть положительным.

Так, например, новое химическое вещество без указания его назначения, утилитарных свойств не может быть отнесено к промышленно применимому. В случае установления возможной сферы использования этого вещества в утилитарных целях впоследствии, когда сведения о нем станут общедоступными, она может оказаться патентоспособным изобретением, которое может быть заявлено, в частности, в форме изобретения на применение (см. раздел 1.8 настоящих Рекомендаций).

Аналогичный вывод о несоответствии условию промышленной применимости следует сделать и в отношении способа получения нового химического вещества неизвестного назначения.

Однако, если заявлен новый способ получения известного вещества, в отношении которого уже проводятся исследования свойств и поиски сферы коммерческого использования, можно признать наличие промышленной применимости, поскольку этот способ ориентирован на получение продукта, имеющего потребителя. Так, например, мог бы быть признан промышленно применимым способ получения известного радиоактивного изотопа, который пока сам применяется только в исследовательских целях.

Как отмечено выше, в Правилах содержится требование, согласно которому указание назначения изобретения должно содержаться также в документах, которые необходимы для подтверждения наличия права на установление даты приоритета более ранней, чем дата подачи заявки, если такой приоритет испрашивается. Это означает, что условие промышленной применимости, как и другие условия патентоспособности изобретения, должно быть выполнено на дату приоритета. Представление в дополнительных материалах сведений о назначении, отсутствовавших на дату приоритета, не может быть основанием для признания изобретения промышленно применимым на дату приоритета <*>.

--------------------------------

<*> Очевидно, что этот вывод не относится к приведенному выше примеру, относящемуся к способу получения известного вещества, если дополнительные материалы содержат отсутствующие в самой заявке, но известные из уровня техники сведения о возможной сфере использования вещества, для получения которого предназначен заявляемый способ.

Что же касается второго вопроса, то выше в разделе 1.4.1 уже было отмечено, что на экспертизу не возлагается оценка фактического наличия потребности в средстве заявленного назначения.

Поэтому было бы ошибочно, например, мнение о невозможности признать промышленно применимым заявленный усовершенствованный паровоз, основанное на том, что строительство новых паровозов не предполагается, а ранее построенные паровозы выводятся из эксплуатации.

Если указанное заявителем назначение является необычным, даже экзотическим, тоже не следует подвергать сомнению промышленную применимость. Изобретатель, предложивший средство необычного, но указанного им назначения, должен быть поощрен за выявление новой потребности одновременно с созданием средства для ее удовлетворения. Исследователи истории техники склонны считать, что техника вообще не создает абстрактных потребностей, она лишь актуализирует, делает осознанными уже существующие.

Тем более нет оснований относить к промышленно неприменимым изобретения, направленные на создание средств с необычным сочетанием уже известных функций, например лестница-стремянка - тележка, книжная полка - ящик для рыболова.

1.4.4. Проверка осуществимости заявленного изобретения

1.4.4.1. Второе из предусмотренных пунктом 19.5.1 Правил условий, которое кратко можно назвать условием осуществимости изобретения, вытекает непосредственно из определения промышленной применимости, приведенного в пункте 1 статьи 4 Закона. Оно дополнительно усиливается требованием к описанию изобретения, содержащимся в пункте 2 статьи 16 Закона, согласно которому описание должно раскрывать изобретение с полнотой, достаточной для его осуществления.

Основной принцип этой оценки - для каждого из признаков должно быть ясно, как может быть получен его материальный эквивалент. Это не означает, что такая ясность должна вытекать непосредственно из формулы. Данное требование является требованием к описанию. Формула изобретения может содержать признаки, сформулированные на уровне функционального обобщения, свойства, в виде термина, охватывающего разные формы выполнения. Описание же должно подтверждать, что за таким признаком стоят или могут стоять соответствующие материальные средства. Возможны различные варианты такого подтверждения, рассматриваемые ниже. Их объединяет подход, заключающийся в том, что проверка второго условия при оценке промышленной применимости заявленного изобретения сводится к установлению возможности создания материального средства, воплощающего в себе изобретение, на основе не только информации, содержащейся непосредственно в материалах заявки, но и всех знаний, предшествующих дате приоритета изобретения.

1.4.4.2. Наиболее ясен случай, когда приемлемое средство известно как таковое из источников, опубликованных до даты приоритета. В заявке имеется либо ссылка на источник (или несколько источников), в котором (которых) для каждого из признаков изобретения описано приемлемое средство, либо признаки выражены настолько часто употребляемыми терминами, что в такой ссылке нет необходимости (например, речь идет о признаке "усилитель", а из контекста ясно, что говорится об усилителе электрических сигналов, тип и параметры которого могут быть выбраны при конструировании).

1.4.4.3. Возможен также случай, когда приемлемое средство описано в самой заявке. Если при этом такое средство, являющееся материальным эквивалентом признака, известно и из опубликованных источников, то данный случай совпадает с предыдущим. Обычно же средство описывается в самой заявке тогда, когда оно не описано в приемлемом виде в опубликованных до даты приоритета источниках.

Предположим, что впервые заявлено судно на воздушной подушке и неизвестны средства для ее создания. Заявитель сам разработал такое средство, но считает нецелесообразным включать его признаки в независимый пункт формулы изобретения, характеризующий судно в целом, так как это излишне ограничит объем изобретения: для судна в целом существенно наличие воздушной подушки, а не то, как именно ее создают. Охарактеризовав конструкцию средства для создания воздушной подушки в первоначально представленном описании, заявитель подтвердит осуществимость изобретения.

1.4.4.4. Следующим является случай, когда приемлемое средство неизвестно, но оно относится к такому классу, для которого известны правила и методы, с помощью которых средство может быть получено по предъявляемым к нему требованиям.

Если такое условие выполняется, то отсутствие в самой заявке сведений о приемлемом средстве хотя и является дефектом описания изобретения, не может быть причиной признания изобретения промышленно не применимым. Чаще всего это имеет место при представлении в заявке на уровне функционального обобщения логических, вычислительных и других подобных им блоков, которые могут быть синтезированы с помощью методов, известных до даты приоритета изобретения.

(1) Рассмотрим следующий пример. Для повышения надежности функционирования системы, содержащей сложный агрегат, ее предложено дополнить резервным агрегатом, тремя датчиками функционирования основного агрегата и блоком управления отключением основного и включением резервного агрегата. Входы этого блока подключены к выходам датчиков функционирования основного агрегата, а выходы - к соответствующим коммутационным средствам. Названные признаки включены в независимый пункт формулы изобретения, в котором охарактеризована также функция упомянутого блока управления. Последняя сформулирована с помощью оборота вида: "выполнен с возможностью формирования сигналов отключения основного агрегата и включения резервного агрегата при отсутствии сигналов нормального функционирования на выходах, по меньшей мере, двух указанных датчиков".

В заявке не раскрыта внутренняя структура блока управления отключением основного и включением резервного агрегата, а эксперт не обнаружил в известных ему источниках сведений о конструктивном выполнении блока с описанной в заявке функцией. Заявитель в ответе на запрос тоже не смог подтвердить известность конструктивного выполнения блока с именно такой функцией, однако указал, что этот блок относится к цифровым комбинационным автоматам, для которых известны методы синтеза их структуры по содержательному описанию функции. Он сослался на книгу, подписанную в печать ранее даты приоритета заявленного изобретения, и показал, что содержащихся в заявке сведений о функции блока, заключающейся в том, что сигнал отключения не формируется до тех пор, пока, по крайней мере, два датчика подтверждают нормальное функционирование основного агрегата, достаточно для синтеза его структуры по описанным в этой книге правилам. В качестве примера результата синтеза он представил схему, составленную из элементов И-НЕ.

При таком характере представленных заявителем сведений их следует рассматривать как разъясняющие, уточняющие заявку и доказывающие соответствие заявленного изобретения условию промышленной применимости. Поэтому если заявитель не предложил ввести в формулу изобретения признаки, конкретизирующие внутреннюю структуру блока управления отключением основного и включением резервного агрегата (отсутствующие в первоначальных материалах заявки), то дополнительные материалы, содержащие эти признаки, не изменяют сущность изобретения. Вместе с тем во введении таких признаков в формулу нет необходимости, поскольку для данного изобретения оказалась существенной лишь функция блока управления отключением основного и включением резервного агрегата.

(2) Если же в ситуации, подобной рассмотренному выше примеру, заявитель в ответе на запрос представил необходимые сведения, базирующиеся на источниках, ставших общедоступными не до даты приоритета, а на эту дату или позднее (или заявитель пришел к ним самостоятельно), то такие сведения нельзя признать подтверждающими промышленную применимость заявленного изобретения по причине недостаточного его раскрытия на испрашиваемую дату приоритета.

Следует обратить внимание на то, что в только что рассмотренной ситуации, как и в предыдущей, представленные заявителем дополнительные материалы, впервые раскрывающие сведения, необходимые для осуществления изобретения, не содержат новых существенных признаков. Однако в отличие от предыдущей ситуации отсутствие в материалах заявки таких сведений, хотя и не относящихся к существенным признакам, препятствует осуществлению изобретения и признанию его промышленно применимым на дату приоритета.

(3) Отметим, что обсуждаемый случай (характеризующийся тем, что приемлемое средство отсутствует среди известных, но оно относится к такому классу, для которого известны правила и методы, с помощью которых нужное средство может быть получено по предъявляемым к нему требованиям) встречается чаще, чем может показаться, в особенности когда речь идет о средствах с присущими им определенными количественными признаками. Чаще всего средства именно с теми количественными характеристиками, которые нужны, неизвестны, но известны общие принципы, руководствуясь которыми данные средства можно получить.

Например, один из признаков способа сформулирован как выделение из большого количества шариков таких, диаметр которых заключен между 1,7 и 2,4 мм. В этом случае отсутствие в заявке сведений о соответствующих средствах не будет основанием для отрицания промышленной применимости, так как хотя и нет известных средств для выделения шариков с диаметром именно в таком интервале, но существуют методы, с помощью которых это можно сделать. В частности, можно отбирать шарики вручную, измеряя диаметр каждого из них, а если это неприемлемо по каким-либо причинам, можно просеять шарики последовательно через два сита, у одного из которых размер ячеек будет равен большему диаметру, а у другого - меньшему.

(4) Аналогичный подход применяется и к оценке осуществимости изобретений, относящихся к химическим веществам. Если в заявке не описан способ получения вещества и этот способ нельзя представить на основании сведений о самом веществе (с учетом его структуры, элементного состава и т.п.), то изобретение нельзя признать осуществимым и промышленно применимым на дату приоритета.

(5) При чрезмерно обобщенной характеристике признаков изобретения в сочетании с отсутствием в описании примеров конкретного выполнения может иметь место недостаточное раскрытие изобретения. Так, если в условиях рассмотренных выше примеров с основным и резервным агрегатами предположить, что не охарактеризована конкретно функция "блока управления отключением основного и включением резервного агрегата" и что для признака с такой формулировкой не подтверждена известность соответствующего материального эквивалента - блока, имеющего входы и выходы для осуществления описанных в формуле связей, то содержащихся в заявке сведений недостаточно для того, чтобы сформулировать задачу синтеза и произвести его.

В данном случае имеет место дефект характеристики существенного признака, устранение которого заявителем в ходе переписки по заявке привело бы к появлению признака, не содержащегося в первоначальных материалах. Этот признак, конкретизирующий функцию блока, подлежал бы включению в формулу изобретения, вследствие чего дополнительные материалы, в которых он впервые приведен, должны быть признаны изменяющими сущность изобретения. Такие материалы нельзя принять во внимание при дальнейшем рассмотрении заявки, а первоначально заявленное изобретение нельзя признать промышленно применимым на дату приоритета <*>.

--------------------------------

<*> Согласно пункту 2 статьи 21, пункту 3 статьи 19 Закона заявитель имеет право оформить эти дополнительные материалы в виде самостоятельной заявки с сохранением приоритета по дате поступления дополнительных материалов, если основанная на них новая заявка будет подана в течение трех месяцев со дня получения заявителем уведомления о невозможности принятия дополнительных материалов к рассмотрению.

1.4.4.5. Случай, когда правило (метод), с помощью которого может быть получено приемлемое средство, являющееся материальным эквивалентом признака, дано в материалах заявки, рассмотрим на следующем условном примере.

В составе заявленного устройства указан блок, на который возложена задача реагировать на каждый 13-й импульс входного электрического сигнала появлением импульса на выходе. Предположим, что заявитель не привел в заявке никаких сведений о возможном конкретном конструктивном выполнении этого блока, а среди известных средств нет способных реализовать именно такую функцию. Не помогает и поиск методов построения подходящих средств: известны методы построения делителей частоты, но они применимы лишь в случае следования входных импульсов строго периодически с постоянной частотой, а выполнение этого требования в конкретных условиях работы обсуждаемого блока не гарантировано.

Минимум информации в материалах заявки в данном условном примере, достаточный для признания устройства осуществимым, мог бы заключаться, в частности, в описании возможного алгоритма работы упомянутого блока, например заключающегося в подсчете поступающих на вход импульсов, формировании импульса на выходе после подсчета каждого 13-го, затем в возобновлении счета и т.д. (в условиях рассматриваемого примера предполагается, что наличия сведений о таком алгоритме достаточно для определения внутренней структуры блока в виде последовательно соединенных счетчика импульсов, порогового элемента, настроенного на число тринадцать, и генератора одиночных импульсов, причем выход порогового элемента соединен также со входом установки счетчика на нуль).

1.4.5. Особенности проверки реализации указанного заявителем назначения при осуществлении изобретения

1.4.5.1. Положительного вывода о возможности осуществления, т.е. создания материального средства, воплощающего в себе заявленное изобретение, недостаточно для признания его промышленно применимым. Это средство, как особо подчеркнуто в пункте 19.5.1 Правил, должно быть способно реализовать указанное в заявке назначение. Оценка соответствия требованию промышленной применимости с точки зрения этой его составляющей направлена на проверку того, нет ли технических ошибок, обусловливающих неработоспособность устройства, невозможность требуемого протекания способа и т.п.

Причиной отрицательного вывода при проверке возможности реализации заявленным средством назначения, которое указано заявителем, может быть и неполнота характеристики изобретения, т.е. отсутствие некоторых признаков, необходимых для реализации назначения, несмотря на достаточность содержащихся в заявке сведений для осуществления изобретения в виде материального средства, соответствующего характеристике изобретения.

При характеристике изобретения заявителем может быть использована различная терминология. При этом различные термины могут выражать одно и то же содержание.

(абзац введен Приказом Роспатента от 11.10.2005 N 120)

Однако возможна ситуация, когда заявителем неверно указано назначение изобретения. В этом случае проверку следует проводить в отношении совокупности признаков, представленной в формуле изобретения. Если выявлено несоответствие совокупности признаков, характеризующих выполнение объекта изобретения, и родового понятия, отражающего его назначение, то заявителю следует предложить устранить это несоответствие, например, путем уточнения родового понятия. В противном случае может быть сделан вывод о том, что условие промышленной применимости не соблюдается, поскольку указанное заявителем назначение не реализуется.

(абзац введен Приказом Роспатента от 11.10.2005 N 120)

В указанных случаях эксперт как специалист в данной области техники должен оценивать назначение изобретения исходя из смыслового содержания используемых заявителем терминов, а не дословного их сопоставления при определении области использования изобретения и уровня техники.

(абзац введен Приказом Роспатента от 11.10.2005 N 120)

1.4.5.2. Следует отдельно обсудить вопрос о характере предъявляемых заявителю требований при оценке приводимых им доказательств. Этот вопрос является общим для проверки как промышленной применимости, так и других условий патентоспособности, связанных с оценкой достоверности усматриваемых заявителем свойств, определяющих существенность тех или иных признаков.

Несмотря на то, что ответственность за достоверность приводимых сведений в конечном счете лежит на заявителе, с эксперта не снимается ответственность за их проверку в той степени, которая возможна на основании известной информации. Это означает, что эксперт должен потребовать от заявителя дополнительных доказательств, если имеющиеся в заявке не объясняют выявленного им противоречия с известными данными, на которые следует указать в направляемом заявителю запросе. Вместе с тем эксперт не вправе требовать таких доказательств, если он не в состоянии аргументировать свои сомнения ссылками на опубликованные источники и проведенный им с использованием этих источников анализ функционирования устройства, протекания способа и т.п. Такие неаргументированные сомнения разрешаются в пользу заявителя.

Пусть, например, предложен способ получения окрашенных меха и шерсти, связанный с добавлением в корм животных определенных веществ. Каким бы сомнительным это предложение ни казалось, нет оснований оспаривать доводы заявителя, если эксперт не может привести базирующиеся на известных знаниях контрдоводы (например, о том, что окраска шерсти определяется генетическими факторами и не подвержена влиянию условий существования).

Рассмотрим другой условный пример.

Предположим, что впервые предложен способ магнитной записи, предусматривающий многократное использование одной и той же пленки с нанесенным на нее ферромагнитным покрытием. Перед повторным использованием пленку предложено размагничивать, однако в заявке не описаны средства для этого. Известных средств для размагничивания пленки - носителя магнитной записи нет (таковы условия примера). Заявитель в ответе на запрос, зная, что новые описанные им впервые в дополнительных материалах средства не будут приняты во внимание при оценке промышленной применимости, указал на известный прием размагничивания - нагревание размагничиваемого предмета до так называемой точки Кюри - температуры, при которой исчезают магнитные свойства. Эксперт должен был бы принять такие доводы заявителя, если бы не смог обосновать неприменимость этого способа размагничивания ввиду того, что описанная в заявке пленка - носитель магнитной записи при нагревании до температуры, соответствующей точке Кюри ферромагнитного покрытия, будет разрушена.

Изложенное выше не следует понимать таким образом, что если эксперт, исходя непосредственно из характера заявленного изобретения, установил невозможность его осуществления или невозможность реализации указанного заявителем назначения (например, вечный двигатель, средство для обеспечения безопорного движения посредством взаимных перемещений его внутренних частей) ввиду противоречия общепризнанным фундаментальным законам природы, он тоже должен проводить скрупулезный анализ функционирования заявленного объекта. В подобных случаях эксперт может констатировать отсутствие промышленной применимости заявленного изобретения, ссылаясь на упомянутые фундаментальные общепризнанные законы. В этой ситуации в дальнейшей полемике доказывать свою правоту обязан заявитель, для чего ему необходимо опровергнуть соответствующий общепризнанный фундаментальный закон или доказать неадекватность этого закона условиям использования заявленного изобретения. Если заявителем не представлены такие опровержение или доказательства, эксперт вправе не принимать во внимание доказательства в виде актов испытаний заявленного объекта и иных подобных документов.

Следует отметить, что как эксперт, так и заявитель, подкрепляя свои доводы технического или научного характера (например, при отрицании или подтверждении наличия тех или иных эффектов, явлений, обусловливающих работоспособность заявленного объекта) ссылками на опубликованные источники, не обязаны ограничиваться источниками, опубликованными до даты приоритета изобретения. В подобных случаях речь идет не о проверке достаточности содержащихся в заявке сведений (с учетом и предшествовавших ей знаний) для осуществления изобретения, а о доказательстве правоты той или иной стороны. Привлечение для такого доказательства результатов более поздних исследований (не подменяющих собой сведения, необходимые для осуществления изобретения) вполне допустимо.

1.4.5.3. При проверке промышленной применимости используются, главным образом, сведения, содержащиеся в разделе описания "Осуществление изобретения".

Правила (подпункт (2) пункта 19.5.1) не исключают, а, наоборот, подчеркивают возможность и необходимость в определенных случаях представления заявителем доказательств экспериментального характера. Если о возможности осуществления изобретения и реализации заявляемым средством указанного в заявке назначения могут свидетельствовать лишь экспериментальные данные, то эксперт должен проверить наличие в описании изобретения примеров его осуществления с приведением соответствующих данных, наличие которых предусмотрено пунктом 3.2.4.5 Правил.

Экспериментальные данные всегда конкретны, поэтому к экспериментальным доказательствам следует относиться особенно внимательно, когда необходимо убедиться в возможности распространения результатов таких доказательств, представленных примерами, на разные частные формы реализации признака, охватываемые понятием, приведенным заявителем в формуле изобретения, или на всю сферу использования изобретения при широко сформулированном назначении. Так, если заявлен способ борьбы с вредителями сельскохозяйственных растений, иллюстрируемый экспериментальным примером, относящимся только к одному вредителю и одному виду растений, то такой пример может оказаться недостаточным, если никаких других доказательств заявителем не приведено. Но если указанный пример обосновывает наличие таких присущих заявленному способу факторов, возможность воздействия которых на разных вредителей различных растений известна, то пример достаточен, так как экспериментальное подтверждение требовалось только в отношении указанных факторов.

В пункте 3.2.4.5 Правил в числе требований, предъявляемых к разделу описания "Осуществление изобретения", имеется также требование о приведении сведений, подтверждающих возможность получения при осуществлении изобретения того технического результата, который указан в разделе описания "Раскрытие изобретения" при характеристике решаемой задачи. В связи с этим необходимо отметить, что если установлена способность реализации заявленным изобретением при его осуществлении указанного в заявке назначения, но не подтверждена возможность получения упомянутого технического результата, это не является препятствием к признанию изобретения промышленно применимым.

Изложенный подход не распространяется на случай, когда при создании изобретения решается задача только расширения арсенала технических средств определенного назначения или получения таких средств впервые. В этом случае технический результат заключается в реализации предлагаемым средством его назначения (подпункт (1.2) пункта 3.2.4.3 Правил) и недостижение его означает несоответствие требованию промышленной применимости.

Так, например, если заявлен бытовой электрический холодильник, основанный на новом принципе, и в результате его анализа выявляется, что он не обеспечивает понижения температуры в холодильной камере по сравнению с температурой окружающей среды, недостижение такого технического результата одновременно свидетельствует о том, что данное средство не реализует назначения "холодильник" и не может быть признано промышленно применимым (если только изобретение не заявлено как "холодильный шкаф", в этом случае в результате исключения из формулы видового признака "холодильный" изобретение, характеризуемое скорректированной формулой, может оказаться промышленно применимым в качестве просто "шкафа") <*>.

--------------------------------

<*> В ситуациях, когда изобретение признается промышленно применимым несмотря на невозможность получения технического результата, указанного в разделе описания "Раскрытие изобретения" при характеристике решаемой задачи, недостижение такого результата скажется при оценке изобретательского уровня, так как эта оценка осуществляется с учетом фактически достигаемого результата.

1.4.6. Особенности учета требования Правил о проверке промышленной применимости изобретения в том виде, как оно охарактеризовано в формуле

1.4.6.1. На данной стороне рассмотренной в разделе 1.4.4 настоящих Рекомендаций второй составляющей условия патентоспособности "промышленная применимость", которая недостаточно акцентировалась выше, необходимо остановиться отдельно.

Рассмотрим, например, несколько иную ситуацию по сравнению с описанной в подпункте (1) раздела 1.4.4.4 настоящих Рекомендаций, по отношению к тому же заявленному объекту. В этой ситуации конкретная функция "блока управления отключением основного и включением резервного агрегата" тоже не охарактеризована ни в описании изобретения, ни в формуле, содержавшихся в заявке на дату ее подачи, но в описании раскрыта конкретная конструкция данного блока. При этом раскрытие сделано в объеме, позволяющем выполнить блок из известных элементов непосредственно на основании характеристики его конструкции или после применения известных методов для синтеза входящих в него узлов, описанных на функциональном уровне. В данной ситуации можно было бы признать осуществимость заявленного изобретения при условии включения признаков упомянутой конкретной конструкции в независимый пункт формулы, так как после такой коррекции формулы будет соблюдено проверяемое условие пункта 19.5.1 Правил, а именно: заявленное изобретение в том виде, как оно охарактеризовано в независимом пункте формулы, может быть осуществлено с помощью средств и методов, описанных в первоначальных материалах заявки или источниках, ставших общедоступными до даты приоритета изобретения.

1.4.6.2. Возможны случаи, когда материалы заявки позволяют составить независимый пункт формулы изобретения, безупречный с точки зрения промышленной применимости, но заявитель настаивает на формуле, либо не содержащей некоторых необходимых признаков, либо содержащей несущественные (или не являющиеся необходимыми во всех случаях использования изобретения) признаки, наличие которых препятствует осуществлению изобретения с достижением соответствующего его назначению результата. Подобные недостатки могут быть присущи как формуле в ее первоначальном виде (при несогласии заявителя скорректировать ее, пользуясь описанием), так и формуле, измененной по инициативе заявителя (при несогласии с доводами эксперта о нецелесообразности такого изменения).

Например, заявитель может возражать против включения в формулу изобретения узла, без которого устройство не способно правильно функционировать, и функция этого узла не охватывается никаким из остальных признаков формулы; он может возражать против исключения из формулы несущественных признаков, конкретизирующих выполнение одного из узлов (для которого было бы достаточно указать лишь на его наличие), причем конкретизация содержит ошибку, делающую неработоспособным узел и устройство в целом.

В подобных случаях окончательный вывод относительно промышленной применимости должен быть отрицательным, невзирая на то, что материалы заявки принципиально позволяют сформулировать промышленно применимое изобретение. В принимаемом решении при этом следует акцентировать внимание на том, что результат анализа обусловлен желанием заявителя выразить сущность изобретения именно так, как это сделано в рассмотренном независимом пункте формулы.

1.4.6.3. С точки зрения оценки промышленной применимости весьма важными могут оказаться последствия несоблюдения требования подпункта (4) пункта 3.3.1 Правил, согласно которому признаки изобретения следует выражать в формуле изобретения таким образом, чтобы обеспечить возможность понимания специалистом на основании уровня техники их смыслового содержания (в прошлом данное требование, которому посвящен раздел 1.2.2 настоящих Рекомендаций, называлось требованием идентифицируемости признаков).

Согласно подпункту (3) пункта 19.4 Правил при отказе заявителя от устранения недостатков формулы, связанных с наличием в ней одного или нескольких признаков, не удовлетворяющих этому требованию, дальнейшее рассмотрение заявленного изобретения осуществляется без учета этих признаков или использованных для их характеристики понятий, включенных в формулу изобретения.

Поэтому вывод о соответствии изобретения требованию промышленной применимости при сохранении в формуле признаков указанного вида не зависит от того, раскрыты ли они в описании с полнотой, достаточной для осуществления изобретения с особенностями, характеризуемыми этими признаками. На этот вывод влияют только сведения, относящиеся к остальным (соответствующим требованию подпункта (4) пункта 3.3.1 Правил) признакам. Из этого не следует, однако, что при таком подходе к признакам, не соответствующим требованию подпункта (4) пункта 3.3.1 Правил, облегчается признание изобретения патентоспособным, т.к. при рассмотрении после исключения таких признаков из числа учитываемых изобретение может оказаться не способным реализовать указанное в заявке назначение <*>.

--------------------------------

<*> Тем более негативным может оказаться влияние исключения таких признаков на результаты оценки новизны и изобретательского уровня. Т.к. такие признаки обычно выступают в качестве отличительных, без их учета изобретение может оказаться неновым или новым, но не способным реализовать тот технический результат, обусловленный наличием обсуждаемых признаков, только благодаря которому и могло бы быть обеспечено соответствие изобретения условию изобретательского уровня.

При сохраненной без изменения характеристике признака в формуле изобретения словами "специальный зажим" не учитывается прилагательное "специальный" несмотря на то, что в описании разъяснено, что имеется в виду зажим, выполняющий свою функцию лишь в определенном диапазоне температур, и показано, как он может быть выполнен.

В первом из приведенных примеров была бы достаточна коррекция формулы, при которой в ней была понятно описана функция механизма, а во втором - конкретно охарактеризованы свойства, которыми должен обладать зажим. В сочетании с имеющейся в описании информацией это обеспечило бы и соответствие формулы требованию подпункта (4) пункта 3.3.1 Правил и возможность осуществления изобретения, характеризуемого такой формулой.

В случае, когда в формуле имеется признак, не соответствующий требованию подпункта (4) пункта 3.3.1 Правил, использованный для обозначения средства, раскрытого в описании с полнотой, достаточной для осуществления, но без указания функции или свойств, которыми это средство могло бы быть охарактеризовано в форме обобщенного понятия, ситуацию можно изменить, лишь перенеся в формулу характеристику средства, имеющуюся в описании. Такой случай может иметь место, например, при использовании заявителем им самим введенного термина для краткого обозначения не известного ранее средства.

Поскольку сохранение в формуле изобретения признаков, не соответствующих требованию подпункта (4) пункта 3.3.1 Правил, чревато существенными негативными последствиями, следует, предлагая заявителю скорректировать формулу (когда содержание описания позволяет это сделать), предупредить его о возможных последствиях отказа от коррекции.

Не следует ставить вопрос о соответствии признаков требованию подпункта (4) пункта 3.3.1 Правил в ситуации, когда смысл признаков ясен, но они сформулированы настолько широко, что создается впечатление утраты определенности.

Пусть, например, заявлено устройство, которое для повышения надежности снабжено резервными узлами и первым и вторым блоками диагностики неисправности, подключенными своими выходами ко входам блока управления резервом. При этом из описания следует, что имеются в виду неодинаковые по конструкции блоки диагностики, выявляющие вполне определенные неисправности разного вида. Вследствие того, что конкретизация особенностей этих блоков в формуле отсутствует и они различаются лишь порядковыми номерами, формула охватывает, кроме того устройства, которое имеется в виду, также устройства с блоками диагностики, выявляющими иные неисправности, и, более того, устройства с двумя одинаковыми блоками диагностики.

Очевидно, что это не порождает проблемы понимания специалистом смыслового содержания признаков и, если известны или раскрыты в самой заявке какие-либо блоки диагностики, использование которых в составе заявляемого устройства не нарушает его работоспособность, нет препятствий для положительного вывода о промышленной применимости <*>.

--------------------------------

<*> Однако, тем не менее, может возникнуть вопрос о правомерности предоставления данному изобретению правовой охраны, поскольку, например, при весьма обобщенно и одинаково названной функции двух блоков диагностики оно может оказаться не новым либо не имеющим изобретательского уровня ввиду того, что отсутствие указания на конкретные функции не дает оснований утверждать о достижении технического результата, который обеспечивается лишь при конкретных функциях блоков диагностики.

Если формулировка признака в формуле изобретения такова, что он ассоциируется для специалиста с вполне определенным средством, но из описания следует, что заявитель ошибочно приписывает соответствующему термину совсем иной смысл, также не следует ставить вопрос о соблюдении требования подпункта (4) пункта 3.3.1 Правил. Например, в формуле изобретения указан "модулятор". При этом из описания выясняется, что заявитель имеет в виду блок, формирующий абсолютное значение (модуль) числа, информация о котором содержится во входном сигнале, тогда как в общепринятом смысле модулятор является средством для модулирования сигнала, т.е. изменения его параметров в соответствии со значениями другого (модулирующего) сигнала. В подобных случаях при отказе заявителя скорректировать использованную в формуле терминологию анализ проводится в соответствии с общепринятым смыслом термина, включенного в формулу, а не того, который вкладывается в него заявителем в тексте описания. Соответственно, вывод о промышленной применимости будет зависеть от того, способно ли заявляемое изобретение с признаком, выраженным известным термином, при понимании его в общепринятом смысле реализовать указанное в заявке назначение.

1.4.7. Особенности проверки промышленной применимости изобретения, представленного формулой с зависимыми пунктами

Пункт 19.5.1 Правил содержит условие, согласно которому для положительного вывода о промышленной применимости требования осуществимости и реализации усматриваемого заявителем назначения должны выполняться в отношении изобретения по каждому пункту формулы.

Поэтому, если заявленное изобретение характеризуется в независимом пункте формулы, не имеющем подчиненных ему зависимых, и в отношении этого изобретения в результате его оценки с применением описанной выше методики сделан положительный вывод, анализ промышленной применимости можно считать законченным. Анализ можно считать законченным и в случае отрицательного вывода относительно промышленной применимости изобретения по результатам рассмотрения его в том виде, как оно охарактеризовано в независимом пункте формулы, причем в этом случае не имеет значения, содержатся ли в формуле пункты, подчиненные данному независимому (если только не имеет места ситуация, когда указанный вывод мог бы быть изменен в результате переноса всех или части признаков зависимого пункта в независимый, но вопрос о таком переносе еще не обсужден с заявителем).

Однако, если установлена промышленная применимость изобретения по независимому пункту формулы, имеющему подчиненный ему зависимый пункт (пункты), то необходим дальнейший анализ изобретения с учетом его признаков, включенных в зависимый пункт формулы (каждый из таких пунктов).

Если эти признаки таковы, что изобретение по зависимому пункту (хотя бы одному из зависимых пунктов, когда их несколько) не может быть осуществлено либо неспособно реализовать указанное в заявке назначение, то следует предложить заявителю скорректировать соответствующий зависимый пункт (когда это возможно) либо исключить его из формулы. В отношении измененной формулы анализ проводится вновь, а если заявитель настаивает на сохранении формулы без изменения, патент с такой формулой не может быть выдан ввиду того, что она отражает в явном виде частный случай выполнения или использования изобретения, в котором оно не является промышленно применимым. В этой ситуации согласно подпункту (3) пункта 19.8 Правил по заявке принимается решение об отказе в выдаче патента с указанной выше мотивировкой.

Аналогичный анализ проводится и в отношении зависимых пунктов формулы, подчиненных независимому не непосредственно, а через другой (другие) зависимый (зависимые) пункт (пункты).

1.5. Проверка изобретения на соответствие условию патентоспособности "новизна"

1.5.1. Нормативное определение условия патентоспособности "новизна" и источники информации, привлекаемые при проверке соответствия изобретения этому условию

1.5.1.1. В соответствии с пунктом 1 статьи 4 Закона изобретение является новым, если оно не известно из уровня техники.

Уровень техники включает любые сведения, ставшие общедоступными в мире до даты приоритета изобретения.

В соответствии с пунктом 22.3 Правил сведения считаются общедоступными, если они содержатся в источнике информации, с которым любое лицо может ознакомиться само либо о содержании которого ему может быть законным путем сообщено.

Если источник информации отвечает требованию общедоступности, проверяется, является ли дата, с которой он стал общедоступен, более ранней, чем дата приоритета рассматриваемого изобретения (условие, соблюдение которого также необходимо для включения источника информации в уровень техники). Для решения указанного вопроса необходимо руководствоваться положениями подпункта (2) пункта 22.3 Правил, определяющего, какую дату необходимо принимать во внимание в зависимости от вида источника информации.

Датой, определяющей включение источника информации в уровень техники, является:

- для опубликованных патентных документов - указанная на них дата опубликования;

- для отечественных печатных изданий и печатных изданий СССР - указанная на них дата подписания в печать;

- для отечественных печатных изданий и печатных изданий СССР, на которых не указана дата подписания в печать, а также для иных печатных изданий - дата выпуска их в свет, а при отсутствии возможности ее установления - последний день месяца или 31 декабря указанного в издании года, если время выпуска в свет определяется соответственно лишь месяцем или годом;

- для депонированных рукописей статей, обзоров, монографий и других материалов - дата их депонирования;

- для отчетов о научно-исследовательских работах, пояснительных записок к опытно-конструкторским работам и другой конструкторской, технологической и проектной документации, находящейся в органах научно-технической информации, - дата их поступления в эти органы;

- для нормативно-технической документации - дата ее регистрации в уполномоченном на это органе;

- для материалов диссертаций и авторефератов диссертаций, изданных на правах рукописи, - дата их поступления в библиотеку;

- для принятых на конкурс работ - дата их выкладки для ознакомления, подтвержденная документами, относящимися к проведению конкурса;

- для визуально воспринимаемых источников информации (плакаты, модели, изделия и т.п.) - документально подтвержденная дата, с которой стало возможно их обозрение;

- для экспонатов, помещенных на выставке, - документально подтвержденная дата начала их показа;

- для устных докладов, лекций, выступлений - дата доклада, лекции, выступления, если они зафиксированы аппаратурой звуковой записи или стенографически в порядке, установленном действовавшими на указанную дату правилами проведения соответствующих мероприятий;

- для сообщений по радио, телевидению, кино - дата такого сообщения, если оно зафиксировано на соответствующем носителе информации в установленном порядке, действовавшем на указанную дату;

- для сведений о техническом средстве, ставших известными в результате его использования, - документально подтвержденная дата, с которой эти сведения стали общедоступными, при этом документ, содержащий подтверждение указанной даты, сам может иметь более позднюю дату составления (утверждения), в том числе более позднюю, чем дата приоритета изобретения;

- для сведений, полученных в электронном виде - через Интернет, через он-лайн доступ, отличный от сети Интернет, и CD и DVD-ROM дисков, - либо дата публикации документов, ставших доступными с помощью указанной электронной среды, если она на них проставлена, либо, если эта дата отсутствует, - дата помещения сведений в эту электронную среду при условии ее документального подтверждения.

1.5.1.2. При проверке новизны в уровень техники не включаются источники, содержащие общедоступную информацию, относящуюся к изобретению, раскрытую автором, заявителем или любым лицом, получившим от них прямо или косвенно эту информацию, если заявка на это изобретение подана в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности не позднее шести месяцев с даты раскрытия информации (дата раскрытия определяется для разных видов источников информации в соответствии с указанным выше пунктом Правил).

Из приведенного следует, что при оценке новизны рассматриваемого изобретения не принимается во внимание произведенное в указанный срок его раскрытие, например:

- в опубликованном описании изобретения к патенту, выданному по заявке, по которой состав заявителей и/или авторов хотя бы частично совпадает с составом заявителей и/или авторов рассматриваемого изобретения;

- в опубликованной в печатном издании статье, состав авторов которой хотя бы частично совпадает с составом авторов рассматриваемого изобретения;

- в экспонате, помещенном на выставке, если из сведений о нем следует, что он выставлен заявителем (одним из заявителей) и/или автором (или несколькими лицами из числа авторов) рассматриваемого изобретения.

Если из выявленных общедоступных сведений, раскрывающих заявленное изобретение, не следует, что оно раскрыто заявителем (или хотя бы одним из заявителей) и/или автором (или хотя бы одним из авторов), указанные сведения привлекаются для вывода о возможном несоответствии изобретения условиям патентоспособности, в частности условию новизны.

Если заявителем приводятся доказательства того, что включенная экспертом в уровень техники информация получена от заявителя и/или автора изобретения, т.е. соблюдено условие, указанное в приведенном выше положении, то в последующем такая информация не должна включаться в уровень техники в отношении рассматриваемой заявки.

Необходимо подчеркнуть, что шестимесячный период действия льготы предшествует дате подачи заявки в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности, а не дате приоритета изобретения. Поэтому в случаях, когда по заявке испрашивается приоритет более ранний, чем дата ее подачи, раскрытие информации, хотя и менее чем за шесть месяцев до даты приоритета, но более чем за шесть месяцев до даты подачи заявки, делает невозможным предоставление шестимесячной льготы по раскрытию информации об изобретении.

1.5.1.3. В уровень техники в отношении рассматриваемой заявки не включаются также сведения о другой заявке того же заявителя в случае, когда на дату публикации этих сведений другая заявка была отозвана или признана отозванной, если с даты публикации сведений до даты подачи рассматриваемой заявки прошло не более 12 месяцев (пункт 6 статьи 21 Закона).

В связи с тем, что указанное положение впервые введено в отечественное патентное законодательство, представляется необходимым рассмотреть его более детально. В случае, когда до истечения 12 месяцев с даты подачи заявки она не отозвана, не признана отозванной и по этой заявке не состоялась регистрация изобретения, сведения о заявке публикуются. Однако если на дату такой публикации (т.е. уже после истечения указанных 12 месяцев с даты подачи заявки, но до истечения 18 месяцев с этой даты) заявка будет отозвана или признана отозванной, то в соответствии с пунктом 6 статьи 21 Закона любое лицо не вправе будет знакомиться с документами заявки, а следовательно, не будет выполнено условие пункта 1 статьи 4 Закона, устанавливающего порядок включения в уровень техники заявок с более ранним приоритетом. В силу указанной причины такая заявка как собственно заявка не будет включаться в уровень техники в отношении всех более поздних заявок, в том числе и заявок других заявителей. Что же касается уже опубликованных в указанной ситуации сведений о такой заявке, то они с даты публикации включаются в уровень техники более поздних заявок. Исключение предусмотрено только в отношении заявок того же заявителя. Указанные опубликованные сведения не включаются в уровень техники в отношении более поздней заявки того же заявителя при условии, что более поздняя заявка подана заявителем до истечения 12 месяцев с даты публикации сведений о более ранней заявке.

1.5.1.4. Согласно абзацу пятому пункта 1 статьи 4 Закона при установлении новизны изобретения в уровень техники включаются при условии их более раннего приоритета все поданные в Российской Федерации другими лицами заявки на изобретения и полезные модели, с документами которых вправе ознакомиться любое лицо в соответствии с пунктом 6 статьи 21 Закона или частью второй статьи 25 Закона, и запатентованные в Российской Федерации изобретения и полезные модели.

Как следует из приведенного, если ранее действовавшее законодательство предусматривало включение в уровень техники при проверке новизны изобретения все ранее поданные другими лицами заявки, кроме отозванных, то действующее в настоящее время законодательство определяет иное условие для включения в уровень техники ранее поданных другими лицами заявок - возможность для третьих лиц ознакомиться с документами опубликованной заявки. В соответствии с пунктом 6 статьи 21 Закона такая возможность появляется у третьего лица, если заявка, сведения о которой опубликованы, не была отозвана или не была признана отозванной на дату публикации. Подробно этот подход рассмотрен выше в пункте 1.5.1.3 настоящих Рекомендаций.

1.5.2. Особенности использования запатентованных изобретений и полезных моделей с более ранним приоритетом при проверке новизны заявленного изобретения

В соответствии с абзацем пятым пункта 1 статьи 4 Закона при проверке новизны изобретения в уровень техники включаются при условии более раннего приоритета не только заявки (при соблюдении определенных условий), но и запатентованные изобретения и полезные модели. При этом если для включения в уровень техники ранее поданных заявок они должны быть поданы другими лицами, то в отношении запатентованных изобретений и полезных моделей такое условие не предусматривается. Таким образом, при проверке новизны изобретения по рассматриваемой заявке в уровень техники могут включаться при условии более раннего приоритета запатентованные изобретения и полезные модели, относящиеся к заявке любого лица, в том числе и того, которым подана рассматриваемая заявка.

К запатентованным в Российской Федерации относятся изобретения и полезные модели, зарегистрированные в соответствующих государственных реестрах СССР и Российской Федерации, и изобретения, запатентованные в соответствии с Евразийской патентной конвенцией.

Запатентованные в Российской Федерации изобретения и полезные модели, имеющие более ранний приоритет, чем изобретение по рассматриваемой заявке, включаются с даты приоритета в уровень техники при проверке новизны этого изобретения только в объеме формулы, с которой состоялась регистрация изобретения (в том числе в случае выдачи авторского свидетельства СССР с грифом "ДСП") или полезной модели (последний абзац подпункта (3) пункта 19.5.2 Правил).

Заявленное изобретение не ново, если средству, охарактеризованному в формуле запатентованных изобретения или полезной модели, присущи все признаки, содержащиеся в независимом пункте формулы заявленного изобретения (включая родовое понятие, отражающее назначение, если оно содержится в формуле заявленного изобретения). Заявленное изобретение не ново и в случае, когда совокупность признаков, которыми охарактеризованы запатентованное изобретение или полезная модель, кроме всех признаков, содержащихся в независимом пункте формулы заявленного изобретения, включает еще и иные признаки. Например, заявленное изобретение охарактеризовано следующей совокупностью признаков: "Устройство для транспортировки листового материала, содержащее транспортерную ленту, отличающееся тем, что оно имеет сопло для подачи сжатого воздуха на транспортируемый материал". Запатентованное изобретение охарактеризовано следующей формулой: "Устройство для транспортировки листового материала, содержащее транспортерную ленту, отличающееся тем, что оно имеет сопло для подачи сжатого воздуха на транспортируемый материал, при этом сопло расположено над транспортером на расстоянии, не превышающем 0,9 - 1,2 метра". Заявленное изобретение не ново также в случае, когда родовое понятие, отражающее назначение, включенное в формулу заявленного изобретения, совпадает с родовым понятием, отражающим назначение, относящимся не в целом к запатентованному изобретению или полезной модели, а лишь к его части, охарактеризованной в формуле, и этой части присущи признаки, идентичные всем признакам независимого пункта формулы заявленного изобретения.

Например, если заявлено химическое соединение N, являющееся гербицидом, а запатентованное изобретение характеризует гербицидную композицию, содержащую активное начало - гербицид N, антидот А и наполнитель Б, то заявленное изобретение не ново.

Или заявлен вибратор, содержащий элементы А, Б, В, связанные определенным образом, а в формуле запатентованного изобретения (полезной модели) охарактеризовано устройство для измельчения горной породы, в котором среди прочих узлов имеется вибратор, содержащий элементы А, Б, В, связанные таким же образом, как в заявленном вибраторе.

1.5.3. Особенности использования заявок других лиц с более ранним приоритетом при проверке новизны заявленного изобретения

1.5.3.1. В соответствии с подпунктом (2) пункта 19.5.2 Правил заявки с более ранней датой приоритета включаются с этой даты в уровень техники при соблюдении на момент принятия решения совокупности следующих условий:

- заявка подана в Российской Федерации (к заявкам, поданным в Российской Федерации, приравниваются заявки на выдачу авторских свидетельств или патентов СССР на изобретения, по которым в установленном порядке поданы ходатайства о выдаче патентов Российской Федерации, и международные заявки, по которым установлена дата международной подачи и в которых содержится указание СССР или Российской Федерации в качестве государства, в котором заявитель намерен получить патент, а также евразийские заявки, преобразованные в российские национальные заявки в соответствии со статьей 16 Евразийской патентной конвенции);

- заявка подана другим лицом (т.е. другим заявителем, а если заявителей несколько - нет полного совпадения их составов);

- с документами заявки вправе ознакомиться любое лицо в соответствии с пунктом 6 статьи 21 или частью второй статьи 25 Закона, а международная заявка опубликована Международным бюро ВОИС на русском языке, и действие ее в Российской Федерации не прекращено.

Возможна ситуация, когда второе из указанных условий, первоначально не выполнявшееся (так как рассматриваемая заявка и заявка с более ранним приоритетом поданы одним и тем же заявителем), окажется выполненным в процессе экспертизы, если по одной из заявок состоится передача прав на получение патента другому лицу. Возможна и противоположная ситуация, когда при изначальном несовпадении заявителей по указанным заявкам по заявке с более ранним приоритетом состоится передача прав на получение патента другому лицу - заявителю, подавшему рассматриваемую заявку. В этом случае более ранняя заявка исключается из уровня техники.

При проверке соблюдения последнего из указанных условий, относящегося к включению более ранней заявки с даты приоритета в уровень техники, недостаточно убедиться в том, что сведения об этой заявке опубликованы. Требуется установить, имеется ли возможность у любого лица ознакомиться с документами этой заявки. Как следует из пункта 6 статьи 21 Закона, такая возможность возникает только в том случае, если заявка на дату публикации не была отозвана или признана отозванной. При этом не имеет значения, в силу каких причин заявка приобрела такой статус.

При решении вопроса о возможности включения в уровень техники с даты приоритета более ранней международной заявки устанавливается, имела ли место публикация международной заявки Международным бюро ВОИС на русском языке и не прекращено ли действие этой заявки в отношении Российской Федерации.

1.5.3.2. В том случае, когда источником информации, из которого известно средство, отвечающее требованиям подпункта (4) пункта 19.5.2 Правил, является заявка с более ранним приоритетом, следует, как уже указывалось ранее, убедиться в том, что с документами этой заявки вправе ознакомиться любое лицо в соответствии с пунктом 6 статьи 21 или частью второй статьи 25 Закона, т.е. сведения о заявке опубликованы, и на дату публикации заявка не отозвана и не признана отозванной.

В том случае, когда сведения об указанной заявке еще не опубликованы и заявка не отозвана и не признана отозванной, заявителю сообщается о наличии такой заявки (без указания ее библиографических данных, кроме номера заявки и даты ее подачи, и без раскрытия содержания). Заявителю сообщается также о том, что в силу указанной причины эта заявка на данный момент не может быть включена в уровень техники и выдача патента по рассматриваемой заявке (при условии соответствия заявленного изобретения другим условиям патентоспособности) может состояться, но если в дальнейшем сведения об этой заявке будут опубликованы и появится возможность для любого лица ознакомиться с ее документами в соответствии с пунктом 6 статьи 21 или частью второй статьи 25 Закона, выданный патент может быть оспорен в соответствии с пунктом 1 статьи 29 Закона. Заявителю также сообщается, что он может внести изменения в формулу изобретения, чтобы наличие заявки с более ранним приоритетом не могло явиться основанием для вывода о несоответствии заявленного изобретения требованию новизны, или отложить рассмотрение заявки до наступления определенности по заявке с более ранним приоритетом. При несогласии заявителя с предложениями эксперта рассмотрение заявки продолжается в установленном настоящими Правилами порядке.

Как уже указывалось, более ранняя заявка того же заявителя, что и рассматриваемая заявка, не может быть включена в уровень техники с даты приоритета при проверке новизны изобретения.

Однако после регистрации изобретения или полезной модели по более ранней заявке того же заявителя в соответствующем реестре эти изобретение или полезная модель, квалифицируемые как запатентованные в Российской Федерации, могут в объеме формулы включаться с даты приоритета в уровень техники в отношении рассматриваемой заявки (см. раздел 1.5.2 настоящих Рекомендаций).

1.5.3.3. Поданные другими лицами евразийские заявки с более ранним приоритетом включаются в уровень техники при соблюдении условий, приведенных в пункте 27 Правил и в разделах 1.5.3.1 - 1.5.3.2 настоящих Рекомендаций. При решении вопроса о соблюдении в отношении евразийской заявки требования, указанного в разделе 1.5.3.1, следует иметь в виду, что возможность ознакомления с документами евразийской заявки может появиться у любого лица после публикации на русском языке Евразийским патентным ведомством в соответствии с Евразийской патентной конвенцией.

1.5.3.4. Заявки на изобретение или полезную модель с более ранним приоритетом включаются в уровень техники (при соблюдении условий, приведенных в разделах 1.5.3.1 и 1.5.3.2) в отношении описания и формулы, содержащихся в этой заявке на дату ее подачи. Если эта дата более поздняя, чем дата приоритета рассматриваемого изобретения, то заявка с более ранним приоритетом включается в уровень техники в части ее содержания, совпадающей с содержанием документов, послуживших основанием для установления приоритета.

1.5.4. Общие принципы проверки новизны

Проверка новизны заявленного изобретения проводится после получения экспертизой вывода о том, что это изобретение соответствует условию промышленной применимости (подпункт (4) пункта 19.5.1 Правил).

1.5.4.1. В соответствии с пунктом 19.5.2 Правил проверка новизны изобретения проводится в отношении всей совокупности признаков, содержащихся в независимом пункте формулы изобретения, предложенной заявителем.

1.5.4.2. Изобретение признается известным из уровня техники и не соответствующим условию новизны, если в уровне техники выявлено средство, которому присущи признаки, идентичные всем признакам, содержащимся в предложенной заявителем формуле изобретения, включая характеристику назначения. Из приведенного следует, что при проверке новизны изобретения принимаются во внимание и содержащиеся в формуле несущественные признаки (в том числе и не исключенные заявителем по предложению эксперта).

При решении вопроса об идентичности признаков необходимо анализировать содержание признака. При этом форма его выражения не имеет значения. Например, если признаком устройства является геометрическая форма какого-либо его элемента, то одна и та же форма может быть выражена словесно, математической зависимостью или графически. То же относится к устройству, изображенному графически (на чертеже) и описанному словесно, или к химическому соединению, изображенному символами и названному по химической номенклатуре, и т.п.

Все признаки известного средства, идентичные признакам, содержащимся в формуле заявленного изобретения, должны содержаться в одном источнике информации.

1.5.4.3. Как было показано выше, для отрицания новизны заявленного изобретения достаточно соблюдение всех условий, приведенных в подпункте (3) пункта 19.5.2 Правил.

Однако это не означает, что во всех случаях необходимо выявление источника, в котором раскрыто средство, охарактеризованное (именно в этом источнике) всеми признаками, включенными в независимый пункт формулы изобретения.

Формулировка, приведенная в указанном пункте, требует лишь известности средства, которому присущи признаки, идентичные всем признакам, содержащимся в предложенной заявителем формуле изобретения (включая характеристику назначения), но не наличия в источнике, из которого известно средство, всех без исключения признаков в том виде, как они включены заявителем в формулу изобретения. Поэтому, если в конкретном случае можно доказать, что все признаки независимого пункта формулы заявленного изобретения присущи известному средству, описанному в выявленном источнике, то независимо от полноты его характеристики непосредственно в этом источнике применение нормы подпункта (3) пункта 19.5.2 Правил для отрицания новизны изобретения не будет ошибкой.

1.5.4.3.1. В первой группе ситуаций отличия заявленного средства от известного в том виде, как оно описано в выявленном источнике, исчерпываются признаками, которые при осуществлении известного средства реализуются "автоматически".

Пример 1.

Носитель рекламы, состоящий из отдельных рекламных листов, образованных подложкой и прямоугольными рекламными вставками, отличающийся тем, что каждая рекламная вставка выполнена съемной на самоклеящейся основе и имеет длину 10 см, ширину 4 см и площадь 40 кв. см.

Из уровня техники выявлен источник информации, в котором описан носитель рекламы, совпадающий с предложенным по всем признакам, включая форму и линейные геометрические размеры рекламных вставок, но без признака, характеризующего их площадь.

В этом случае можно сделать вывод, что последний признак является следствием формы и линейных размеров рекламных вставок. Они одинаковы для известного и заявленного устройств. Следовательно, указанный признак объективно присущ как известному, так и заявленному устройствам. Несмотря на то, что этот признак не включен в характеристику известного объекта, этот объект и заявленный объект тождественны.

Поэтому можно констатировать, что выявлено средство, которому присущи признаки, идентичные всем признакам, содержащимся в предложенной заявителем формуле изобретения, включая характеристику назначения, и отрицать на этом основании новизну заявленного изобретения со ссылкой на подпункт (3) пункта 19.5.2 Правил.

Следует учесть, что если бы в источнике информации была приведена площадь рекламных вставок 40 кв. см, но не было бы сведений об их форме, то вывод об отсутствии новизны нельзя было бы признать обоснованным, так как такую же площадь могут иметь прямоугольные вставки размером 5 х 8 см или 2 х 20 см, круглые вставки диаметром примерно 7,15 см и т.д.

Пример 2.

Предложен жаропрочный сплав, содержащий элементы А, Б, В, Г и Д, отличающийся тем, что он дополнительно содержит элементы Е и Ж при следующем содержании, мас.%:

А - 0,30 - 0,38;

Б - 5,60 - 5,98;

В - 23,0 - 25,8;

Г - 26,0 - 26,8;

Е - не более 0,03;

Ж - не более 0,05;

Д - остальное,

причем соотношение содержаний элементов (А + Б) : В должно быть не более 0,277.

В процессе проведения экспертизы по существу обнаружен источник информации, в котором описан жаропрочный сплав, полностью совпадающий с предложенным сплавом по признакам, характеризующим его качественный и количественный состав. Однако указанный признак, характеризующий соотношение ингредиентов (А + Б) : В не более 0,277, в этом источнике отсутствует.

Анализ материалов заявки и обнаруженного источника информации, содержащего сведения об известном сплаве, позволяет сделать вывод, что данный признак является следствием одинаковых для известного и заявленного сплавов признаков, характеризующих количественное содержание в них элементов А, Б и В (при максимальном содержании А и Б и минимальном содержании В отношение суммы А и Б к В равно именно 0,277). Поэтому данный признак объективно присущ как известному, так и заявленному сплавам. Несмотря на отсутствие его в характеристике известного сплава, он реализуется в этом сплаве "автоматически", без необходимости выполнения каких-либо условий дополнительно к тем, которые определяют общий для обоих сплавов качественный и количественный состав.

    Приведенное простейшее  соотношение (А + Б) : В <= 0,277 легко
могло  быть  заменено  любой  другой (произвольной) функциональной
зависимостью, содержащей предельные значения содержаний  некоторых
ингредиентов  и  константу,  вычисляемую  исходя  из   вида   этой
произвольно выбранной зависимости и предельных значений содержания
                                              2    2
ингредиентов  в известном  сплаве (например, Е  + Ж  <= 0,0034 или
 2    2
Е  + Ж  - 0,0034 <= 0).

Не следует смешивать описанный выше пример со случаем, когда при исследовании уровня техники выявлено известное решение, с которым заявленное изобретение соотносится по принципу "уже - шире".

Если бы был предложен, например, сплав с признаком 0,20 <= (А + Б) : В <= 0,25, то указанный при этом численный диапазон был бы более узким, чем это возможно при произвольном сочетании А, Б и В в указанных выше пределах. Если бы при этом в заявке было указано также, что данный сплав предназначен, например, для изготовления лопаток турбин авиационных двигателей, то формула заявленного изобретения могла бы быть уточнена путем соответствующей конкретизации формулировки назначения жаропрочного сплава и изобретение могло бы быть признано новым (при условии, что уровень техники не содержит информации о такой области использования известного жаропрочного сплава).

В этом случае обсуждаемый признак означал бы наличие дополнительного ограничения на выбор соотношения компонентов А, Б и В: каждый из них по-прежнему выбирается в указанных пределах, но сочетание их должно быть не любым, а удовлетворяющим приведенному выше дополнительному условию.

Пример 3.

Данный пример относится к случаю, когда в формулу изобретения введена "лишняя" характеристика элемента (узла устройства, материала, из которого изготавливается деталь, операции или режима способа, состава вещества и т.п.) в дополнение к исчерпывающей характеристике этого элемента через один или несколько других признаков, содержащихся в формуле.

В электрической схеме проводник выполнен из сплава, содержащего медь, никель и марганец при их следующем содержании в мас.%:

медь - 58 - 60;

никель - 32 - 40;

марганец - 1 - 2,

    при этом   его  прочность на растяжение находится  в  пределах
            5
(40 - 72) 10  Н/м.

В условиях данного примера предполагается, что прочность на растяжение полностью определяется качественным и количественным составом сплава и известна для этого сплава из уровня техники (может быть определена по соответствующим справочникам). Поэтому в случае, если будет обнаружен источник информации, в котором описана идентичная электрическая схема и указано, что проводник выполнен из сплава идентичного количественного и качественного состава, отсутствие в этом источнике информации о прочности на растяжение проводника из такого сплава не должно являться препятствием для вывода о несоответствии заявленного устройства условию патентоспособности "новизна". Независимо от наличия в этом источнике такой информации, все признаки заявленного устройства объективно присущи известному средству.

Пример 4.

Аналогичный изложенному выше подход может быть применен и в случае, когда в формулу включена некоторая характеристика элемента заявляемого средства, относящаяся к какому-либо свойству или качеству этого элемента, обычно не применяемому для характеристики этого элемента или вообще ранее не известному свойству, но объективно ему присущая в силу его определенной конструкции, состава или известных физико-химических свойств.

Например, предложен способ получения устойчивого к растрескиванию электроизоляционного материала, включающий нанесение электроизоляционной слоистой композиции, содержащей полимерный материал основы и наполнитель, на подложку, отличающийся тем, что указанная композиция содержит жидкий каучук типа СКТН-3 в количестве X мас.ч., жидкость типа ГКЖ-94 с кинематической вязкостью, составляющей 600 - 1000 кв. м/сек. при температуре 250 - 420 град. С, в количестве Y мас.ч., порошок для прессования в количестве Z мас.ч. и отвердитель.

Установлено, что известен способ получения устойчивого к растрескиванию электроизоляционного материала, включающий все признаки заявленного способа, за исключением кинематической вязкости ингредиента "жидкость типа ГКЖ-4" при определенной температуре. Можно предположить, что приведенные значения кинематической вязкости в указанном интервале температур являются физическим свойством конкретного вещества - жидкости типа ГКЖ-94, и для реализации рассматриваемого признака при осуществлении способа не требуется ничего иного, кроме использования в способе именно этого вещества.

Если это действительно так, то несмотря на то, что рассматриваемая характеристика указанного ингредиента не описана в имеющемся источнике информации (а может быть, и вообще применительно к нему никогда не определялась), она объективно присуща указанному веществу. В таком случае нельзя признать заявленное изобретение новым. Но такому выводу должен предшествовать глубокий анализ как документов заявки, так и дополнительных материалов, представляемых заявителем в ответ на запрос, содержащий просьбу экспертизы пояснить связь технического результата с признаками изобретения. Например, в описании изобретения или в ответе заявителя могут содержаться пояснения заявителя к механизму достижения желаемого технического результата, для которого важно наличие указанной кинематической вязкости в названном диапазоне температур, и сведения о том, что жидкость ГКЖ-94, как установлено заявителем, обладает именно такой кинематической вязкостью.

Пример 5.

Возможен также случай, когда в формуле изобретения присутствует признак, охарактеризованный через терминологическое название средства и одновременно через его качество или свойство, имеющее неразрывную связь с функцией этого средства.

Например, в формулу изобретения включен признак "вал для передачи крутящего момента", а в источнике информации описана вся совокупность признаков устройства, включая вал; но без указания на то, что вал предназначен для передачи крутящего момента. Однако известно, что вал согласно его определению предназначен именно для передачи крутящего момента. Указание на это в формуле изобретения является "лишним", и присутствие такого указания в источнике информации, содержащем все остальные признаки формулы изобретения, для вывода об отсутствии новизны у предлагаемого изобретения не требуется.

Таким образом, общим для всех рассматриваемых примеров, относящихся к первой группе ситуаций, является равнозначность понятий, которыми охарактеризованы рассматриваемый и известный объекты, что и позволяет отрицать новизну рассматриваемого объекта.

1.5.4.3.2. В ситуациях второй группы характеристика заявленного средства в формуле изобретения совпадает с характеристикой его в выявленном источнике, за исключением одного или нескольких признаков, по-разному выражающих одни и те же особенности средства.

Так, в формуле изобретения может присутствовать признак, относящийся к значению какой-либо физической величины, а в имеющемся источнике информации приведена та же совокупность признаков с единственным отличием: использовано значение иной физической величины, при этом обе физические величины связаны друг с другом известными зависимостями и их значения соответствуют друг другу.

Пример 6.

Предложено оборудование летательного аппарата, содержащее источник света и связанный с ним оптически прозрачный элемент, отличающееся тем, что оно снабжено светофильтром, участок которого выполнен из материала с коэффициентом поглощения излучения в диапазоне длин волн 630 - 950 нм, составляющим 30 - 80%.

В известном источнике информации описана та же совокупность признаков, что и в заявленном устройстве, кроме того, что признак, относящийся к выполнению участка светофильтра, изложен иначе, а именно: "участок светофильтра выполнен из материала с коэффициентом пропускания излучения в диапазоне длин волн 630 - 950 нм, составляющим 20 - 70%".

Если рассматривать приведенный источник информации с позиций подпункта (1) пункта 19.5.2 Правил, то этот источник не содержит признаков, идентичных всем признакам, содержащимся в предложенной заявителем формуле изобретения. Признак "участок которого выполнен из материала с коэффициентом поглощения излучения в диапазоне длин волн 630 - 950 нм, составляющим 30 - 80%" отсутствует. Однако вместо него имеется признак, выраженный через величину коэффициента пропускания, составляющего, как известно из уровня техники, 100% в сумме с коэффициентом поглощения. Поэтому признак "коэффициент поглощения 30 - 80%", хотя и отсутствует в обнаруженном источнике, присущ известному устройству и, следовательно, заявленное устройство не ново.

Другим примером может быть использование в источнике информации физической характеристики, обратной той, которая упомянута в формуле изобретения (период колебаний и частота; электрическое сопротивление и проводимость и т.п.) при соответствующих друг другу численных значениях этих величин. Поскольку заявленному средству в том виде, как оно охарактеризовано в формуле изобретения, присущи только признаки известного средства, описанного в обнаруженном источнике информации, не может идти речь о новизне заявленного средства, хотя признаки в формуле изобретения и источнике информации выражены по-разному.

1.6. Проверка изобретения на соответствие условию патентоспособности "изобретательский уровень"

1.6.1. Условие патентоспособности "изобретательский уровень" и источники информации, привлекаемые при оценке соответствия изобретения этому условию

В соответствии с пунктом 1 статьи 4 Закона изобретение имеет изобретательский уровень, если оно для специалиста явным образом не следует из уровня техники.

Уровень техники включает любые сведения, ставшие общедоступными в мире до даты приоритета изобретения.

При определении уровня техники общедоступными считаются сведения, содержащиеся в источнике информации, с которым любое лицо может ознакомиться само либо о содержании которого ему может быть законным путем сообщено.

Даты, являющиеся определяющими для включения источника информации в уровень техники, указаны для разных видов источников в пункте 22.3 Правил.

При проверке изобретательского уровня в уровень техники не включаются источники, содержащие общедоступную информацию, относящуюся к изобретению, раскрытую автором, заявителем или любым лицом, получившим от них прямо или косвенно эту информацию, если заявка на это изобретение подана в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности не позднее шести месяцев с даты раскрытия информации (дата раскрытия определяется для разных видов источников информации, как указано выше).

В силу наличия указанной льготы в уровень техники не могут быть включены, в частности, более ранние публикации автора, содержащие сведения об изобретении, а также опубликованные сведения о ранее поданной заявке, если состав ее заявителей и/или авторов хотя бы частично совпадает с составом заявителей и/или авторов рассматриваемой более поздней заявки.

Если из общедоступного источника информации, содержащего сведения, относящиеся к изобретению, не следует, что они раскрыты заявителем (или одним из заявителей) и/или автором (или одним из авторов), указанные сведения учитываются при выводе о возможном несоответствии изобретения условию "изобретательский уровень", о чем сообщается заявителю. В случае представления заявителем доказательств того, что соответствующая информация, ставшая общедоступной менее чем за 6 месяцев до даты подачи заявки, получена от заявителя и/или автора изобретения, т.е. соблюдены условия предоставления указанной льготы, включение такой информации в уровень техники будет невозможным.

Необходимо помнить о том, что включение в уровень техники собственно заявок, имеющих более ранний приоритет, предусмотрено Законом только в отношении новизны изобретения, таким образом, это положение неприменимо при проверке изобретательского уровня.

1.6.2. Принципы проверки изобретательского уровня

1.6.2.1. Как уже указывалось ранее, при проверке изобретательского уровня заявленного изобретения устанавливается, не следует ли оно для специалиста явным образом из уровня техники.

В подпункте (2) пункта 19.5.3 Правил приведен алгоритм проверки изобретательского уровня как один из путей проверки изобретения на соответствие этому условию патентоспособности. В соответствии с этим алгоритмом изобретение признается соответствующим указанному требованию, если не выявлены решения, имеющие признаки, совпадающие с его отличительными признаками, или такие решения выявлены, но не подтверждена известность влияния отличительных признаков на указанный заявителем технический результат.

Проверка соблюдения указанных условий включает:

- определение наиболее близкого аналога (прототипа);

- выявление признаков, которыми заявленное изобретение, охарактеризованное в независимом пункте формулы, отличается от этого наиболее близкого аналога (отличительных признаков);

- выявление из уровня техники решений (т.е. не только аналогов), имеющих признаки, совпадающие с отличительными признаками рассматриваемого изобретения, и анализ этих решений для установления известности влияния отличительных признаков на указанный заявителем технический результат.

При выявлении наиболее близкого аналога следует руководствоваться соответствующими положениями, приведенными в пункте 3.2.4.2 Правил. Особое внимание необходимо обратить на требование к аналогу, заключающееся в совпадении назначения известного средства, относимого к аналогу, с характеристикой назначения, указанной в формуле изобретения.

Что же касается технического результата, то, как указано в подпункте (1) пункта 3.2.4.3 Правил, он представляет собой характеристику технического эффекта, свойства, явления и т.п., объективно проявляющихся при осуществлении способа или при изготовлении либо использовании продукта, в том числе при использовании продукта, полученного непосредственно способом, воплощающим изобретение.

1.6.2.1.1. При поиске известных решений, которым присущи отличительные от прототипа признаки заявленного изобретения, применяются различные подходы, в зависимости от характера отличительных признаков.

Если эти признаки являются функционально самостоятельными, такими как: узел, деталь устройства (блок, привод, фреза, подшипник и т.п.), ингредиент композиции (пластификатор, наполнитель, химическое соединение, сплав определенного состава, растворитель, поверхностно-активное вещество и т.п.), прием способа (шлифование, вибрация, сушка и т.п.), вещество, материал, приспособление, используемые в способе, то в процессе анализа уровня техники проводится поиск решений, которым могут быть присущи эти функционально самостоятельные признаки. Поиск таких признаков проводится как в известных объектах, так и в их частях, безотносительно к назначению этих объектов и их частей.

Если отличительные признаки являются не функционально самостоятельными, а, например, такими как: количественные признаки; признаки, описывающие геометрическую форму; наличие электрической, кинематической и др. связи; взаимное расположение; последовательность во времени; свойство и т.п., то поиск таких признаков не может проводиться в отрыве от тех функционально самостоятельных признаков, к которым они относятся (независимо от того, является ли соответствующий функционально самостоятельный признак общим с прототипом или отличительным от него). Поэтому в первую очередь обращаются к источникам информации, в которых могут содержаться сведения о самих функционально самостоятельных признаках, затем к сведениям о принципах их функционирования, зависимостях, закономерностях, существующих в данной области техники, из которых может быть выявлено влияние функционально несамостоятельных признаков указанного типа на технический результат.

Наиболее распространена ситуация, когда в уровне техники обнаружена информация о признаках, являющихся отличительными признаками заявленного изобретения. Если из этой информации выявляется влияние этих признаков на достижение технического результата, указанного в заявке на изобретение, последнее не отвечает условию изобретательского уровня.

Если отличительных признаков несколько и каждый из них влияет в заявленном изобретении на достижение своего технического результата, для отрицания изобретательского уровня возможно обнаружение информации о каждом из этих признаков (и его влиянии на соответствующий технический результат) в разных источниках.

Аналогичный подход применяется в случае, когда отличительные признаки влияют на достижение одного и того же технического результата, но порознь друг от друга.

Если же несколько отличительных признаков обусловливают возможность достижения технического результата лишь в совокупности, необходимо обнаружение решения, которому присуща вся совокупность отличительных признаков и сведений о ее влиянии на технический результат.

Если в обнаруженной информации отсутствуют сведения об обеспечиваемом изобретением техническом результате или из нее не выявляется влияние отличительных в заявленном изобретении признаков на достижение такого результата, изобретение отвечает условию изобретательского уровня.

Рассмотрим пример. Заявлен комплекс охранной сигнализации для зала картинной галереи, содержащий датчики, срабатывающие при прикосновении к наиболее ценным картинам, и телевизионную систему, в состав которой входят телекамера, выполненная с возможностью наведения на любую из охраняемых картин, и подключенный к ней видеомагнитофон. Комплекс отличается тем, что телевизионная система выполнена с возможностью автоматического наведения телекамеры на ту картину, датчик которой сработал, причем телекамера выполнена чувствительной к инфракрасным (невидимым) лучам. Кроме того, отличием комплекса является наличие в его составе видеомагнитофона, подключенного к телекамере.

В комплексе, являющемся прототипом заявленного, управление наведением телекамеры осуществлялось дистанционно оператором, находящимся за пультом в дежурном помещении, по наблюдаемому им изображению на телеэкране с учетом известного ему расположения картин и того, какой датчик сработал (соответствующая информация отображается на мнемосхеме).

Технический результат, усматриваемый заявителем, заключается в повышении скорости и точности наведения телекамеры благодаря исключению оператора из этого процесса и его автоматизации, а также в улучшении качества изображения покушающегося на ограбление независимо от наличия естественного или применения покушающимся искусственного освещения, в том числе и в случае, когда он обходится без освещения, пользуясь прибором ночного видения. Технический результат заключается также в возможности фиксации этого изображения.

В данном случае одно из отличий относится к функционально самостоятельному признаку - телевизионной системе, выполненной с автоматическим наведением телекамеры, оптическая ось которой устанавливается в одном из заранее выбранных направлений, в зависимости от того, какой датчик сработал. Признак, характеризующий такую способность (свойство) телевизионной системы, не является функционально самостоятельным. Кроме того, телевизионная система по соответствующим входам соединена с выходами датчиков (наличие такого соединения - признак, не являющийся функционально самостоятельным).

Следующее отличие относится к функционально самостоятельному признаку - телекамере, являющейся частью телевизионной системы. Оно заключается в выполнении ее чувствительной к инфракрасным лучам, т.е. относится к свойству, которым должна обладать телекамера.

Еще одно отличие заключается в дополнении комплекса видеомагнитофоном (функционально самостоятельный признак) и подключении его к телекамере (признак, не являющийся функционально самостоятельным).

В результате поиска в отношении первого функционально самостоятельного признака, имеющего иное выполнение, чем в комплексе-прототипе, - телевизионной системы установлена известность такой же системы, применяемой в комплексе охранной сигнализации банка, где в каждом помещении имеется телевизионная система с телекамерой, автоматически наводимой на тот или иной находящийся в помещении сейф, в зависимости от того, какой из них пытаются вскрыть. В этом же источнике информации обнаружен и не являющийся функционально самостоятельным признак, характеризующий наличие связей телевизионной системы по соответствующим входам с выходами датчиков (в данном случае срабатывающих от прикосновения не к картинам, а к сейфам). Таким образом, для названных отличительных признаков выявлены известность их самих и известность их влияния на достигаемый технический результат.

При поиске в отношении второго функционально самостоятельного признака, имеющего иное выполнение, чем в комплексе-прототипе, - телекамеры установлена известность телекамеры, чувствительной к инфракрасным лучам и обеспечивающей получение изображения объекта в условиях отсутствия естественного или искусственного освещения в видимом диапазоне спектра. Таким образом, и для этого отличительного признака установлена его известность в сочетании с известностью влияния на достигаемый технический результат.

Наконец, функционально самостоятельный отличительный признак (наличие видеомагнитофона) в сочетании с признаком, характеризующим его подключение к телекамере (не являющимся функционально самостоятельным), также обнаружен вместе со сведениями о том, что такой совокупностью признаков обеспечивается возможность фиксации изображения объектов, находящихся в поле зрения телекамеры.

Ввиду отсутствия указания на какие-либо иные виды технического результата, кроме рассмотренных, заявленное изобретение не может быть признано имеющим изобретательский уровень: оно следует для специалиста явным образом из уровня техники, поскольку для получения желаемого результата использованы известные из уровня техники средства, приемы, для которых известна возможность получения с их помощью такого же результата.

Однако ситуация была бы другой, если бы был выявлен технический результат, обеспечиваемый заявленным изобретением, отличный или дополнительный к рассмотренным. Например, если бы в комплексе-прототипе было предусмотрено включение в охраняемом зале искусственного освещения при срабатывании хотя бы одного из датчиков для обеспечения работы входящей в его состав телекамеры, то для заявленного комплекса мог бы быть выявлен такой технический результат, как отсутствие фактора, демаскирующего его работу. Наличие такого фактора в комплексе-прототипе предоставляет лицу, покушающемуся на ограбление, информацию о том, что оно замечено, и это дает ему возможность своевременно скрыться. Ни одно из обнаруженных при поиске известных решений не позволяет выявить результат, состоящий в исключении названного фактора: известность телекамеры, чувствительной к инфракрасным лучам, свидетельствует о том, что из уровня техники для специалиста следует, что такую камеру нужно использовать в телевизионной системе для работы в условиях отсутствия естественного и искусственного освещения, но информации о том, как исключить источник информации, которым является вспышка света для покушающегося на ограбление, в уровне техники нет. Поэтому в такой ситуации (в условиях данного примера, когда не выявлены другие источники информации) о заявленном изобретении нельзя было бы сказать, что оно следует явным образом из уровня техники, его можно было бы признать соответствующим условию изобретательского уровня.

1.6.2.1.2. При оценке технического результата необходимо учитывать не только качественно иной по сравнению с прототипом результат, но и изменение количественной меры результата, присущего прототипу. Кроме того, известность влияния отличительных признаков на достижение анализируемого результата, выявляемая из уровня техники, не препятствует признанию изобретения имеющим изобретательский уровень, если в нем обеспечивается большая степень влияния, чем это следует из уровня техники.

Например, предложена питательная среда для выращивания анаэробных бактерий, содержащая источник азота, хлористый натрий и воду, отличающаяся тем, что она дополнительно содержит глюкозу и тиомочевину, а в качестве источников азота - коллаген и пептон при следующем соотношении компонентов, г/л воды:

коллаген - 8,7 - 11,7;

пептон - 12,0 - 15,0;

хлористый натрий - 0,4 - 0,5;

глюкоза - 0,3 - 0,4;

тиомочевина - 1,3 - 2,6.

Изобретение направлено на достижение технического результата, заключающегося в ускоренном росте бактерий.

Известно, что глюкоза и тиомочевина служат в питательных средах источниками углерода, а коллаген и пептон - источниками азота.

Известно также, что в питательных средах для выращивания анаэробных бактерий обязательно присутствие специальных добавок - стимуляторов роста.

Предложенная среда, не содержащая известных добавок, стимулирующих рост, а включающая в свой состав только источники азота и углерода, известные не как стимуляторы роста, а как традиционные компоненты среды, необходимые вообще для выращивания анаэробных бактерий, должна быть признана отвечающей изобретательскому уровню, так как из уровня техники не выявляется влияние указанных выше компонентов на достижение технического результата - ускорения (стимулирования) роста бактерий.

1.6.2.1.3. Если в отношении какого-либо отличительного признака изобретения (функционально самостоятельного или признака, не являющегося функционально самостоятельным, в сочетании с тем функционально самостоятельным, к которому он относится) влияние на технический результат заявителем не определено и если обнаружено известное решение, содержащее такой же признак, то достаточным для вывода о несоответствии изобретения условию изобретательского уровня является приведение ссылки на известность решения с таким признаком без подтверждения известности его влияния на какой-либо результат. Данное положение относится также к отличительным признакам, не являющимся необходимыми для реализации заявленным средством его назначения, если решается задача расширения арсенала средств определенного назначения и технический результат заключается только в реализации этого назначения.

Указанный вывод правомерен, если сведения о других отличительных признаках (если они имеются) и их влиянии на указанный технический результат обнаружены в уровне техники.

И, наоборот, если в уровне техники не обнаружено решение с таким признаком, изобретение может быть признано соответствующим условию изобретательского уровня, несмотря на отсутствие связи этого признака с каким-либо техническим результатом, так как в этом случае не может быть доказано, что изобретение следует для специалиста явным образом из уровня техники.

Например, может быть заявлена группа изобретений, одно из которых относится к новому материалу, а другое - к крышке для укупорки стеклянных банок, имеющей одинаковую с известной геометрическую форму, но выполненной из этого нового материала. Такая крышка должна быть признана соответствующей условию изобретательского уровня, даже если заявитель не укажет никакого технического результата, обусловленного выполнением крышки из этого материала. Ситуация не изменится и в том случае, когда упомянутый материал не будет заявлен как одно из изобретений группы, но его признаки использованы для характеристики крышки.

Согласно подпункту (7) пункта 19.5.3 Правил подтверждение известности влияния отличительных признаков на указанный заявителем технический результат не требуется и в случае, если установлено, что этот результат не достигается.

Подпункт (7) пункта 19.5.3 Правил содержит также положение о том, что при проверке изобретательского уровня не принимаются во внимание отличительные признаки, которые необходимы лишь для получения результата, не являющегося техническим, или результата, который не может быть признан относящимся к средству, воплощающему изобретение, с учетом положений подпункта (1.1) пункта 3.2.4.3 Правил. Наличие таких признаков выявляется при проверке формулы изобретения, проводимой в соответствии с подпунктом (4) пункта 19.4 Правил (см. раздел 1.2.3 настоящих Рекомендаций). Для этих признаков при отрицании изобретательского уровня не требуется устанавливать известность из уровня техники. Есть еще один вид признаков, не принимаемых во внимание при проверке изобретательского уровня. Это признаки, в отношении которых не соблюдено требование подпункта (4) пункта 3.3.1 Правил, предписывающее выражать признаки в формуле изобретения таким образом, чтобы обеспечить возможность понимания специалистом на основании уровня техники их смыслового содержания. Такие признаки, если они выявлены при проверке формулы изобретения, проводимой в соответствии с подпунктом (3) пункта 19.4 Правил (см. раздел 1.2.2 настоящих Рекомендаций), не принимаются во внимание не только при проверке изобретательского уровня, но и вообще при проведении экспертизы изобретения.

Например, предложена откидная подножка для трамвая, отличающаяся тем, что она представляет собой складную ступеньку, содержащую стенку и шарнирно соединенную с ней полку, и выполнена с возможностью перевода в рабочее состояние, при котором стенка и полка принимают, соответственно, вертикальное и горизонтальное положение, кроме того, их поверхности имеют покрытие из рифленой резины и на них нанесены с возможностью адекватного восприятия пассажирами надписи "вход" и "выход".

Из описания следует, что покрытие из рифленой резины на полке, занимающей в рабочем состоянии горизонтальное положение, выполнено для предотвращения скольжения по ее поверхности. Относительно назначения такого покрытия на стенке, занимающей в рабочем состоянии вертикальное положение, сведения в описании отсутствуют, и заявитель не смог их представить, но не исключил этот признак из формулы. Заявитель отказался также исключить признак, касающийся наличия надписей "вход" и "выход", несмотря на то, что экспертиза указала на нетехнический характер результата, для которого необходимы эти признаки, информирующие пассажиров о назначении подножки. Относительно признака, касающегося нанесения этих надписей "с возможностью адекватного восприятия пассажирами", экспертиза пришла к выводу о несоответствии его требованию подпункта (4) пункта 3.3.1 Правил, так как только после объяснения заявителя (но не из уровня техники) стало понятно, что он имел в виду размещение надписи "выход" на полке и с такой ориентацией букв, чтобы эта надпись нормально прочитывалась выходящими пассажирами, а надписи "вход" - на стенке с такой ориентацией букв, чтобы она нормально прочитывалась входящими пассажирами.

С учетом характера описанных признаков и изложенного выше при дальнейшей проверке заявленного изобретения с точки зрения изобретательского уровня в условиях данного примера не следует принимать во внимание признаки, относящиеся к наличию надписей "вход" и "выход". Не должен приниматься во внимание и признак, касающийся нанесения этих надписей "с возможностью адекватного восприятия пассажирами" (однако это уже не имеет принципиального значения, так как само наличие надписей не учитывается). Применительно к признаку, относящемуся к наличию покрытия из рифленой резины на стенке, при отрицании изобретательского уровня достаточно показать известность выполнения какой-либо поверхности с таким покрытием безотносительно к результату, для достижения которого это делается. В частности, для этого приемлем тот же источник, что и для доказательства известности нанесения покрытия из рифленой резины как технического приема для предотвращения скольжения, использованного при выполнении полки с таким покрытием. Но если бы заявитель указал технический результат, для достижения которого стенка выполнена с указанным покрытием (таким результатом могло бы быть, например, обеспечение технологичности конструкции путем выполнения полки и стенки в механическом отношении полностью идентичными), то было бы необходимо приведение дополнительной ссылки на источник, из которого известен аналогичный путь достижения такого результата.

1.6.2.1.4. Известность влияния отличительных признаков заявленного изобретения на технический результат может быть подтверждена как одним, так и несколькими источниками информации, в том числе и в случае, если изобретение имеет только один отличительный признак. В частности, сам признак может быть описан исчерпывающим образом (т.е. в точности так же, как он охарактеризован в заявке) в одном источнике, а свойства средств, содержащих такой признак, - в другом (других) источнике (источниках). При этом в последних может содержаться либо прямая ссылка на источник, в котором раскрыт признак, либо из контекста ясно, что речь идет именно о нем.

В соответствии с подпунктом (6) пункта 19.5.3 Правил допускается также привлечение аргументов, основанных на общеизвестных вообще и в конкретных областях техники знаниях, без указания источника информации (например, при использовании в изобретении законов Ома или Архимеда, теоремы Пифагора; свойства тела, не имеющего опоры, падать вниз, а не вверх, и т.п.). Однако, если заявитель будет настаивать на указании такого источника информации, соответствующий источник должен быть экспертизой указан.

1.6.2.1.5. Проверка заявленного изобретения, охарактеризованного в многозвенной формуле с зависимыми пунктами, проводится в отношении независимого пункта. Если охарактеризованное в нем изобретение соответствует изобретательскому уровню, проверка в отношении зависимых пунктов не проводится.

Проверка группы изобретений, объединенных единым изобретательским замыслом, проводится в отношении каждого независимого пункта в отдельности.

Если в указанных выше ситуациях изобретение по какому-либо независимому пункту (пунктам) не соответствует условию изобретательского уровня, заявителю сообщается об этом и предлагается высказать свое мнение о целесообразности дальнейшего рассмотрения заявки и, в случае согласия с выводами экспертизы и подтверждения такой целесообразности, представить скорректированную формулу изобретения.

Заявитель может представить также дополнительные сведения о техническом результате, обеспечиваемом изобретением, которые могут изменить первоначальный вывод о несоответствии этого изобретения условию изобретательского уровня.

1.6.2.2. Как указано в разделе 1.6.2.1 настоящих Рекомендаций, установленный Правилами (подпункт (2) пункта 19.5.3) алгоритм проверки изобретательского уровня изобретения представляет собой лишь один из принципов такой проверки. В практике экспертизы встречаются ситуации, при которых вместо использования описанного выше алгоритма можно воспользоваться приведенными ниже (разделы 1.6.2.2.1, 1.6.2.2.2) правилами. Если конкретная анализируемая ситуация полностью соответствует той, к которой относится одно из этих правил, то можно констатировать отсутствие (наличие) изобретательского уровня, т.к. для такой ситуации на основе предшествующего отечественного и зарубежного опыта экспертизы уже установлено, что изобретение следует (не следует) явным образом для специалиста из уровня техники.

1.6.2.2.1. Согласно пункту 19.5.3 Правил не признаются соответствующими условию изобретательского уровня изобретения в следующих случаях.

(1) Изобретения, основанные на дополнении известного средства какой-либо известной частью (частями), присоединяемой(ыми) к нему по известным правилам, для достижения технического результата, в отношении которого установлено влияние именно таких дополнений.

Например, известный прибор для измерения объема газа снабжен анализатором газа, подсоединенным к прибору, при этом достигается только результат расширения функциональных возможностей в том смысле, что при измерении объема смеси различных газов можно установить состав этой смеси.

При известности этого анализатора как самостоятельного прибора или как работающего в этом качестве в других устройствах технический результат оценивается как обусловленный именно дополнением известного прибора известной из уровня техники частью.

Другой пример: известная композиция для изготовления нагревательных элементов дополнена графитом и бентонитом, что позволяет достичь технического результата, состоящего в придании электропроводности и прочности элементам. При известности информации о том, что графит является электропроводным, а бентонит обладает свойствами прочного связующего в формовочных смесях, получаемый результат оценивается как обусловленный влиянием на свойства композиции ее дополнительных ингредиентов графита и бентонита.

Однако если в первом случае, кроме расширения функциональных возможностей, происходит, например, повышение точности измерения состава газа по сравнению с точностью этого анализатора, указанной в информации о нем, а во втором - количественное увеличение характеристик электропроводности и/или прочности по сравнению с указанными в информации, то такие изобретения соответствуют изобретательскому уровню.

(2) Изобретения, основанные на замене какой-либо части (частей) известного средства другой известной частью для достижения технического результата, в отношении которого установлено влияние именно такой замены.

Например, в известной композиции для борьбы с сорняками кукурузы вместо гербицида - трихлорацетата натрия применяют 2-хлор-4,6-бис(этиламино)-симм.-триазин и достигают высокой степени селективности композиции.

Известно, что 2-хлор-4,6-бис(этиламино)-симм.-триазин является гербицидноактивным по отношению к сорнякам кукурузы и практически безопасен для самой кукурузы, что и обусловливает высокую степень селективности композиции в отношении сорняков.

Однако, если при такой замене технический результат количественно возрастает и влияние такой замены на количественный рост известного технического результата не известно, изобретение соответствует изобретательскому уровню.

Пусть, например, предложен состав для пропитки тканого, волокнистого материала, предназначенного для изготовления изделий, используемых преимущественно для тепловой изоляции от воздействия металлических расплавов, включающий наполнитель, огнеупорную глину и фосфатное связующее - однозамещенный фосфат магния, отличающийся тем, что он содержит в качестве наполнителя стабилизированный диоксид циркония при следующем соотношении компонентов, мас.%:

стабилизированный диоксид циркония - 31 - 52;

огнеупорная глина - 3 - 7;

однозамещенный фосфат магния - остальное.

Изобретением достигается результат - увеличение высокотемпературной прочности и устойчивости к расплавам чугуна и стали.

В данном составе наполнитель - моноклинный диоксид циркония - заменен на стабилизированный диоксид циркония, который имеет свойство стабильности кубической структуры в широком диапазоне температур (моноклинный диоксид циркония претерпевает структурные превращения в интервале более низких температур). Кроме того, при температурах пропитки в присутствии фосфатов стабилизированный диоксид циркония частично распадается, образуя свободные оксиды, которые взаимодействуют с фосфатной связкой, образуя связующее сложного состава, обладающее адгезионной способностью, что обусловливает значительное повышение устойчивости материала к расплавам материалов и высокотемпературной прочности.

Известно, что для исключения фазовых превращений и предотвращения появления трещин при изменении температур в процессе эксплуатации керамики диоксид циркония стабилизируют, однако сведения о том, что он при высоких температурах и в присутствии фосфатов образует адгезионнопрочное связующее, не обнаружены.

Таким образом, влияние отличительного признака состава - стабилизированного диоксида циркония - на достижение технического результата - высокотемпературной прочности и устойчивости к расплавам чугуна и стали - не известно из уровня техники, что позволяет признать заявленное изобретение соответствующим условию изобретательского уровня.

(3) Изобретения, основанные на исключении какой-либо части средства (элемента, действия) с одновременным исключением обусловленной ее наличием функции и достижением при этом обычного для такого исключения результата (упрощения, уменьшения массы, габаритов, материалоемкости, повышения надежности, сокращения продолжительности процесса и др.).

Например, из известной композиции исключили взрывоопасный растворитель - керосин - для достижения безопасности ее использования и удешевления, при этом свойства композиции не изменились.

Другой пример: из известной электрической схемы исключили сумматор, поскольку в суммировании данных необходимость отпала, так как на выходе необходимо получить данные об отдельных параметрах. В этом случае происходит упрощение схемы.

Далее: из известного способа исключили прием очистки конечного продукта, так как неочищенный продукт применим в определенной области техники, в результате способ стал дешевле, продолжительность его сократилась.

Все описанные случаи исключения части объекта с одновременным исключением ее функции приводят к достижению обычного для такого исключения результата и, как правило, к сужению возможных областей применения.

При квалификации таких предложений как не соответствующих условию изобретательского уровня, как правило, нет необходимости в анализе иных, кроме описывающих прототип, источников информации, так как из сведений о прототипе обычно ясна функция исключаемой части, а из описания заявленного предложения выявляется, что эта часть не является необходимой для функционирования объектов в той области, где они должны применяться.

Следует иметь в виду, что, если при исключении какого-либо элемента его функция не исключается, а переходит к другому (другим) элементу (элементам) объекта, а сам объект функционирует с теми же или лучшими показателями и в той же сфере, как и до исключения из него этого элемента, подобное изобретение соответствует условию изобретательского уровня, если из известных сведений об оставшихся элементах объекта не следует, что какой-либо из них способен проявлять функцию исключенного элемента.

Например, из известного дубильного состава исключили поверхностно-активное вещество, необходимое для составов подобного рода, что привело к уменьшению загрязнения окружающей среды и удешевлению состава при сохранении всех его дубильных свойств на прежнем уровне. Если сведений о том, что конкретные дубильные вещества, входящие в состав, и другие его компоненты обладают свойствами, обусловливающими их функцию, и поверхностно-активного вещества не обнаружено, подобное предложение признается соответствующим условию изобретательского уровня, так как не известно влияние оставшихся компонентов состава на достижение результата сохранения всех его свойств и характеристик как дубильного вещества.

(4) Изобретения, основанные на увеличении количества однотипных элементов, действий для усиления технического результата, обусловленного наличием в среде именно таких элементов, действий.

Например, для усиления прочности соединения деталей известного устройства увеличено число штырей на одной детали и число отверстий на другой; для увеличения степени чистоты продукта в известном способе его получения один и тот же прием очистки проводят несколько раз.

При квалификации таких предложений как не соответствующих условию изобретательского уровня анализу подвергаются только прототип, из которого ясны функция элемента или действия и их влияние на технический результат, и заявленное предложение, из которого ясно, что получен тот же результат, только усиленный благодаря увеличению количества этих элементов или действий.

К такой ситуации не может быть отнесено, например, предложение выполнять на трубе близко к ее концам две выемки (вместо одной посередине), что приводит к принципиально новой технологии прокладки подземных коммуникаций (в этом случае влияние увеличения числа однотипных элементов на достижение технического результата не известно из уровня техники).

(5) Изобретения, основанные на выполнении известного средства или его части (частей) из известного материала для достижения технического результата, обусловленного известными свойствами материала.

Например, известную форму для изготовления керамических изделий выполняют из трепела (вместо гипса) и достигают результата - уменьшения веса формы, повышения ее прочности и улучшения качества черепка изделия за счет быстрого отсасывания влаги из пористой формы.

Известно, что трепел является более легкой, чем гипс, пористой породой (гипс является монолитом), прочной из-за своего состава (75 - 90% аморфного кремнезема) и структуры (сцементированные мельчайшие частицы), в то время как гипс хрупок. Известно также, что пористые материалы характеризуются высокой проницаемостью для жидкостей и газов. Эти известные свойства трепела влияют на достижение указанных результатов, поэтому такое предложение по замене гипса на трепел как материал, имеющий лучшие свойства указанного характера, признается не соответствующим условию изобретательского уровня.

(6) Изобретения, основанные на создании средства, состоящего из известных частей, выбор которых и связь между которыми осуществлены на основании известных правил, рекомендаций, и достигаемый при этом технический результат обусловлен только известными свойствами частей этого средства и связями между ними.

Например, предложено аналоговое вычислительное устройство для выполнения операции умножения (получения выходного напряжения, пропорционального произведению напряжений на двух входах устройства). Устройство содержит элементы для суммирования и вычитания входных напряжений, подключенные к выходам этих элементов квадраторы (элементы, напряжение на выходе которых пропорционально квадрату входного напряжения), и второй элемент для вычитания, подключенный к выходам упомянутых квадраторов и формирующий разность соответствующих напряжений. Выход этого вычитающего элемента является выходом всего устройства. В качестве технического результата выступает расширение арсенала средств данного назначения - выполнения операции умножения.

Установлено, однако, что известно математическое тождество:

                              2          2
                       (X + Y)  - (X - Y)  = 4XY.

    Известен, кроме  того,  принцип  построения  схем   аналоговых
вычислительных  устройств,  заключающийся  в соединении элементов,
выполняющих  те  или  иные  простейшие  операции, в соответствии с
математическим  выражением, воспроизводимым устройством. В  данном
случае  в  заявленном  устройстве реализуется именно этот принцип:
исходя   из   приведенного   известного   тождества   осуществлено
соединение  входов суммирующего и вычитающего элементов со входами
устройства (в результате чего напряжения на выходах этих элементов
пропорциональны,  соответственно,  X + Y  и  X - Y); для получения
                                      2            2
напряжений,  пропорциональных  (X + Y)   и  (X - Y) ,  к   выходам
упомянутых  элементов  подключены  квадраторы;  для   формирования
                 2          2
разности  (X + Y)  - (X - Y)   выходы  квадраторов  подключены  ко
входам  второго  вычитающего  элемента;  на  выходе  последнего, в
соответствии  с  функциями  и  описанным   характером   соединения
элементов,  формируется  напряжение, пропорциональное произведению
XY.

Таким образом, установлено, что в предложенном устройстве выбор его частей и связь между ними осуществлены на основании известных правил, рекомендаций. При этом названный технический результат (выполнение операции умножения, т.е. получения выходного напряжения, пропорционального произведению входных) обусловлен именно свойствами элементов и связями между ними. Поэтому согласно рассматриваемому "негативному" правилу заявленное устройство не соответствует условию изобретательского уровня.

(7) Изобретения, основанные на применении известного устройства, способа, вещества, штамма по новому назначению, если новое назначение обусловлено его известными свойствами, структурой, выполнением и известно, что именно такие свойства, структура, выполнение необходимы для реализации этого назначения.

Примеры проверки изобретательского уровня изобретений, охарактеризованных в виде применения по определенному назначению, в том числе в случаях, когда данное "негативное правило" не может быть использовано, рассмотрены в разделе 1.8 настоящих Рекомендаций, посвященном таким изобретениям.

(8) Изобретения, основанные на изменении количественного(ых) признака(ов), представлении таких признаков во взаимосвязи либо изменении ее вида, если известен факт влияния каждого из них на технический результат и новые значения этих признаков или их взаимосвязь могли быть получены исходя из известных зависимостей, закономерностей.

Например, в способе обработки рудных пластов с использованием приспособления, имеющего режущую кромку в виде кривой второго порядка, в уравнение которой входят скорость обработки и параметры обрабатываемой среды, для уменьшения энергозатрат предложено изменить значения коэффициентов при упомянутых скорости и параметрах в уравнении кривой второго порядка.

Если влияние этих скорости и параметров на величину энергозатрат при обработке рудных пластов известно, заявленное предложение не соответствует условию изобретательского уровня.

Если в известном способе получения вещества А предложено повысить температуру проведения реакции и в результате процесс ускоряется, а выход вещества А повышается, то такой способ признается не соответствующим изобретательскому уровню, так как известно, что при повышении температуры реакции идут быстрее, известно также, что для данной группы реакций при их ускорении происходит сдвиг процесса в сторону образования веществ типа вещества А.

Если, например, в строительной конструкции размеры деталей, их взаимное расположение, материал деталей предложено выбирать исходя из определенных зависимостей, при этом достигается технический результат упрочнения конструкции, и если указанные зависимости известны и используются в прочностных расчетах, такое предложение не соответствует условию изобретательского уровня.

При использовании обсуждаемого правила следует внимательно проверять соблюдение содержащихся в нем условий. Рассмотрим примеры, когда эти условия не выполнены и вывод об отсутствии изобретательского уровня на основании данного правила был бы ошибочен.

Предложена глобоидная передача, содержащая глобоидный червяк и колесо, протяженность огибающей зоны выходной части зубьев которого не превышает четверти ширины венца, отличающаяся тем, что длину L нарезанной части червяка выбирают из условия:

         2        2
        L  / 4 = R  - {A - R / [utg (arctg (0,02 + tg фи   )) -
                                                        min

                                           2
                          - ДЕЛЬТА / 2 ро]} ,

где R - радиус расчетной окружности колеса;

A - межосевое расстояние передачи;

u - передаточное число;

ДЕЛЬТА - максимальная протяженность огибающей зоны на выходной части зуба колеса;

    фи    - минимальный угол подъема витка червяка;
      min

ро - радиус кривизны витка червяка в нормальном сечении к крайней входной образующей витка.

Изобретением достигается результат, заключающийся в сохранении начального уровня виброактивности передачи в течение всего периода эксплуатации.

Глобоидная передача, являющаяся наиболее близким аналогом, имеет недостаток, состоящий в увеличении уровня ее виброактивности после значительного износа зуба колеса. При соблюдении указанной выше зависимости между длиной нарезанной части червяка и параметрами передачи даже значительный износ зуба колеса не влияет на уровень виброактивности передачи, т.е. сохраняет ее первоначальный уровень.

Известно, что для снижения изменения виброактивности от износа зуба параметры передачи, определяющие длину нарезанной части червяка, выбирают исходя из соотношения:

                             L = 2 R sin ню ,
                                           c

где R - радиус расчетной окружности колеса;

    ню  - половина расчетного угла обхвата.
      c
    Поскольку  в  новой  зависимости  параметр  угла обхвата n  не
                                                              c
фигурирует, а  кроме указанных параметров  использованы  и другие,
влияние    которых    на    технический    результат    сохранения
виброактивности   на  начальном   уровне  независимо   от  степени
износа  зуба  колеса  не  известно,  как  не известны и какие-либо
закономерности,  на  основании   которых   можно   получить  новую
зависимость,  изобретение  соответствует условию изобретательского
уровня.

Заявлена композиция для тушения огня на основе вещества А и добавки вещества Б в количестве 5 - 10 мас.%, способная образовывать пленку на поверхности металлических изделий, роль которой состоит в тушении огня на таких поверхностях. Известна композиция для тушения огня, содержащая смесь тех же веществ А и Б с содержанием Б - 15 - 50 мас.%, непригодная для тушения огня на металлических конструкциях.

Подбор количественных соотношений известных компонентов композиции привел в данном случае к достижению неизвестного технического результата. Поэтому изобретение соответствует условию изобретательского уровня.

1.6.2.2.2. Требованию изобретательского уровня, согласно пункту 19.5.3 Правил, соответствуют, в частности:

(1) способы получения новых индивидуальных соединений (класса, группы) с установленной структурой;

(2) способы получения известных индивидуальных соединений (класса, группы) с установленной структурой, если они основаны на новой для данного класса или группы соединений реакции или на известной для данного класса или группы соединений реакции, условия проведения которой не известны;

(3) индивидуальное соединение, подпадающее под общую структурную формулу группы известных соединений, но не описанное как специально полученное и исследованное и при этом проявляющее новые, не известные для этой группы свойства в качественном или количественном отношении (селективное изобретение);

(4) композиция, состоящая, по крайней мере, из двух известных ингредиентов, обеспечивающая синергетический эффект, возможность достижения которого не вытекает из уровня техники (т.е. проявляющая свойства обоих ингредиентов, но количественные показатели хотя бы одного из этих свойств выше показателей известных свойств отдельного ингредиента).

Случаи, относящиеся к подпунктам (3) и (4), и иллюстрирующие их примеры рассмотрены в разделе 1.9 настоящих Рекомендаций.

1.6.2.2.3. В подпункте (5) пункта 19.5.3 Правил подчеркнуто, что не следует рассматривать заявленное изобретение как не соответствующее изобретательскому уровню из-за его кажущейся простоты и раскрытия в материалах заявки механизма достижения технического результата, если такое раскрытие стало известно не из уровня техники, а только из материалов заявки.

    Например, если  бы  было заявлено изобретение,  относящееся  к
аналоговому  вычислительному   устройству,   описанному   выше   в
подпункте (6) раздела 1.6.2.2.1, и не была установлена известность
                  2          2
тождества  (X + Y)  - (X - Y)  = 4XY,  которое   впервые   описано
заявителем при объяснении работы заявленного устройства, кажущаяся
очевидность не могла  бы  быть основанием для вывода об отсутствии
изобретательского уровня.

Аналогично, если заявлено средство для лечения головной боли, отличающееся от известного наличием ингредиента, обладающего сосудорасширяющим действием, и заявителем объяснено, что более быстрое наступление обезболивающего эффекта обусловлено ускорением "доставки" обезболивающего ингредиента в нужное место благодаря расширению сосудов, вывод об отсутствии изобретательского уровня был бы неправомерен без подтверждения известности подобного приема ускорения действия лекарственных препаратов.

1.6.3. Примеры оценки соответствия заявленных изобретений условию изобретательского уровня

1.6.3.1. Предложена полимерная композиция на основе поливинилхлорида, содержащая пластификатор, стабилизатор и наполнитель, отличающаяся тем, что она в качестве наполнителя содержит аэросил при следующем соотношении ингредиентов (мас.%): пластификатор - 38,0 - 40,0, стабилизатор - 0,7 - 0,8, аэросил - 1,5 - 4,0, поливинилхлорид - остальное.

Изобретением достигается результат уменьшения потери прозрачности изделия из этой композиции после контакта с водой при нормальной и повышенной температуре.

В уровне техники обнаружена информация о том, что аэросил используется в полимерных композициях в качестве наполнителя, известно также его использование в прозрачной полимерной композиции на основе поливинилхлорида в количестве 0,8 - 2,0 мас.% (поливинилхлорида - около 45 мас.%), при этом степень снижения прозрачности изделия из известной композиции после выдержки в кипящей воде в течение 1 часа и в воде при температуре 25 град. C в течение 30 суток не отличается от таких же показателей заявленной композиции.

Таким образом, влияние отличительного признака изобретения - аэросила во взятом количестве на достигаемый результат известно, и, следовательно, предложение не соответствует условию изобретательского уровня.

1.6.3.2. Предложен способ резистивного нагревания токопроводящей жидкости с помощью электродов, погруженных в жидкость, отличающийся тем, что жидкость нагревают в слое, заполненном твердыми, не растворимыми в ней частицами, например кварцевого песка.

Изобретением достигается результат очистки электродов от накипи и уменьшения взрывоопасности процесса. Второй результат обусловлен тем, что между электродами объем нагреваемой жидкости весьма мал, так как она вытесняется твердыми частицами. Это способствует практически мгновенному нагреванию этой жидкости и возможности быстро отключить электроды.

Известно, что если в нагреваемую жидкость ввести твердые нерастворимые частицы, то соли жидкости, выделяясь из нее при нагревании, осаждаются не на сплошных поверхностях (емкости, электродов), а в основном на твердых частицах. На этом явлении основан метод предотвращения образования накипи на таких поверхностях, в данном случае на электродах.

При наличии такой информации влияние отличительных признаков заявленного способа - заполнение твердыми частицами нагреваемой жидкости - на технический результат - очистку электродов от накипи - известно из уровня техники.

Однако информации о том, что наличие слоя твердых частиц в нагреваемой жидкости приводит к практически мгновенному нагреванию жидкости между электродами, не обнаружено, что означает неизвестность из уровня техники влияния указанных отличительных признаков на этот технический результат. Следовательно, способ соответствует условию изобретательского уровня.

1.6.3.3. Проверка изобретательского уровня изобретения может базироваться собственно на положении пункта 1 статьи 4 Закона, приведенном в подпункте (1) пункта 19.5.3 Правил ("изобретение имеет изобретательский уровень, если оно для специалиста явным образом не следует из уровня техники"), без привлечения заведомо установленного алгоритма (предполагающего в качестве первого шага выбор прототипа) или перечня ситуаций, соответствие которым служит основанием для положительного или отрицательного вывода об изобретательском уровне изобретения. Такой подход может оказаться пригодным, в частности, в тех случаях, когда заявителем в формуле изобретения приведена чрезмерно конкретизированная характеристика назначения, не вносящая какой-либо специфики в способ реализации такого назначения (это обстоятельство должно быть, в первую очередь, установлено специалистом, каким является эксперт). К подобным характеристикам назначения могут быть отнесены, например, следующие: "Способ упаковки в картонную тару пластмассовых крышек", "Способ определения вязкости нефти Уренгойского месторождения", "Способ сборки журнальных столов", "Устройство для сортировки болтов, имеющих резьбу с малым шагом" и т.п.

В указанных случаях выявить аналог (т.е. средство такого же назначения) часто бывает невозможно, что не должно быть препятствием (в таких ситуациях это препятствие в определенной степени формального характера) для проверки соответствия заявленного изобретения условию "изобретательский уровень" с тем, чтобы гарантировать надежность патента, если состоится его выдача.

Конкретная система доказательства будет определяться экспертом как специалистом в зависимости от характера изобретения, от степени осведомленности эксперта в той технической проблеме, к которой относится анализируемое изобретение, от аналитических способностей эксперта, от его умения выстроить логическую цепь доказательств и т.п. Рассмотрим следующий пример.

Заявлен способ транспортирования плоских картонных заготовок в зону их штабелирования, заключающийся в том, что заготовки размещают на ленточном транспортере и осуществляют их принудительный прижим к ленте транспортера путем подачи на заготовки воздушного потока.

Технический результат, на достижение которого направлено изобретение, заключается в устранении проскальзывания картонной заготовки относительно ленты транспортера.

В описании изобретения заявитель указал (а эксперт при проведении информационного поиска убедился), что аналог заявленного изобретения, т.е. средство того же назначения ("транспортирование плоских картонных заготовок в зону их штабелирования"), отсутствует.

Какой путь проверки изобретательского уровня здесь возможен?

Видимо, следует, в первую очередь, установить, возникала ли ранее проблема устранения проскальзывания транспортируемого материала и если возникала, то как она решалась.

Анализ уровня техники показал, что известен способ транспортирования металлических листов путем их размещения на транспортерной ленте и принудительного прижима листов к ленте для устранения их проскальзывания. Прижим осуществляли путем воздействия на транспортируемые металлические листы магнитным полем.

Понятно, что известный способ прижима транспортируемых предметов неприменим к картонным заготовкам. Поэтому следует далее установить, что известно из уровня техники по этому вопросу.

Выявлена известность способа нанесения разметки на картонную плоскую заготовку путем размещения заготовки на вращающемся столе и нанесения на ее поверхность отметок с помощью перфоратора, размещенного над столом. При этом картонную заготовку с целью устранения ее проскальзывания прижимают к поверхности вращающегося стола путем подачи на нее воздушного потока.

Таким образом, известен и использованный в заявленном способе прием, обеспечивающий прижим картонной плоской заготовки к поверхности.

Установлена также известность общей схемы заявленного способа, т.к. в уровне техники обнаружен способ транспортирования в зону штабелирования кожаных плоских заготовок путем их размещения на ленточном транспортере.

Выявленные из уровня техники сведения достаточны, чтобы специалист смог известным способом реализовать назначение по транспортированию в зону штабелирования плоских заготовок именно из картона и при этом решить также известным способом проблему устранения их проскальзывания относительно транспортерной ленты.

Описанный метод проверки изобретательского уровня заявленного изобретения, по сравнению с "традиционными", более сложен и не исключает некоторого субъективизма, неизбежность которого при оценке изобретательского уровня (неочевидности) давно подтверждена мировой практикой патентной экспертизы.

1.7. Запрос дополнительных материалов при проведении экспертизы по существу

1.7.1. В соответствии с пунктом 19.6 Правил запрос дополнительных материалов направляется заявителю только в том случае, если без таких материалов невозможно проведение экспертизы заявки по существу, включая принятие решения. В подпункте (1.1) этого пункта приведен неисчерпывающий перечень обстоятельств, являющихся основаниями для запроса. Однако возникновение ситуации, формально подпадающей под какое-то положение этого перечня (необходимость уточнения формулы изобретения по результатам ее проверки в соответствии с пунктом 19.4 Правил; необходимость уточнения формулы изобретения по результатам проверки патентоспособности заявленного изобретения и т.д.), еще не является достаточным основанием для направления запроса, если при этом не соблюдено основное условие - невозможность проведения экспертизы заявки по существу.

Например, при анализе формулы изобретения установлено, что оно охарактеризовано признаками, смысловое содержание которых не может быть понято специалистом на основании уровня техники, и в описании на этот счет нет никаких пояснений. В связи с тем, что в таком случае проверка патентоспособности изобретения не может быть осуществлена, направление заявителю запроса правомерно.

В то же время, если при проверке формулы изобретения установлено, что заявителем некорректно решен вопрос, связанный с разделением признаков на ограничительные и отличительные, или в формуле содержится несущественный признак изобретения, то препятствий для проверки патентоспособности изобретения (для продолжения экспертизы заявки по существу) нет и направление заявителю запроса только по этому поводу не может считаться правомерным.

Если установлено (при проверке формулы изобретения), что заявителем не включен в формулу существенный признак, то это является явным нарушением требования и Закона, и Правил, тем не менее возможность продолжения экспертизы по существу имеется. Допустим, что отсутствие существенного признака в формуле изобретения не помешает сделать положительный вывод о соответствии заявленного изобретения условию промышленной применимости, но при анализе уровня техники установлена известность средства, которому присущи все признаки, включенные заявителем в формулу изобретения, что делает правомерным вывод о несоответствии изобретения условию новизны. В этом случае заявителю направляется запрос, в котором приводится подробный анализ не только в отношении предложенной им формулы с указанным выше недостатком, но и показываются уже имеющие место последствия, наступившие от отсутствия в формуле существенного признака, - не соответствует требованию новизны изобретения. В таком случае заявитель, внеся в формулу требуемые изменения, сможет тем самым "спасти" изобретение.

Относительно таких оснований для запроса, как необходимость решения вопросов, связанных с проверкой патентоспособности заявленного изобретения, и необходимость уточнения формулы изобретения по результатам проверки патентоспособности заявленного изобретения, можно отметить следующее. Если, например, изобретение охарактеризовано заявителем с использованием альтернативных признаков и при проведении экспертизы заявки по существу установлено, что не отвечает требованию новизны изобретение, охарактеризованное содержащейся в формуле совокупностью признаков, включающей одну из альтернатив, возникает ситуация, при которой невозможно принять решение по результатам рассмотрения заявки. Очевидна необходимость обращения к заявителю с предложением исключить из формулы альтернативную характеристику, наличие которой привело к выводу о непатентоспособности соответствующего изобретения.

Понятно, что приведенные примеры просты и не исчерпывают всего многообразия практических ситуаций. Важно, чтобы с помощью этих примеров раскрыть идеологию подхода к решению вопроса о правомерности направления заявителю запроса.

1.7.2. В отношении ряда конкретных ситуаций, которые могут возникнуть при проведении экспертизы заявки по существу, Правила содержат прямое указание на необходимость направления заявителю запроса. К таким ситуациям относятся, в частности, следующие.

При проверке формулы изобретения в соответствии с пунктом 19.4 Правил устанавливается, что однозвенная формула или многозвенная формула с одним независимым пунктом относится более чем к одному изобретению. По требованию экспертизы заявитель, не устраняя допущенное нарушение требований Правил, сообщает, какое из изобретений подлежит дальнейшему рассмотрению. В соответствии с подпунктом (10) пункта 19.4 Правил такого сообщения достаточно для продолжения экспертизы заявки по существу в отношении указанного изобретения.

Если по результатам проверки его патентоспособности будет получен положительный вывод, решение о выдаче патента не может быть принято в связи с тем, что в формуле "сохранилось" еще одно изобретение, в отношении которого не проводилась проверка патентоспособности. В этом случае заявителю направляется запрос (подпункт (1.2) пункта 19.6 Правил), в котором сообщается о полученном экспертизой выводе и предлагается исключить из формулы другое изобретение или выделить его в независимый пункт (если при этом не будет нарушено требование единства изобретения) с уплатой соответствующей пошлины. При этом внимание заявителя обращается на то, что при непредставлении запрашиваемых материалов (или ходатайства о продлении срока их представления) заявка будет признана отозванной.

Аналогичный подход предусмотрен Правилами для случаев, когда по результатам экспертизы получен вывод о патентоспособности заявленного изобретения, но препятствием для принятия решения о выдаче патента является наличие в формуле изобретения признака, смысловое содержание которого не может быть понято специалистом на основании уровня техники, или признака, отсутствовавшего в описании и в формуле изобретения на дату подачи заявки (как известно, такие признаки не принимаются во внимание при проверке патентоспособности изобретения). В направляемом заявителю запросе сообщается о создавшейся ситуации и предлагается исключить из формулы указанные признаки. Заявитель также уведомляется о том, что в случае непредставления им запрашиваемых материалов или ходатайства о продлении срока их представления заявка будет признана отозванной.

1.7.3. Согласно подпункту (3) того же пункта приводимое в запросе мнение экспертизы по какому-либо вопросу следует подкреплять аргументами технического или правового характера со ссылками, в случае необходимости, на техническую литературу и соответствующие нормативные документы.

При направлении заявителю предложений, связанных с корректировкой формулы изобретения, таких как уточнение характеристики существенного признака, исключение из формулы несущественного признака и т.п., целесообразно указать на правовые последствия такой корректировки и отказа от нее. Если, например, обсуждается вопрос, связанный с наличием в формуле несущественного признака, заявителю были бы полезны разъяснения относительно того, что наличие в формуле, с которой выдается патент, несущественного признака предоставляет третьим лицам возможность "легкого" обхода патента. При этом можно, сославшись на пункт 2 статьи 10 Закона, дать краткие пояснения к раскрытому в нем механизму установления факта использования запатентованного изобретения.

1.8. Об особенностях изобретений, охарактеризованных в виде применения по определенному назначению

1.8.1. Изобретения, заявляемые в виде применения по определенному назначению

Согласно пункту 1 статьи 4 Закона в качестве изобретения охраняется техническое решение, относящееся к продукту или способу. Продукт - это устройство, вещество, штамм микроорганизма, культура клеток растений или животных и т.д.; способ - процесс осуществления действий над материальным объектом с помощью материальных средств. Соответственно Правила предлагают в заявке на изобретение характеризовать последнее признаками, присущими объекту, к которому относится это изобретение.

Вместе с тем Правила допускают и иное представление изобретения, а именно в виде применения объекта по определенному назначению (далее - изобретение на применение).

В случае изложения изобретения в виде применения в описании изобретения наряду с характеристиками применяемого объекта и назначения должны быть приведены также свойства объекта, обусловившие такое назначение. Кроме того, если объект ранее был известен, требуется приведение библиографических данных источника информации, свидетельствующего об этом, а в случае неизвестности объекта - сведений, достаточных для его получения (подпункт (1.2) пункта 3.2.4.3, подпункт (5) пункта 3.2.4.5 Правил).

В виде применения изобретение излагается, как правило, в том случае, когда новое средство определенного утилитарного назначения получают в результате выявления неизвестного свойства (новых возможностей) известного объекта, позволяющего его использовать по другому назначению (в новом качестве). Чаще всего это становится возможным, если объект представляет собой вещество. Оно в меньшей степени, чем другие объекты, связано с назначением. Так, существуют природные вещества; вещества, полученные в эксперименте; отходы производства и т.п., для которых утилитарное назначение изначально не определено. Кроме того, даже те вещества, которые были получены с определенной целью, в других условиях способны проявлять неизвестные свойства и, следовательно, использоваться в ином качестве. Например, вещество известно как удобрение. В дальнейшем было установлено, что оно обладает способностью уничтожать моллюсков. В результате было получено новое моллюскоцидное средство. Аналогичная ситуация имеет место в случае установления утилитарного свойства природного вещества, отходов производства, объектов живой и неживой природы (растения, минералы) и их первого назначения. Например, была установлена возможность применения кубовых остатков винилирования бутанола (отходов производства синтетического каучука) в качестве интенсификатора помола песка или возможность применения луча соцветия фенхеля в качестве зубочистки.

Что же касается иных объектов, например устройства, то они создаются для выполнения определенных функций и способны реализовать нечто иное, как правило, лишь в случае внесения в них существенных изменений. В таком случае правильным является обычное изложение изобретения в виде средства определенного назначения.

Правила не содержат препятствий для представления изобретения в виде применения и в том случае, когда применяемый объект, как он охарактеризован, ранее не был известен.

Поэтому допустимой является, например, следующая характеристика изобретения: "Применение 0,3 - 0,5%-го водного раствора "А" в качестве антибактериального средства для лечения верхних дыхательных путей". Указанная препаративная форма известного химического соединения ранее не была описана.

По той же причине может быть заявлена, например, группа изобретений, одно из которых относится к новому химическому соединению, а другое - к его применению.

1.8.2. Формула изобретения на применение

Формула изобретения на применение имеет свои особенности. Они заключаются в структуре формулы.

Формула предлагаемой Правилами структуры (п. 3.3.7) начинается со слова "применение" и содержит характеристики применяемого объекта и его назначения. Например, "Применение "Б" в качестве ингибитора коррозии".

Объект характеризуется признаками (совокупностью признаков), достаточными для реализации им указанного назначения. В каких-то случаях достаточным является приведение лишь родового понятия, определяющего объект (например, "сепаратор пара"), а в других необходимо наряду с этим понятием привести признаки его выполнения (например, "пружина, выполненная из материала, обладающего эффектом памяти").

Назначение объекта может быть охарактеризовано с помощью термина ("гербицид", "конденсатор") или с использованием словесной конструкции вида "средство (для)", например "средство для тушения пожара" или "антибактериальное средство".

Однако, если в формуле изобретения назначение выражено иным образом, например "Применение... для лечения..." или "Применение... при производстве препарата для лечения...", и в последнем случае из описания изобретения однозначно следует функция применяемого объекта (быть действующим началом препарата), формула тоже может считаться допустимой.

Если для реализации назначения существенными являются какие-либо условия, они могут быть дополнительно приведены в формуле изобретения на применение (например, "Применение "В" в дозе от 0,5 до 1000 мг в сутки для снижения содержания глюкозы в крови").

В остальном формула изобретения на применение подчиняется общим требованиям, предъявляемым Правилами. Она может быть как однозвенной, так и многозвенной.

Последняя может характеризовать одно изобретение (с развитием и/или уточнением в зависимых пунктах признаков, приведенных в независимом пункте) или группу изобретений, связанных между собой единым изобретательским замыслом.

Независимый пункт формулы изобретения на применение должен относиться к одному изобретению. Поэтому некорректной следует считать формулу, если в характеристике изобретения использованы альтернативные понятия, определяющие различные сферы использования объекта, основанные на его разных свойствах (например, "Применение... в качестве красителя или жаропонижающего средства").

Однако указанное требование не нарушено в следующей формуле изобретения: "Применение "Г" в качестве красителя для шерстяных или хлопчатобумажных тканей".

Правила допускают изложение в независимом пункте нескольких изобретений - вариантов, если они различаются признаками, выраженными в виде альтернативы (подпункт (2) пункта 3.3.2.4). Поэтому формула может быть изложена следующим образом: "Применение оксиэтилкарбоксиметил целлюлозы или оксипропилкарбоксиметилцеллюлозы в качестве модификатора для флотации калийсодержащих руд".

В зависимых пунктах формулы изобретения на применение чаще всего конкретизируются характеристики применяемого объекта и его назначения. Однако могут быть приведены и дополнительные признаки, определяющие, например, условия реализации назначения.

Например, "1. Применение гепарина в качестве средства для лечения... (указывается конкретное назначение).

2. Применение по п. 1 гепарина с молекулярной массой от 1000 до 3000 Дальтон".

Многозвенная формула, характеризующая группу изобретений, включающую изобретение на применение, может иметь следующий вид:

"1. Применение 1-(2-бензотиазолил)-1,3-диметилмочевины в качестве гербицида в посевах пшеницы.

2. Способ обработки посевов пшеницы, заключающийся во внесении в почву после всходов растений 1-(2-бензотиазолил)-1,3-диметил-мочевины в количестве 1 - 4 кг/га".

В приведенном примере одно изобретение предназначено для использования в другом.

Правомерной является также формула изобретения, приведенная ниже:

"1. Применение смеси карбоксиметилцеллюлозы и крахмала при соотношении (1:3) - (1:5) в качестве депрессора глинистых шламов при флотации калийных руд.

2. Применение смеси карбоксиметилцеллюлозы и дициандиамидоформальдегидной смолы при соотношении (1:2) - (1:3) в качестве депрессора глинистых шламов при флотации калийных руд".

В этой формуле охарактеризованы изобретения на применение - варианты.

1.8.3. Особенности проверки патентоспособности изобретения на применение

1.8.3.1. Проверка соответствия изобретения на применение условию патентоспособности "промышленная применимость" осуществляется с использованием механизма, предусмотренного пунктом 19.5.1 Правил. Он имеет универсальный характер и применим к различным изобретениям независимо от того, в каком виде они представлены в заявке.

В соответствии с упомянутой нормой проверяется, указано ли в заявке на дату подачи назначение изобретения, возможно ли осуществление изобретения в том виде, как оно охарактеризовано в формуле изобретения, на основе описания изобретения и сведений из уровня техники и возможна ли реализация указанного назначения.

Для изобретения на применение назначение является одним из его признаков, который в явном виде приводится в формуле изобретения. Поэтому при проверке промышленной применимости определяется осуществимость применяемого объекта и оценивается убедительность сведений, приводимых заявителем в подтверждение возможности реализации назначения.

Очевидно, что применяемый объект осуществим, если он ранее был известен и библиографические данные источника информации, в котором он описан по сообщению заявителя, корректны.

Если же объект не был известен, об осуществимости может свидетельствовать способ получения объекта, приведенный в описании изобретения. Однако отсутствие указанной информации не является основанием для отрицательного вывода в случае, когда специалисту известны средства и методы, с помощью которых может быть получен объект. Заявитель может устранить такой недостаток описания изобретения в процессе производства по заявке.

Что же касается убедительности сведений, приведенных заявителем в подтверждение реализации назначения, то они могут считаться таковыми, в частности, если представлены данные о наличии у объекта определенного свойства и информация об известных средствах того же назначения, реализующих его в силу обладания этим свойством.

Наиболее доказательными, безусловно, являются сведения о результатах использования объекта по указанному назначению.

1.8.3.2. Проверка новизны изобретения на применение осуществляется в соответствии с пунктом 19.5.2 Правил. Согласно указанной норме изобретение не признается новым, если в уровне техники выявлено средство, которому присущи признаки, идентичные всем признакам изобретения.

Следовательно, изобретение на применение может быть признано не новым лишь в том случае, если будет обнаружено известное средство, которое обладает признаками применяемого объекта и имеет то же назначение.

В силу требования идентичности признаков не следует отрицать новизну изобретения, заключающегося в применении, например, спиртового раствора определенного вещества, если известно использование того же вещества по тому же назначению, но в иной препаративной форме.

По той же причине не следует делать отрицательный вывод относительно новизны, когда заявлено применение средства в качестве стимулятора роста риса, а в процессе экспертизы выявлена известность его использования в качестве стимулятора роста льна.

Аналогично, не следует признавать изобретение, охарактеризованное как применение определенного препарата для лечения язвенной болезни, не новым при известности применения этого препарата для лечения алкоголизма.

Таким образом, одно лишь совпадение обобщенно сформулированных сфер использования (стимулирование роста растений, лечение человека) не может быть основанием для отрицания новизны изобретения.

При проверке патентоспособности изобретения на применение ввиду его специфики необходимо принимать во внимание как источники информации, относящиеся к применяемому объекту, так и источники, в которых описываются средства указанного назначения.

Возможна, например, следующая ситуация. Изобретение охарактеризовано как "Применение "Д" в качестве гербицида". В процессе экспертизы изобретения выявлено гербицидное средство, представляющее собой композицию, содержащую "Д" и вспомогательные добавки.

Так как "Д" является действующим началом известной композиции, т.е. определяет ее назначение (быть гербицидом), правомерен вывод о несоответствии изобретения условию патентоспособности "новизна".

Если заявлена группа изобретений, в которую входит изобретение, относящееся к химическому соединению, и изобретение, относящееся к его применению, патентоспособность последнего не требует проверки в случае патентоспособности первого.

1.8.3.3. При проверке изобретения на соответствие условию "изобретательский уровень" устанавливается, не следует ли оно для специалиста явным образом из уровня техники (подпункт (1) пункта 19.5.3 Правил).

Изобретение на применение не соответствует указанному условию, если применяемый объект известен, возможность реализации назначения обусловлена его известными свойствами, структурой, выполнением и известно, что именно такие свойства, структура, выполнение необходимы для реализации назначения (подпункт (3) пункта 19.5.3 Правил).

Отсюда следует, что при оценке изобретательского уровня изобретения на применение необходимо прежде всего определить характеристику применяемого объекта, обеспечивающую реализацию им назначения, например свойство, ингредиенты композиции, фрагменты структуры химического вещества, элементы конструкции и т.д., и известность этой характеристики объекта (если описание изобретения соответствует установленным требованиям, такие сведения содержатся в разделе "Раскрытие изобретения").

Далее необходимо проанализировать информацию об известных средствах того же назначения, обладающих указанной характеристикой, с точки зрения известности влияния этой характеристики на реализацию назначения.

Если из описания изобретения трудно установить, что именно отвечает за возможность реализации применяемым объектом указанного назначения, сначала анализируют известные средства того же назначения и для них выявляют соответствующую характеристику, а затем определяют, принадлежит ли она применяемому объекту и известен ли этот факт.

Если применяемый объект является близким структурным аналогом (аналогом по выполнению) известного средства, используемого по такому же назначению, вывод относительно соответствия изобретения условию "изобретательский уровень" основывается на анализе сходства структур (выполнения).

Рассмотрим следующие примеры.

Заявлено применение отхода производства, представляющего собой порошок с содержанием окиси железа 70 - 80%, в качестве радиопоглощающего материала. Ранее этот отход производства не использовался, но состав его был известен.

Известны магнитокерамические радиопоглощающие материалы, основным ингредиентом которых (до 80%) является окись железа. Именно ее наличие определяет назначение материала.

В этом случае из состава применяемого объекта вытекает возможность его использования по указанному назначению, в связи с чем устанавливается несоответствие условию "изобретательский уровень".

Заявлено применение определенного препарата для лечения гашишной наркомании. Ранее он использовался в кардиологической практике.

Известно, что противонаркоманический эффект средств, используемых для лечения гашишной наркомании, основан на их психотропных свойствах.

Известно также из публикаций, посвященных исследованию указанного препарата в экспериментальных условиях, что он обладает этими свойствами.

Следовательно, возможность реализации препаратом нового назначения вытекает из его известных свойств.

В отношении изобретения может быть сделан вывод о несоответствии условию "изобретательский уровень".

Следует иметь в виду, что возможны ситуации, когда известность свойств вещества и их связи с назначением не позволяют сделать отрицательного вывода в силу того, что при использовании изобретения достигается неожиданный результат. Так, если в случае, аналогичном изложенному выше, заявитель покажет, что активность применяемого вещества (действующего начала препарата) в количественном отношении ниже активности веществ, которые традиционно используются по такому назначению, однако эффективность лечения при этом выше, можно констатировать соответствие изобретения условию "изобретательский уровень".

Рассмотрим еще один случай.

Заявлено применение препарата в качестве средства для лечения нарушений мозгового кровообращения.

Из уровня техники известно, что а) препарат обладает антигипоксическим свойством; б) при нарушении мозгового кровообращения развивается гипоксия ткани мозга.

Отсюда следует, что препарат может быть использован по указанному назначению. Однако заявитель установил наличие у препарата ранее неизвестных свойств, а именно: способность оказывать сосудорасширяющее действие и разжижать кровь. В результате препарат может быть использован как при хронических нарушениях мозгового кровообращения, так и в острой фазе ишемического инсульта.

Таким образом, результат, достигаемый при использовании изобретения, нельзя считать ожидаемым.

В связи с этим изобретение может быть признано соответствующим условию "изобретательский уровень".

1.9. Экспертиза изобретений в области химии и медицины в некоторых специфических ситуациях

(в ред. Приказа Роспатента от 19.06.2006 N 67)

1.9.1. Об изобретениях, относящихся к химическим соединениям и способам их получения

1.9.1.1. Согласно пункту 1 статьи 16 Закона заявка на изобретение должна относиться к одному изобретению или группе изобретений, связанных между собой настолько, что они образуют единый изобретательский замысел (требование единства изобретения).

Указанное требование признается выполненным, если в формуле изобретения охарактеризовано одно изобретение или группа изобретений, одно из которых предназначено для получения (изготовления), осуществления другого или использования другого (в другом), а также группа изобретений - варианты (пункт 2.3 Правил).

Независимый пункт формулы изобретения должен относиться только к одному изобретению. Допускается характеризовать в одном независимом пункте несколько изобретений - вариантов, если они различаются только такими признаками, которые выражены в виде альтернативы (подпункт (2) пункта 3.3.2.4 Правил).

Признак изобретения в формуле может быть выражен в виде альтернативы при условии, что при любом допускаемом указанной альтернативой выборе изобретение способно реализовать один и тот же технический результат (подпункт (7) пункта 3.3.1 Правил).

1.9.1.2. Если в независимом пункте формулы изобретения охарактеризована группа химических соединений, описываемых общей структурной формулой, условие, приведенное в подпункте (2) пункта 3.3.2.4 Правил, считается выполненным, когда соединения этой группы проявляют одинаковые утилитарные свойства (в частности активность), обеспечивающие реализацию одного и того же назначения, указанного в описании изобретения, представленном на дату подачи заявки.

1.9.1.3. Если формула изобретения содержит независимый пункт, относящийся к описываемой общей структурной формулой группе химических соединений, удовлетворяющих условиям приведенного выше пункта 1.9.1.2 Рекомендаций, и наряду с ним один или несколько независимых пунктов, относящихся к конкретным соединениям этой группы, требование единства изобретения можно считать выполненным.

1.9.1.4. Если формула изобретения содержит независимый пункт, относящийся к способу получения группы химических соединений, описываемых общей структурной формулой, и наряду с ним один или более независимых пунктов, относящихся к способам получения конкретных соединений этой группы, требование единства изобретения также можно считать соблюденным.

1.9.1.5. Охарактеризованные в разных независимых пунктах формулы изобретения, относящиеся к описываемым разными структурными формулами группам химических соединений, имеющих одно и то же утилитарное свойство и назначение, могут быть квалифицированы как варианты.

То же самое относится к нескольким способам получения одной и той же группы химических соединений, описываемых общей структурной формулой, если при этом соблюдается требование пункта 2.3 Правил относительно получения одного и того же технического результата. В качестве технического результата может рассматриваться возможность получения указанной группы химических соединений.

При соблюдении условий, приведенных в подпункте (2) пункта 3.3.2.4 Правил, указанные изобретения могут быть охарактеризованы и в одном независимом пункте.

1.9.1.6. В пункт формулы, который относится к химическому соединению с установленной структурой, часто включают также различные производные заявляемого соединения в виде указания на такие производные, например, соли, эфирные или амидные производные и т.д.

В этом случае следует учесть, что для удовлетворения требования единства изобретения эти производные химического соединения должны обеспечивать реализацию одного и того же назначения. Подтверждение реализации производными химического соединения и самим соединением одного и того же назначения должно быть приведено в описании или должно очевидным для специалиста образом следовать из структуры и физико-химических свойств заявленного производного. При отсутствии таких сведений следует запросить соответствующую информацию. При отсутствии сведений, подтверждающих возможность реализации одного и того же назначения у заявленного химического соединения и его производных для соблюдения требования подпункта (2) пункта 3.3.2.4 Правил необходима корректировка формулы изобретения, о чем следует сообщить заявителю одновременно с указанным выше запросом информации, подтверждающей одно и то же назначение.

Следует внимательно относиться к таким признакам изобретения, как соли химического соединения. В случае фармакологически активных соединений для соблюдения требования единства изобретения, заявляемые соли таких соединений должны быть фармацевтически приемлемыми. В случае необходимости признак формулы изобретения "соли" может быть уточнен как "фармацевтически приемлемые соли".

1.9.1.7. При рассмотрении заявки на изобретение, относящееся к группе химических соединений, описываемых общей структурной формулой, следует уделять особое внимание подтверждению в описании изобретения объема правовой охраны, испрашиваемой в формуле изобретения (подпункт (2) пункта 3.3.1 Правил). При использовании заявителем общего понятия для характеристики радикалов следует убедиться в достаточности приведенных в описании изобретения примеров для подтверждения возможности осуществления изобретения в испрашиваемом объеме правовой охраны. В случае отсутствия в описании достаточного количества примеров получения конкретных соединений группы заявителю предлагается либо представить дополнительные примеры для подтверждения испрашиваемого объема правовой охраны, либо скорректировать формулу изобретения, уточнив общий признак на основании первоначально представленного описания изобретения. Корректировка признака не обязательно должна быть осуществлена до конкретных значений радикалов, приведенных в примерах. Признак может быть уточнен до того объема правовой охраны, который подтвержден описанием изобретения, и с учетом того, насколько само описание позволяет корректировку формулировки признака.

1.9.1.8. Для установления соответствия изобретения, относящегося к химическому соединению, условию промышленной применимости, кроме указания его назначения и утилитарных свойств в описании изобретения должен быть приведен способ его получения, а также физико-химические характеристики этого соединения.

Для установления возможности использования изобретения в промышленности, сельском хозяйстве, здравоохранении и других отраслях деятельности проверяется указание назначения в описании изобретения и наличие примеров, свидетельствующих о реализации этого назначения (подпункт (2) пункта 19.5.1 Правил). Например, для биологически активного соединения проверяется наличие указания в описании изобретения области его применения, а также наличие примера, подтверждающего указанный вид биологической активности.

Если изобретение относится к группе химических соединений, описываемых общей структурной формулой, то проверяется, приведено ли в описании изобретения достаточное количество примеров, подтверждающих правомерность испрашиваемого объема прав.

    Вопрос   достаточности   приведенных  в  описании  изобретения
сведений  решается отдельно в каждом конкретном случае. В описании
изобретения  может быть приведена общая схема получения химических
соединений  с  примером  получения  конкретного соединения группы.
Если заявленная группа химических соединений включает соединения с
разными  по  химической природе радикалами, в описании изобретения
должны   быть  приведены  примеры,  подтверждающие  получение,  по
меньшей  мере,  одного  соединения, относящегося к каждой из групп
соединений с этими разными радикалами. Определение того, относятся
ли  химические  соединения к одной группе (группе с одинаковыми по
химической  природе  радикалами),  проводится  экспертом  в каждом
конкретном   случае.   Под   одинаковыми   по  химической  природе
радикалами   обычно   понимают   радикалы-гомологи   (отличающиеся
наличием  или отсутствием  группы  -CH -), галогены, металлы одной
                                      2
группы    (например,    щелочные   металлы)   и   т.д.   Включение
дополнительного   атома,   отличного   от   ранее   присутствующих
(например,  введение  группы  -O- в алкильную цепь), замена одного
атома  на  другой  (например,  O  на N в гетероцикле), образование
производного  (например,  замещенного амида вместо амида) являются
примерами изменения химической природы радикалов.

В случае отсутствия в описании изобретения примера, относящегося к соединению с радикалом определенной химической природы, заявителю предлагается либо представить такой пример, либо исключить данное значение радикала из соответствующего пункта (пунктов) формулы изобретения.

    Нет  необходимости  требовать  пример  для  каждого  числового
значения   радикала,   приведенного  в  формуле  изобретения,  для
низкомолекулярного соединения, если это значение относится к числу
повторений  одинаковых групп. Например, если заявлено соединение с
радикалом    -(CH CH O) -, n   имеет   значение  1 - 5, достаточно
                 2  2  n
приведение  одного  примера,  в  котором  n  будет  иметь  одно из
значений от 1 до 5.

Если в формулу изобретения включен такой признак, как соли, эфиры и другие простые производные заявляемых соединений, то проверяется, приведен ли в описании изобретения пример получения хотя бы одного такого производного.

Возможно также, чтобы описание изобретения содержало сведения о получении заявленных производных и об их физико-химических и других (например, биологических) свойствах без приведения конкретного примера осуществления изобретения в случае, если получение таких производных является стандартной процедурой и сохранение свойств и активности таких производных будет очевидным для специалиста в данной области техники.

Если признак изобретения охарактеризован такими общими понятиями как пролекарства, аналоги, миметики, фармакофоры и другими им подобными, не дающими представления о структуре вещества, то при оценке правомерности их использования в формуле изобретения следует руководствоваться пунктом 1.9.1.7 настоящих Рекомендаций.

1.9.1.9. Изобретение, относящееся к индивидуальному химическому соединению с установленной структурой, удовлетворяет условию новизны, если эта структура не известна из уровня техники.

Однако, если структура известна, но в источнике информации (например, научном или научно-популярном журнале или патенте), в котором она приведена, отсутствуют сведения о способе получения соединения, данные его структурного анализа, сведения о физико-химических или иных свойствах, изобретение также удовлетворяет условию новизны.

Аналогичный вывод может быть сделан и тогда, когда структура заявленного соединения лишь соответствует частному случаю описания известной группы соединений с общей структурной формулой, но заявленное соединение не описано как специально полученное и исследованное.

Например, заявлено конкретное химическое соединение с установленной структурой. В описании изобретения приведены его гербицидные свойства.

В уровне техники обнаружен патент, опубликованный до даты приоритета заявленного соединения. В формуле изобретения охарактеризована группа химических соединений, описываемых общей структурной формулой, к которой относится заявленное соединение.

В описании изобретения к патенту заявленное соединение не упоминается как полученное и исследованное в отношении его структуры и свойств.

В связи с этим указанный источник не может служить препятствием для признания рассматриваемого изобретения соответствующим условию новизны.

Если заявленное изобретение относится к конкретному оптическому изомеру и обнаружен ранее известный общедоступный источник информации, в котором описана соответствующая рацемическая смесь, изобретение может быть признано соответствующим условию новизны в случае отсутствия в уровне техники сведений о способе разделения этой смеси. В частности, энантиомер не соответствует условию новизны, если известна соответствующая рацемическая смесь и способ ее разделения с выделением указанного изомера, который должен относиться конкретно к данной смеси, а не к разделению рацемических смесей вообще. Указания в источнике информации, в котором была описана рацемическая смесь, на возможность разделения рацемической смеси на оптические изомеры обычными методами не достаточно для вывода о несоответствии заявленного изобретения условию новизны.

Изобретение признается новым, если оно относится к новой форме известного соединения. Например, если ранее соединение было получено лишь в аморфной форме, а заявлена кристаллическая форма этого соединения, охарактеризованная соответствующими признаками (например, данными рентгеноструктурного анализа), изобретение признается соответствующим условию новизны. Такой же вывод делается в случае, если была известна одна кристаллическая форма соединения, а заявлена другая кристаллическая форма этого же соединения с другими характеристиками и свойствами.

Изобретение считается соответствующим условию новизны, если оно относится к новым производным известных соединений, образованных взаимодействием, отличным от ковалентного. К таким производным могут относиться соли, гидраты, сольваты, клатраты, комплексы и т.п.

Не признаются соответствующими условию новизны соединения с установленной структурой, которые отличаются пониженным содержанием примесей или улучшенной степенью чистоты, например: "Соединение A с содержанием основного компонента более 98%", или "Изомер соединения B, по существу, свободный от примесей".

Если из уровня техники выявлены технические средства, которые позволили установить (подтвердить) точную структуру соединения, считается, что оно известно, как таковое, т.е. со 100% чистотой, независимо от того, в каком количестве оно было выделено, и был ли известен способ его производства в промышленном масштабе. В случае если задачей изобретения является повышение степени чистоты (понижение содержания примесей) известного соединения с установленной структурой, объектом изобретения может быть способ получения или способ очистки этого соединения или, возможно, продукт, полученный этим способом. Если заявитель уточняет притязания на "соединение, имеющее чистоту..." как "продукт..., полученный способом по п.", заявителю необходимо представить данные, подтверждающие использование именно этого продукта по указанному в заявке назначению с подтверждением достижения заявленного технического результата, с указанием этого назначения в формуле изобретения.

1.9.1.10. Изобретение, относящееся к химическому соединению с неустановленной структурой или композиции неустановленного состава, считается новым, если оно по сравнению с известным соединением того же вида и происхождения или с известной композицией такого же происхождения и назначения имеет, по меньшей мере, одну указанную в формуле новую физико-химическую или иную характеристику, в частности отражающую признаки способа получения соединения или композиции (подпункты (3) и (4) пункта 3.2.4.3 Правил).

1.9.1.11. При оценке новизны изобретения, относящегося к группе химических соединений, описываемых общей структурной формулой, применяется подход, изложенный выше в пункте 1.9.1.9 Рекомендаций.

Дополнительно следует иметь в виду, что, если установлена известность одного из соединений группы, это обстоятельство служит препятствием для признания изобретения новым. Оно может быть устранено в случае исключения выявленного из уровня техники соединения из заявленной группы соединений.

Исключение может быть сделано путем указания конкретных химических наименований исключаемых соединений или конкретного сочетания значений радикалов. Такое исключение не считается основанием для вывода о включении в формулу изобретения признаков, отсутствующих в первоначальных материалах заявки, даже если конкретные названия исключаемых соединений или конкретные сочетания значений радикалов не были раскрыты в первоначальных материалах заявки.

1.9.1.12. Определение соответствия изобретения, относящегося к индивидуальному химическому соединению (группе химических соединений), условию патентоспособности "изобретательский уровень" (пункт 19.5.3 Правил) базируется на анализе структуры соединения с точки зрения очевидности проявления им утилитарного свойства, указанного в описании изобретения.

Отрицательный вывод может быть сделан, например, в случае, если в уровне техники выявлены близкие по структуре аналоги заявленного соединения, обладающие тем же утилитарным свойством, и на основании этой информации с привлечением специальных знаний показано, что специалист мог ожидать наличие у заявленного соединения такого свойства.

Этот вывод может быть опровергнут заявителем, если им будут, например, приведены данные о наличии у заявленного соединения полезных свойств, которыми не обладают структурные аналоги, или о наличии новых в количественном отношении свойств.

    Под  близкими  структурными аналогами, как правило, понимаются
соединения,  которые  незначительно  отличаются  друг  от друга по
структуре. Предполагается, что такие структурные отличия не должны
приводить  к  существенному  изменению  свойств  молекулы  в целом
(например,  ее полярности, гидрофобности и т.д.) и, следовательно,
к  изменению  ее  утилитарных  свойств. Так, близкими структурными
аналогами  могут  быть  признаны соединения, отличающиеся наличием
или  отсутствием  -СН - группы (гомологи), заменой атомов галогена
                     2
одного  вида на другой (например, хлора на фтор), изомеры, простые
производные (например, соли или эфиры) известных соединений. Также
близким    структурным    аналогом   обычно   признается   пептид,
отличающийся  от  известного  заменой одной аминокислоты на другую
аминокислоту  одного  вида  (например,  на основании гидрофобности
аминокислот).  Этот перечень не является исчерпывающим, и вопрос о
степени   структурной   близости   решается   экспертом  в  каждом
конкретном случае.

Если формула заявленного изобретения относится к соединениям, описываемым общей структурной формулой, и установлена известность одного из соединений группы, в отношении остальных соединений может быть сделан вывод о несоответствии их условию патентоспособности "изобретательский уровень", если они не будут обладать новыми свойствами в качественном или количественном отношении по отношению к этому известному соединению.

Если различие в свойствах между заявленным и известным соединениями состоит в изменении каких-либо количественных показателей (например, в повышении гербицидной активности), следует обратить особое внимание на степень этого различия. Не может рассматриваться как проявление новых свойств в количественном отношении изменение того или иного показателя в пределах погрешности эксперимента. Изменение свойств должно быть неочевидным и подтверждаться приведением сравнительных данных, в которых в одних и тех же условиях исследуют указанное свойство заявленного соединения и его близкого структурного аналога в том случае, если в уровне техники отсутствуют сведения о количественных показателях указанного свойства известных соединений или условия проведения исследований свойств известных и предложенных соединений настолько различны, что не дают возможности провести сравнительный анализ полученных данных.

Методика проверки соответствия условию изобретательского уровня селективных изобретений в целом совпадает с методикой проверки изобретательского уровня других химических соединений с установленной структурой, т.е. принимается во внимание различие в свойствах заявленных и известных соединений, объединенных известной общей структурной формулой, и учитывается степень этого различия (не считается достаточным для доказательства изобретательского уровня различие количественных показателей в пределах погрешности эксперимента).

В описании такого изобретения обязательно должны быть приведены сравнительные примеры, подтверждающие наличие новых в качественном или количественном отношении свойств у заявленного соединения и отсутствие таких свойств у других соединений (одного соединения недостаточно) известной группы в том случае, если в уровне техники отсутствуют сведения о количественных показателях указанного свойства известных соединений или условия проведения исследований свойств известных и предложенных соединений настолько различны, что не дают возможности провести сравнительный анализ полученных данных.

Примером "селективного" изобретения может служить следующее.

Заявлено химическое соединение (назначение в формуле не указано). В описании изобретения приведены сведения о его токсичности и возможности использования для борьбы с клещами на теле животного. Указанное вещество является частным случаем группы известных соединений, охарактеризованных общей структурной формулой, относительно которых в соответствующем источнике информации сообщается, что их токсичность достаточна для уничтожения клещей, но применение их невозможно в связи с их повышенной токсичностью для животных. Так как данное соединение не было описано ранее как полученное и исследованное, оно признается новым. Изобретатель впервые обнаружил, что уровень токсичности заявленного вещества позволяет уничтожать клещей, но не причинять вред животному. Таким образом, из уровня техники не следует возможность достижения заявленным веществом технического результата, приведенного в описании изобретения, и заявленное соединение проявляет новое, неизвестное для этой группы, свойство.

1.9.2. Об изобретениях, относящихся к "библиотекам"

1.9.2.1. В качестве изобретений, относящихся к продукту, могут рассматриваться библиотеки химических соединений (комбинаторные библиотеки).

Библиотеки представляют собой коллекции химических соединений, которые могут существовать в виде смеси, в том числе в растворе, или в виде набора, в котором соединения пространственно разделены и, возможно, присоединены к твердой подложке (матрица). Разновидностью матриц являются микрочипы (или биочипы), в которых соединения, например, олигонуклеотиды, иммобилизованы в определенном порядке на твердой поверхности, например, на стекле.

Библиотеки предназначены для поиска соединений, обладающих заданным свойством (активностью). Этапом их создания является проведение скрининга, т.е. проверка соединений в составе библиотеки на наличие требуемого свойства (активности).

Химические соединения в составе библиотеки могут быть охарактеризованы общей структурной формулой аналогично группе соединений с установленной структурой. Также для характеристики библиотеки могут использоваться признаки, относящиеся к форме ее представления и вспомогательным элементам, входящим в ее состав, например, к линкеру, метке или носителю, а также признаки способа получения.

В формуле изобретения наряду с пунктом, относящимся к библиотеке, может быть приведен пункт, содержащий характеристику способа ее получения, способа получения соединений с использованием методов, применяемых в комбинаторной химии, например, параллельного синтеза, твердофазного синтеза.

1.9.2.2. Комбинаторные библиотеки создаются и используются для целей скрининга, в качестве инструмента для поиска новых активных соединений, т.е. имеют определенное назначение.

Поэтому, если в описании изобретения раскрыт способ получения заявленной библиотеки, достаточный для ее осуществления, или специалисту из уровня техники известен метод, которым она может быть получена, изобретение, относящееся к такой библиотеке, может быть признано соответствующим условию "промышленная применимость".

Оценка новизны изобретения, относящегося к библиотеке, осуществляется по общим правилам (подпункт (4) пункта 19.5.2 Правил).

Независимо от вида заявленной библиотеки относящееся к ней изобретение может быть признано новым, если в уровне техники не выявлена библиотека соответствующего вида, которой присущи признаки, идентичные всем признакам заявленной библиотеки.

Известность отдельных химических соединений, находящихся в неупорядоченной смеси или матрице, а также известность библиотеки, описываемой общей структурной формулой, которая совпадает с характеристикой заявленной библиотеки в части, не следует рассматривать как препятствие для признания изобретения новым.

Необходимо иметь в виду, что изобретение, относящееся к группе химических соединений, охарактеризованных общей структурной формулой, не признается новым в том случае, если в уровне техники выявлена библиотека - матрица, содержащая химические соединения, охватываемые приведенной структурной формулой.

При оценке соответствия изобретения, относящегося к библиотеке, условию патентоспособности "изобретательский уровень" следует иметь в виду, что положительный вывод может быть сделан в случае, если библиотека в целом обеспечивает получение неожиданного результата. Примером такого результата может служить особый способ мечения, который лежит в основе новой стратегии кодирования или улучшения идентификации. В случае библиотеки в форме матрицы с определенной подложкой об изобретательском уровне может свидетельствовать повышение стабильности соединений на подложке.

1.9.3. Об изобретениях, относящихся к композиции

1.9.3.1. Если изобретение относится к композиции, в формуле изобретения количественное содержание ингредиентов приводится тогда, когда оно влияет на возможность получения технического результата, приведенного в описании изобретения, и/или на возможность реализации назначения этой композиции.

При этом влияние на возможность получения технического результата, приведенного в описании изобретения, и/или на возможность реализации назначения заявленной композиции может быть либо прямо указано в описании изобретения, либо известно из предшествующего уровня техники.

В случае, если в описании изобретения имеется информация, что указанный ингредиент композиции содержится в определенном количестве в виде единичного значения или интервала значений, и его содержание в большем и/или меньшем количестве отрицательно влияет на достижение технического результата и/или на возможность реализации назначения этой композиции, такая информация может быть расценена как подтверждение существенности количественного содержания ингредиента и соответствующий признак необходимо включить в независимый пункт формулы изобретения. Под прямым указанием подразумевается либо непосредственно слова заявителя в описании изобретения о таком влиянии, либо примеры конкретного воплощения изобретения, путем анализа которых можно сделать вывод о таком влиянии.

Например, заявлен катализатор, который представляет собой композицию определенного качественного состава. В качестве технического результата заявитель указывает повышение октанового числа бензина. В описании содержится информация, что для всех вариантов катализатора существует оптимальная концентрация биметаллических комплексных соединений в катализаторе, которая лежит в интервале 1,0 - 25,0 мас.%, остальное - цеолиты или заменяющие их материалы. Далее заявитель поясняет, что при содержании в катализаторе менее 1,0 % биметаллических комплексных соединений катализатор имеет почти те же свойства, как и в прототипе, а при содержании в катализаторе более 25,0 мас.% биметаллических комплексных соединений в катализаторе резко понижается октановое число получаемого бензина. В этом случае количественное содержание биметаллических комплексных соединений является существенным признаком и должно быть указано в формуле изобретения.

1.9.3.2. Указание количественного содержания ингредиентов также необходимо для характеристики композиций, представляющих собой сложные системы типа сплавов, стекол и т.п., а также композиций, превращающихся в конечный продукт в результате физико-химических процессов (например, бетонные, полимерные смеси и т.п.). В таких композициях количественные характеристики влияют на свойства вещества (продукта) наряду с его качественными характеристиками.

В подобных случаях, если независимый пункт формулы изобретения не содержит количественных характеристик композиции, но они содержатся в описании изобретения, заявителю предлагается уточнить формулу изобретения. При этом приводятся аргументы, свидетельствующие о том, что такой признак является существенным.

Если на достижение технического результата и/или возможность реализации назначения композиции влияют не все ингредиенты, а только некоторые из указанных в составе, то изложенный выше подход следует применить и в этом случае в отношении этих отдельных ингредиентов.

В случае, когда для композиции определяющим для достижения технического результата является количественное содержание только определенного ингредиента (или нескольких), а количественное содержание другого ингредиента (или нескольких) является традиционно применяемым в композициях этого назначения, количественное содержание последнего может быть выражено в форме "эффективное количество", в том числе "каталитически активное количество" или "каталитически эффективное количество", "активирующее количество" или "промотирующее количество" и т.п.

Например, катализатор для получения оксида этилена из этилена и кислорода в паровой фазе, содержащий каталитически эффективное количество серебра, активирующее количество щелочного металла и активирующее количество рения, размещенные на носителе, отличающийся тем, что носитель включает не менее 85 мас.% альфа-оксида алюминия, 0,05 - 6 мас.% оксида щелочноземельного металла, 0,01 - 5,0 мас.% диоксида кремния и 0 - 10 мас.% диоксида циркония.

В приведенном примере количественное содержание серебра не может быть любым, так как в каталитической химии один и тот же металл может проявлять свою активность по отношению к разным химическим реакциям в зависимости от его содержания в каталитической композиции. Поэтому формулировка "каталитически эффективное количество серебра" позволяет уточнить в формуле изобретения, что серебро в композиции используют в таком количестве, которое традиционно применялось в композициях этого назначения.

1.9.3.3. Следует обратить внимание и на то, каким образом в формуле изобретения характеризуются ингредиенты композиции.

Если ингредиентом является известное вещество сложного состава, использование для его идентификации марки, специального названия допускается в случае одновременного приведения функции или свойства и основы состава (пункт 3.3.4 Правил). Например, эмульсия 252 - водная стиролакрилатная эмульсия в качестве пленкообразующего, антисептик Мергал K9N , представляющий собой комбинацию 5-хлор-N-метилизотиазолинона и N-метилизотиазолинона.

В случае, когда ингредиент не является общеизвестным и заявитель не только в формуле, но и в описании изобретения приводит лишь его торговое название или марку без указания химических характеристик вещества, определение патентоспособности заявленной композиции по существу не представляется возможным. Например, краситель Нигрозан П, хлорсодержащая реакционноспособная смола Амол-Х, катализатор N 68. В такой ситуации заявителю следует направить запрос с предложением указать источники информации, относящиеся к уровню техники, в которых вещество с таким названием или маркой описано, или исключить этот признак из формулы изобретения, если это вещество не влияет на возможность достижения технического результата и/или назначения.

Если заявитель не покажет известность вещества и не уточнит формулу изобретения, следует констатировать, что в формуле изобретения содержится признак, в отношении которого отсутствует возможность однозначного понимания специалистом на основании уровня техники его смыслового содержания.

В этом случае при дальнейшем рассмотрении заявки такой признак во внимание не принимается (подпункт (3) пункта 19.4 Правил).

Если, несмотря на отсутствие признака изобретение может быть признано патентоспособным, заявителю направляется запрос с предложением скорректировать формулу изобретения, изъяв признак, не принятый во внимание при экспертизе. Дополнительно сообщается, что в противном случае заявка будет признана отозванной (подпункт (2) пункта 19.6 Правил).

Если заявленная композиция в отсутствие такого признака не может быть признана патентоспособной, принимается решение об отказе в выдаче патента в установленном порядке.

Например, заявлена композиция, содержащая ингредиенты А, Б и С в определенном количестве. Последний ингредиент охарактеризован как смола определенной марки.

Заявитель в материалах заявки, представленных на дату подачи, не привел химические характеристики смолы, а в дальнейшем в связи с запросом экспертизы сообщил лишь известные ему сведения о фирме - изготовителе продукта. При этом формула изобретения им не была уточнена.

При рассмотрении изобретения без учета этого признака было установлено, что композиция в таком виде не может быть осуществлена и потому не соответствует условию патентоспособности "промышленная применимость".

1.9.3.4. Если изобретение относится к композиции, состоящей, по крайней мере, из двух известных ингредиентов, которая обеспечивает синергетический эффект (проявляет свойства обоих ингредиентов, но количественный показатель хотя бы одного из этих свойств выше известного показателя), возможность достижения которого не следует из уровня техники, такое изобретение признается соответствующим условию "изобретательский уровень".

Например, заявлено фармакологически активное средство, являющееся анальгетиком и антисептиком, состоящее из "А" и "Б" в соотношении 20 - 40% и 60 - 80% мас.% соответственно (в таблетке содержится 0,01 г "А" и 0,03 г "Б").

Известно, что "А" применяется как анальгетик, а "Б" - как антисептик, однако в таблетках, содержащих только "А", его количество составляет 0,05 г, а в таблетках, содержащих только "Б", его количество составляет 0,06 г.

Из указанной информации следует, что в заявленном изобретении "А" и "Б" оба проявляют более высокую активность присущего им характера (благодаря чему и стало возможным значительно уменьшить их содержание в таблетке по сравнению с лекарственными средствами, известными из уровня техники, при достижении того же лечебного эффекта). Такое изобретение как создающее синергетический эффект соответствует изобретательскому уровню.

1.9.4. Особенности экспертизы изобретений, относящихся к фармацевтическим композициям

Частным случаем композиции является композиция фармацевтического назначения.

Фармацевтическая композиция, как объект изобретения, должна удовлетворять всем требованиям, предъявляемым к композиции, но имеет свои особенности.

Как правило, такие композиции представляют собой смеси или составы фармакологически активных и, при необходимости, фармацевтически приемлемых вспомогательных веществ, предназначенные для лечебно-профилактических целей в виде лекарственных средств или препаратов либо для изыскания таких средств или препаратов.

Под лекарственными средствами понимают вещества, применяемые для профилактики, диагностики, лечения болезни, предотвращения беременности, полученные из крови, плазмы крови, а также органов, тканей человека или животного, растений, минералов методами синтеза или с применением биологических технологий. К лекарственным средствам относятся также вещества растительного, животного или синтетического происхождения, обладающие фармакологической активностью и предназначенные для производства и изготовления лекарственных средств. Дозированные лекарственные средства, готовые к применению, - это лекарственные препараты (статья 4 Федерального закона "О лекарственных средствах" от 22.06.1998 N 86-ФЗ).

1.9.4.1. Как правило, в формуле изобретения назначение фармацевтической композиции выражается либо в виде ее биологической активности (антибактериальная фармацевтическая композиция) или механизма воздействия на системном, рецепторном уровне (фармацевтическая композиция, обладающая ингибирующим действием в отношении тромбина), либо путем указания конкретных заболеваний, для лечения, диагностики, профилактики которых она предназначена (фармацевтическая композиция для лечения и профилактики микозов кожи).

Если назначение фармацевтической композиции не связано с указанием конкретных нозологических форм (заболеваний), то проверяется, приведен ли в описании изобретения перечень заболеваний, в основе лечения, диагностики или профилактики которых лежит указанный механизм воздействия или на которые может воздействовать указанная активность.

При этом следует убедиться, что из уровня техники известно или в описании изобретения содержатся сведения о том, что указанный заявителем механизм действия или активность ингредиента(ов) композиции влияют на этиологический(е) фактор(ы) или на какое-либо из звеньев патогенеза заболевания, состояния, синдрома и т.д., которые указаны заявителем в качестве объекта диагностики, профилактики или лечения.

В формуле изобретения родовое понятие, отражающее назначение, может быть указано как "фармацевтическая композиция" без указания на механизм воздействия, биологической активности или предназначенности для лечения какого-либо заболевания. В этом случае следует проверить, приведены ли в описании изобретения сведения о возможности использования заявленной композиции для профилактики, диагностики и/или лечения значительного количества болезней различного этиопатогенеза или ее активности в отношении различных мишеней.

Если сведения, приведенные в описании изобретения, свидетельствуют, что указанная композиция, например, проявляет активность только в отношении определенного вида микроорганизмов, то такие сведения нельзя считать достаточными для подтверждения возможности реализации указанного в формуле изобретения назначения, охватываемого широким понятием "фармацевтическая композиция".

В этом случае заявителю предлагается представить дополнительные сведения, подтверждающие возможность использования заявленной композиции для профилактики, диагностики, лечения болезней различного этиопатогенеза, либо уточнить назначение изобретения.

1.9.4.2. Указание количественного содержания активного компонента фармацевтической композиции в виде "эффективное количество" допустимо, например, если для фармацевтической композиции с указанием в формуле изобретения ее назначения в виде проявляемой биологической активности или механизма воздействия из уровня техники известно количество этого компонента, которое является эффективным. Если сведения об эффективном количестве отсутствуют в уровне техники, то они должны быть приведены в описании изобретения. Для таких же фармацевтических композиций, содержащих новый активный компонент, для которого установлен определенный вид биологической активности, указание в формуле изобретения на эффективное количество активного компонента также допустимо при условии, если в описании раскрыто, какое количество активного компонента является эффективным.

В случае если назначением композиции является лечение (диагностика, профилактика и т.д.) определенных заболеваний, то формула изобретения также может включать характеристику количественного содержания активного вещества в форме "эффективное количество". В этом случае проверяется, содержит ли первоначальное описание изобретения сведения о количестве активного вещества, которое является эффективным, и сведения, подтверждающие эту эффективность.

Если заявлен лекарственный препарат, а формула изобретения не содержит признаков, отражающих количества входящих в него ингредиентов (дозы в виде интервала значений), то заявителю предлагается уточнить формулу изобретения, приведя в ней дозы, либо уточнить родовое понятие заявленного изобретения.

1.9.4.3. При анализе описания на предмет представления в нем достаточных сведений, а также достоверности приводимых сведений необходимо убедиться, что модель, на которой проводились испытания, является адекватной.

Например, если заявлена фармацевтическая композиция, обладающая снотворной активностью, то адекватной моделью может быть методика пролонгированного действия барбитуратов.

Если заявлена фармацевтическая композиция, обладающая антимикробными свойствами, то адекватной моделью будут микроорганизмы, выращенные на культуральных средах.

Если, по мнению эксперта, нельзя принять в качестве адекватной выбранную заявителем модель, позиция экспертизы, в соответствии с подпунктом (3) пункта 19.6 Правил, должна подкрепляться сведениями и аргументами технического характера, доказывающими, что в данном конкретном случае использованная модель не может быть признана адекватной.

Кроме того, следует учесть, что приводимые в описании примеры, подтверждающие реализацию назначения заявленной композиции и возможность достижения указанного заявителем технического результата, могут быть признаны корректными и приняты во внимание в качестве таковых, если в них приведен полностью качественный и количественный состав путем указания конкретных компонентов. При отсутствии корректных примеров следует запросить у заявителя представить такие примеры.

В том случае, если композиция составлена из известных компонентов, для которых установлен новый эффект, например, вследствие изменения количественных характеристик или новых сочетаний, то описание должно содержать сведения, демонстрирующие реализацию этого нового эффекта. При отсутствии таких сведений следует запросить их у заявителя, поскольку в противном случае при отсутствии сведений, подтверждающих реализацию нового эффекта, можно считать, что технический результат не указан. В качестве технического результата следует рассматривать реализацию назначения изобретения и осуществлять экспертизу, руководствуясь пунктом 1.11.1 настоящих Рекомендаций.

Например, заявлена антибактериальная композиция, состоящая из хлоргексидина и димексида в определенном количественном соотношении. Заявленная композиция обладает пролонгированным антибактериальным эффектом. Из уровня техники известна антибактериальная композиция, состоящая из хлоргексидина и димексида с другим соотношением компонентов. Следовательно, заявленная композиция при сохранении известного из уровня техники назначения обладает новым эффектом, т.е. иным техническим результатом. В этом случае заявителю достаточно привести в описании изобретения сведения о возможности достижения заявленного технического результата (пролонгированных антибактериальных свойств).

Если объектом изобретения является композиция, состоящая из известных ингредиентов, но для которой выявлено новое назначение, то в описании должны быть приведены данные, подтверждающие реализацию этого назначения на адекватных моделях, или другие доказательства возможности воздействия композиции на патологический или физиологический процесс, связанный с новым назначением, которое указано заявителем.

Если объектом изобретения является композиция на основе нового биологически активного вещества, впервые применяемая по медицинскому назначению, то материалы заявки должны содержать сведения, демонстрирующие терапевтически активное воздействие и его направленность в условиях моделирования патологического или физиологического процесса.

Для изобретений, представляющих собой фармацевтическую композицию на основе известного биологически активного вещества, но в новой препаративной форме (например, таблетка, гель, мазь, аэрозоль и т.д.), в описании изобретения должны быть приведены сведения, подтверждающие известную активность лекарственного средства в заявляемой форме. В данном случае может быть признано достаточным для доказательства возможности реализации указанного заявителем назначения приведения данных любого анализа, свидетельствующего о возможности обеспечения количества активного вещества, эффективного для достижения заявленного терапевтического действия в организме пациента, при введении его в заявленной препаративной форме.

1.9.5. Об изобретениях, относящихся к способам диагностики и лечения

1.9.5.1. Определение технического результата является прерогативой заявителя, однако, изобретатели часто не вполне ясно формулируют технический результат изобретений, относящихся к способам профилактики, лечения или диагностики.

Нередко технический результат представляется как повышение эффективности лечения или сокращение сроков лечения. Такая характеристика технического результата предполагает сравнительный аспект в оценке результатов способа с учетом ближайшего аналога.

При этом эффективность лечения - понятие, широко используемое в медицине, характеризуется такими клинически важными критериями, как выздоровление, продолжительность и качество жизни, частота возникновения отдельных осложнений, степень трудовой, медицинской и социальной реабилитации, продолжительность жизни без рецидивов, продолжительность амбулаторного или стационарного лечения, стоимость этого лечения и т.п.

Таким образом, о повышении эффективности способа лечения какого-либо заболевания в целом можно судить только на основании сравнения статистически достоверных групп больных, следовательно, в описании должны быть приведены соответствующие сведения.

Однако заявка, как правило, не содержит убедительных результатов сравнительных исследований, поскольку реально получить такие данные можно лишь вследствие длительных и дорогостоящих испытаний. В таком случае следует считать, что указанный заявителем технический результат не достигается и, согласно пункту 19.5.3 (7) Правил, не требуется подтверждения известности влияния отличительных признаков способа на такой результат.

Если в заявке продемонстрировано достижение технического результата, сформулированного как повышение эффективности лечения или сокращение сроков лечения, эксперт принимает во внимание такой результат и анализирует, очевидна ли возможность достижения такого технического результата заявленным способом с учетом известного уровня техники. Однако следует иметь в виду, что при такой общей формулировке технического результата из уровня техники легче выявить источники информации, порочащие изобретательский уровень заявленного способа.

В то же время в ряде случаев из материалов заявки следует, за счет какого конкретного воздействия на патологические или физиологические процессы в организме достигается повышение эффективности, т.е. приведен и другой технический результат способа. Тогда при анализе изобретательского уровня способа принимается во внимание и этот результат.

Сложнее, когда подобный результат не приведен. В таком случае экспертиза вправе предложить заявителю пояснить, какие свойства и явления лежат в основе повышения эффективности. Такие сведения представляются более значимыми для анализа патентоспособности изобретения.

Для иллюстрации такого подхода при определении изобретательского уровня способа приводим ряд примеров.

Известно, что в хирургии издавна разрабатывались способы анастомозирования (соединения) полых органов. Основной задачей таких способов является предупреждение несостоятельности швов анастомозов. На процессы заживления швов анастомозов оказывают влияние несколько факторов, наиболее значимыми из которых являются герметичность зоны соединения и состояние кровоснабжения соединяемых тканей. Заявлен способ, имеющий отношение к решению подобной задачи и касающийся наложения анастомоза кишки. Зону анастомоза герметизируют муфтой из сальника на сосудистой ножке. Технический результат изобретения сформулирован как повышение эффективности предупреждения несостоятельности швов. Известен из уровня техники способ анастомоза кишки с созданием муфты из свободного участка сальника, который также обеспечивает предупреждение несостоятельности швов за счет повышения герметичности зоны анастомоза. Для специалиста очевидно, что сохранение кровоснабжения трансплантата, которым является участок сальника, обеспечит его жизнеспособность, предупредит резорбцию и тем самым повысит эффективность герметичности этой зоны, оказывая дополнительное влияние на состоятельность швов. Соответствующие ссылки, приведенные экспертом, будут порочить изобретательский уровень способа. Однако заявленное решение, как было установлено в процессе делопроизводства по заявке, обеспечивает повышение эффективности предупреждения несостоятельности швов еще и влиянием на второй значимый для заживления швов фактор - через сосудистую ножку сальника прорастают сосуды, улучшающие питание тканей кишки в зоне самого анастомоза, тем самым создавая лучшие условия для его заживления. Если такое решение при уточнении технического результата способа явным образом не следует из уровня техники на дату подачи заявки, то изобретение может быть признано патентоспособным.

Для иллюстрации можно привести еще один пример. При лечении юношеского эпифизиолиза головки бедра путем репозиции и дистракции фрагментов по оси для восстановления продольных размеров заявитель предложил проводить множественную продольную туннелизацию шейки бедра. Именно этот прием и отличает заявленный способ от ближайшего аналога. Технический результат изобретения определен как сокращение сроков лечения. Из уровня техники известен прием множественной продольной туннелизации шейки бедра, который использовался при хирургическом восстановлении ее продольных размеров. Прием обеспечивал сокращение сроков лечения за счет улучшения кровоснабжения зоны операции. На первый взгляд способ очевиден для специалиста. Однако в процессе делопроизводства выявлено еще и то, что на сокращение сроков лечения влияет установленный заявителем факт, что при соединении сквозными каналами сопоставленных фрагментов бедра у юных пациентов в заявленной конкретной ситуации с использованием дистракции (растяжения кости) по таким каналам идет опережающее развитие регенератов кости, что и позволяет сократить сроки лечения. Соответствующее уточнение технического результата позволило иначе оценить изобретательский уровень заявленного способа.

Другие примеры:

Предположим, заявлен способ лечения аритмического синдрома при стенокардии, который заключается в введении группы препаратов A + B + C + D. Заявитель утверждает, что такая комбинация препаратов повышает эффективность лечения. Экспертом обнаружено, что известен способ того же назначения, при котором используют группу препаратов A + B + C, при этом также указывается на эффективность лечения. Заявитель не располагает сравнительными клиническими данными. Каким путем можно провести оценку изобретательского уровня? Препарат D известен из уровня техники и применялся для лечения других сердечно-сосудистых заболеваний. Правомерный вывод о патентоспособности изобретения при анализе его изобретательского уровня можно сделать, например, при анализе известных фармакологических свойств препарата D и сопоставлении их с тем клиническим или функциональным результатом, который привносит этот препарат в заявленную совокупность. Уточненным техническим результатом, приводящим к повышению эффективности лечения, в приведенном примере явилось не только обеспечение известного обезболивающего и антиоксидантного эффекта D, но и усиление кардиопротекции при данном сочетании препаратов. Демонстрация такого эффекта будет свидетельствовать о неочевидном решении задачи повышения эффективности лечения данного заболевания.

Заявлен способ ингаляционной терапии заболеваний дыхательных путей, заключающийся в том, что в воздушную смесь до проведения ингаляций с определенным лекарственным препаратом добавляют диоксид углерода. Заявитель утверждает, что способ обеспечивает повышение эффективности ингаляционной терапии. Повышение эффективности ингаляций заявитель связывает с увеличением осаждения лекарства в дыхательных путях, которое в свою очередь возникает вследствие стимуляции частоты и глубины дыхания, т.е. именно этот технический результат и обеспечивает диоксид углерода при введении в воздушную смесь. Из уровня техники известно, что эффективность ингаляционной терапии повышается при усилении глубины и частоты дыхания, приводящего к увеличению осаждения лекарства в дыхательных путях. Известно также, что диоксид углерода повышает глубину и частоту дыхания. В этом случае правомерен вывод об отсутствии изобретательского уровня заявленного способа.

Для заявок на изобретения, относящиеся к функциональной диагностике, характерно указание в описании на достижение такого технического результата, как повышение точности, достоверности или объективности диагноза. В отличие от способов лечения, связать указанный заявителем технический результат с известным уровнем техники бывает нередко сложно. В этих случаях следует попытаться выяснить, что конкретно определяет повышение точности, достоверности или объективности диагностического исследования. Нередко изобретение отражает более адекватный учет всех информативных показателей, характеризующих то или иное нарушение анатомических и физиологических особенностей организма, отдельного органа или системы.

Например, заявлен способ оценки тяжести хронической сердечной недостаточности (ХСН) у больных с ишемической болезнью сердца. Заявителем выбран ряд клинических параметров, каждому из которых дается своя балльная оценка. По сумме баллов определяют стадию хронической сердечной недостаточности. Понятно, что каждая из стадий ХСН характеризуется разной степенью нарушений гемодинамики, обмена веществ, структуры тканей. Однако определенный выбор показателей, их количественная балльная характеристика, по сути, оценивает и значимость каждого показателя, повышая достоверность и объективность диагностики.

Таким образом, при анализе патентоспособности изобретения следует понять или запросить у заявителя, чем обусловлено повышение эффективности способа. В большинстве случаев заявитель располагает этой информацией. Обычно такое уточнение или конкретизация служит интересам заявителя, в то время как формулировка технического результата в более общем виде чаще приводит к отрицательному выводу об изобретательском уровне заявленного изобретения.

При этом следует помнить о том, что патентоспособность изобретения предполагает нетрадиционный, неочевидный путь решения задачи, раскрытие этого пути в описании изобретения с демонстрацией технического результата на более конкретном, функциональном или тканевом уровне позволяет правильнее оценить творческий, изобретательский вклад в профилактику, лечение или диагностику того или иного заболевания.

1.9.5.2. При оценке промышленной применимости изобретения, относящегося к способу профилактики или лечения с использованием нового вещества, в частности нового химического соединения, следует обратить особое внимание на возможность осуществления заявленного изобретения.

Способ как объект изобретения предполагает действие над материальным объектом, средства и методы которого должны быть раскрыты в документах заявки или источнике, ставшем общедоступным до даты приоритета изобретения, для признания его промышленной применимости (подпункт (2) пункта 19.5.1 Правил). В данном случае речь идет о способе лечения заболевания путем введения нового вещества в организм, дозы которого не следуют из известного уровня знаний. Если в первоначальных документах заявки (описании, формуле) отсутствуют сведения о терапевтических (лечебных) дозах (интервале доз), то способ лечения с использованием нового химического соединения не является осуществимым.

Если в документах заявки приведены терапевтические дозы (интервал доз), то следует проверить, обеспечивают ли эти дозы при осуществлении способа реализацию его назначения.

Если в заявке на способ профилактики или лечения с помощью новых веществ интервал доз представлен так, что минимальные и максимальные показатели их отличаются значительно, иногда на несколько порядков, то проверяется, приведено ли достаточно сведений, подтверждающих реализацию назначения во всем указанном интервале значений.

Количество нового вещества, используемого в заявленном способе, может быть указано в формуле изобретения как в виде его числового значения (интервала значений), так и с использованием словосочетания "эффективное количество". Использование признака "эффективное количество" для характеристики дозы нового вещества допустимо, если показатели этого количества раскрыты в первоначальных документах заявки и их эффективность в указанном интервале подтверждена.

Таким образом, для изобретения, относящегося к способу лечения или профилактики с использованием нового биологически активного вещества, для признания его промышленно применимым необходимым является указание на количество (дозу) этого вещества. Если заявитель претендует на использование широкого интервала доз, лечебный или профилактический эффект должен быть подтвержден или обоснован во всем его диапазоне.

1.9.5.3. При экспертизе изобретений, относящихся к способам лечения, согласно пункту 19.5.1 Правил, следует убедиться, что реализация указанного заявителем назначения действительно возможна. Для этого необходимо убедиться, что в описании приведены достаточные и достоверные данные.

В зависимости от особенностей способы лечения можно условно разделить на три группы. К первой группе условно можно отнести способы лечения, предусматривающие использование известных лекарственных средств или физических факторов, в которых они выполняют присущую им функцию. Патентоспособность таких изобретений обычно обусловлена изменением режимов, новыми сочетаниями или дозировкой препаратов, выбором новой мишени. В этом случае для подтверждения реализации заявленного назначения может быть достаточно объяснений с точки зрения традиционных медицинских знаний, т.е. теоретического обоснования на основании уровня техники.

Ко второй группе можно отнести способы, основанные на применении известных лечебных факторов по новому назначению или на использовании их нового свойства с обеспечением нового, ранее неизвестного результата. В этом случае теоретических рассуждений недостаточно и следует привести, например, экспериментальные доказательства на живой модели или убедительные клинические данные.

Наиболее сложной является третья группа - способы с использованием новых биологически активных веществ или факторов, а также известных, но впервые применяемых в медицине веществ. Эта группа по необходимому объему представляемых данных сходна со второй группой, но предполагает дополнительное раскрытие выбираемых доз и режимов, поскольку средство не использовалось ранее в медицине.

При анализе представляемых экспериментальных сведений следует руководствоваться следующим.

В медицинских исследованиях признаны три группы экспериментов: in vitro, ex vivo, in vivo, а также клинические испытания на здоровых или больных добровольцах. Наиболее достоверными данными являются, конечно, сведения о реализации лечебного назначения способа, полученные при клинических испытаниях, проведенных в соответствии с требованиями доказательной медицины. Однако при экспертизе патентоспособности способов лечения не следует предъявлять столь жесткие требования. Возможно представление и других сведений. Чаще всего речь идет о косвенных критериях, по которым можно судить о возможной реализации указанного заявителем назначения. Обычно они представляют собой те лабораторные или физикальные (определенные непосредственно в организме или с его участием) показатели, изменения которых, как это предполагается на основе известных медицинских знаний, должны отразиться на клинически значимом исходе. Эксперименты in vitro в подавляющем большинстве случаев не могут быть признаны достоверными, если изобретение сформулировано как способ лечения, так как воздействие фактора в живом организме претерпевает существенные изменения. В каждом конкретном случае вывод о достаточности тех или иных сведений должен быть сделан с учетом формулировки назначения способа.

1.9.6. Об изобретениях, относящихся к устройствам медицинского назначения

При экспертизе изобретений, относящихся к устройствам медицинского назначения, необходимо учитывать следующее.

Существующая практика рассмотрения заявок в рамках действующего законодательства показала, что если изобретение направлено на улучшение какой-либо технической характеристики устройства, то устанавливается и анализируется результат, имеющий общетехнический характер. Однако в большинстве случаев следует также учитывать обстоятельства, обусловленные медицинским назначением устройств.

Например, разработан штифт для соединения костных отломков, имеющий определенные конструктивные особенности головки и резьбы, в частности ее шага, профиля и направления. Технический результат определен как повышение надежности фиксации. Заявителем указана связь особенностей конструкции со свойствами костной ткани, в частности ее трабекулярным строением. При оценке изобретательского уровня заявленного изобретения необходимо учитывать эту связь.

Следует также предложить уточнить технический результат устройств, который нередко представлен как повышение эффективности лечения, снижение осложнений или выражен другими общими понятиями, поскольку в этом случае невозможно выявить совокупность существенных признаков и оценить патентоспособность заявленного изобретения.

1.9.7. Об изобретениях, относящихся к реализующей общее назначение совокупности средств, каждое из которых имеет собственное назначение

В независимом пункте формулы изобретения может быть охарактеризована совокупность средств, каждое из которых имеет свое назначение, при условии, что такая совокупность имеет общее назначение (подпункт (2) пункта 3.3.2.4 Правил).

Приведенное положение позволяет предоставлять правовую охрану изобретениям, относящимся к диагностическим и аналитическим наборам, в составе которых имеется несколько веществ, емкостей, зондов, носителей или других элементов, выполняющих свойственную им функцию, и служащих в совокупности для реализации общего назначения - диагностики определенного заболевания или проведения соответствующего анализа.

Пример подобных изобретений приводится ниже.

(1) "Набор для диагностики энтеровирусной пневмонии у животных, включающий емкости с антигенами и емкости со специфическими сыворотками, отличающийся тем, что в качестве антигенов использованы... (название веществ), а в качестве сывороток использованы... (название веществ), и набор дополнительно содержит емкости с флуоресцирующими иммуноглобулинами к штаммам (название штаммов)."

(2) "Набор для определения антител к вирусу иммунодефицита человека первого и второго типов, включающий иммуносорбент на основе антигенов вируса иммунодефицита человека и реагенты для определения присутствия антител, отличающийся тем, что антигены представляют собой... (название веществ), иммобилизованные на твердом носителе."

1.10. Экспертиза изобретений, относящихся к области биотехнологии

(введен Приказом Роспатента от 19.06.2006 N 67)

1.10.1. О требованиях, предъявляемых к формуле изобретения, относящегося к области биотехнологии

При экспертизе изобретений, относящихся к области биотехнологии, используются те же подходы, регламентированные действующими Правилами, что и для изобретений, относящихся к другим областям науки и техники. При проверке формулы изобретения устанавливается наличие в ней существенных признаков заявленного изобретения, совокупность которых достаточна для получения указанного заявителем технического результата (п. 19.4 (2) Правил). В соответствующем разделе Правил (п. п. 3.2.4.3 (3), (4), (6), (7)) приводится перечень признаков применительно к различным категориям объектов, относящихся к области биотехнологии. Следует отметить, что указанный перечень не является исчерпывающим и носит рекомендательный характер, поэтому изобретение может быть охарактеризовано с использованием иных признаков, которыми соответствующий объект характеризуется в научной и технической литературе на дату подачи заявки.

Наличие несущественных признаков в формуле изобретения негативно отражается на объеме правовой охраны, предоставляемом патентом, что не соответствует интересам заявителей, вкладывающих значительные материальные средства в исследования в области биотехнологии. Если при проверке формулы изобретения установлено наличие в ней несущественных признаков, заявителю предлагается рассмотреть вопрос о целесообразности сохранения такой редакции формулы (п. 19.4 (2) Правил).

Продукт, относящийся к области биотехнологии, можно определить как "биотехнологический продукт". К биотехнологическим продуктам, как объектам изобретения, относят живые организмы (микроорганизмы, в том числе штаммы микроорганизмов, культуры (линии) клеток растений или животных, трансгенные растения и животные, за исключением сортов растений и пород животных, клетки, в том числе трансформированные, или части организмов), так и вещества, выделенные из живых организмов (полученные с помощью живых организмов или биологических систем), или аналогичные им вещества, полученные с помощью реакций, характерных для живых организмов, а также генетические конструкции, например, векторы, плазмиды и др., предназначенные для использования в биологических системах.

Развитие биотехнологии сопряжено с постоянным появлением новых продуктов, представляющих собой живые организмы, выделяемый из них или аналогичный ему биологический материал, появлением новых способов, включающих использование характерных для живых организмов реакций. Данное обстоятельство вызывает необходимость решения вопроса о возможности и условиях правовой охраны таких объектов, выявления признаков для их характеристики в формуле изобретения.

Ниже приведены особенности экспертизы изобретений, относящихся к основным биотехнологическим продуктам, для которых испрашивается правовая охрана.

1.10.2. Особенности экспертизы изобретений, относящихся к олиго- и полинуклеотидам

В обширную группу продуктов - веществ, представляющих собой в химическом отношении олиго- и полинуклеотиды, входят ДНК, РНК, их фрагменты, выделяемые из природного источника или полученные иным путем, с той же или направленно измененной биологической функцией.

При проведении экспертизы изобретения, относящегося к указанным объектам, необходимо проверить правомерность использованного в формуле изобретения родового понятия, т.е. соответствует ли оно раскрытию этого изобретения в описании и достаточны ли приведенные в нем сведения для подтверждения возможности осуществления изобретения, охарактеризованного таким образом (п. 19.4 (5) Правил).

Пункт 3.3.4 Правил предусматривает включение в формулу изобретения, относящегося к нуклеиновым кислотам (далее - НК), указания их назначения (определяющей назначение биологической функции).

Выделение природной НК или ее фрагмента и установление их структуры (нуклеотидной последовательности), основанное на применении стандартных приемов, в настоящее время - легко выполнимая техническая процедура. В данном случае установление структуры вещества может рассматриваться как простое "открытие вещества". Наибольшую ценность при исследовании указанных веществ представляет установление их свойств, которые определяют их функцию в биологической системе (организме) (передача генетической информации, транспорт веществ, инициация биохимических реакций и т.д.) и возможности использования в определенной области. На данные исследования приходится основная часть временных и материальных затрат. Результаты этих исследований определяют вклад изобретателя в уровень техники.

Таким образом, только после установления назначения (биологической функции или свойств, определяющих назначение) нуклеиновая кислота или ее фрагмент, выделяемые из природного источника или полученные иным путем, с той же или направленно измененной биологической функцией могут считаться изобретением.

Для рассматриваемой группы объектов назначение в формуле изобретения указано, если для их обозначения использованы термины, из содержания которых следует назначение (определяющая назначение биологическая функция), например, "промотор", "терминатор", "праймер", "(олигонуклеотидный) зонд", "антисмысловая НК" и др. В ином случае наряду с наименованием объекта изобретения его назначение (определяющая назначение биологическая функция) приводится дополнительно. Например:

"нуклеотидная последовательность, распознаваемая рестриктазой М...";

"олигонуклеотид, используемый в качестве зонда...";

"фрагмент геномной ДНК, обеспечивающий инициацию транскрипции гена К,...".

При экспертизе изобретения, характеризующегося нуклеотидной последовательностью, необходимо учитывать, что в биологической системе оно может выполнять различные функции. Изобретение может представлять собой последовательности НК, функция которых заключается в передаче генетической информации.

Для всех последовательностей, относящихся к этой группе, признак назначения можно сформулировать либо как "кодирующая белок (полипептид) N" (если этот белок известен и указания его названия достаточно для понимания его биологической роли), либо как "кодирующая белок (полипептид), обладающий способностью..." (если речь идет о новом белке). Если белок малоизвестен, то необходимо также обратить внимание на его раскрытие в описании изобретения.

Для последовательностей, не относящихся к числу кодирующих белок, назначением (определяющей назначение биологической функцией) может быть регуляция процессов транскрипции или трансляции (промоторы, терминаторы, рибосомсвязывающие сайты и т.д.), способность взаимодействовать с теми или иными агентами или распознаваться ими (зонды, антисмысловые последовательности, сайты связывания или распознавания специфическими белками и т.д.) и др.

Для характеристики НК с неустановленной структурой могут быть использованы любые признаки, такие как, например, физико-химические характеристики, приемы способа получения, которые в совокупности позволяют отличать заявленное вещество от других. Например:

"Фрагмент геномной ДНК, кодирующий устойчивость к доксорубицину, выделенный из штамма Streptomyces peucetus DSM 4592 или происходящего из него штамма, с картой рестрикции (описание карты)".

Если определена нуклеотидная последовательность НК и заявитель считает целесообразным использовать ее для характеристики объекта изобретения, то формула, состоящая из родового понятия, отражающего его назначение (определяющую назначение биологическую функцию), и установленной нуклеотидной последовательности, указанной путем ссылки на ее номер в перечне последовательностей в виде "SEQ ID N X", где "X" - порядковый номер последовательности в перечне последовательностей, приводимом в соответствующем разделе описания изобретения, соответствует установленным требованиям. Например:

"Фрагмент ДНК, кодирующий рекомбинантный протеин, ингибирующий вызываемую коллагеном агрегацию тромбоцитов млекопитающих, с нуклеотидной последовательностью SEQ ID N X".

"Фрагмент ДНК, кодирующий карминомицин-4-О-метилтрансферазу и имеющий нуклеотидную последовательность SEQ ID N X".

Структурные и функциональные особенности нуклеиновых кислот позволяют использовать при характеристике этих соединений в формуле изобретения особые, только им присущие признаки, которые обеспечивают охрану изобретения в более широком объеме.

Для характеристики нуклеотидных последовательностей могут использоваться признаки, связанные со свойством комплементарности нуклеотидных последовательностей (одна установленная нуклеотидная последовательность характеризует не только одно-, но и двунитевые формы полинуклеотидов). Например:

"Последовательность ДНК (B), комплементарная SEQ ID N A по всей ее длине".

Со свойством комплементарности тесно связана способность отдельных нитей НК в определенных условиях образовывать гибридные формы. Характеристика нуклеотидной последовательности с использованием признака "гибридизуемости" обеспечивает более широкий объем защиты, чем ссылка на комплементарность и, тем более, - на конкретную последовательность. Вместе с тем включение в формулу изобретения этого признака должно сопровождаться приведением связанных с ним условий, в частности, соотношение размеров гибридизующихся частей и условия формирования гибрида.

Если определена нуклеотидная последовательность НК "A" (SEQ IDN A) и известно, что в "жестких" (строгих) условиях она по всей длине гибридизуется с НК "B", для которой нуклеотидная последовательность не установлена, то характеристика "В" в формуле может быть представлена следующим образом:

"НК (B), характеризующаяся нуклеотидной последовательностью, которая в жестких условиях гибридизуется с SEQ ID N "A" по всей ее длине".

Учитывая, что степень жесткости условий гибридизации известным образом коррелирует со степенью комплементарности цепей, такая характеристика может быть признана достаточной для проведения поиска и последующей оценки патентоспособности объекта. Например:

"Фрагмент НК, кодирующий человеческий проаполипопротеин А-1, полученный в результате объединения последовательности синтетической ДНК, кодирующей аминокислоты от -6 до +14 человеческого проаполипопротеина А-1, и фрагмента природной ДНК, кодирующей аминокислоты от +15 до +243 проаполипопротеина А-1...".

"Выделенная молекула нуклеиновой кислоты, включающая нуклеотидную последовательность, которая кодирует по меньшей мере один токсин, активный в отношении Plutella xylostella, где эта нуклеотидная последовательность (а) гибридизуется с нуклеотидной последовательностью, выбранной из группы, включающей нуклеотиды 569-979 SEQ ID NO:1, нуклеотиды 1045-2334 SEQ ID NO:1, SEQ ID NO:4, SEQ ID NO:6, SEQ ID NO:8, SEQ ID NO:10, SEQ ID NO:12 и SEQ ID NO:14 при следующих условиях: 7%-ный додецилсульфат натрия (ДСН), 0,5М NaPO4, 1мМ ЭДТК при 50° С с промывкой 0,1 x SSC, 0,01 х ДСН при 65° С...".

"Рекомбинантная ДНК, кодирующая белок, который представляет собой инсектицидное средство, и включающая нуклеотидную последовательность, приведенную на фиг. 2, или ее вариант, или ее фрагмент, где указанный вариант или фрагмент гибридизуется в строгих условиях с частью или полной последовательностью, приведенной на фиг. 2, происходит от Xenorhabdus nematophilus и кодирует белковый продукт, обладающий инсектицидной активностью.

Последний пример иллюстрирует случай, когда "гибридизующаяся" последовательность представлена как альтернативный вариант основной последовательности. Наряду с защитой основной последовательности НК возможна защита ее аналогов или вариантов, если они имеют то же назначение (сохраняют ту же биологическую функцию), что и основная последовательность НК. Формула изобретения в данном случае может содержать такие характеристики, как % гомологии, указания на изменения в гомологичной последовательности НК по сравнению с основной последовательностью, гибридизуемость с ней в определенных условиях, и др. Например:

"Выделенная молекула нуклеиновой кислоты, кодирующая нейротрофический фактор роста человека (эновин) и имеющая нуклеотидную последовательность, показанную на фиг. 1, или обладающую, по меньшей мере, 70% гомологией с последовательностью, показанной на фиг. 1".

"Последовательность нуклеиновой кислоты, кодирующая белок, обладающий дельта-5,7 стерин, дельта-7 редуктазной активностью, и имеющая нуклеотидную последовательность SEQ ID N X или нуклеотидную последовательность, являющуюся аллельным вариантом последовательности SEQ ID N X и обладающую указанной активностью".

При этом в материалах заявки необходимо наличие не только примеров основной последовательности, но и примеров, подтверждающих осуществление изобретения в части аналога, варианта.

В силу так называемой "вырожденности" генетического кода одна и та же аминокислотная последовательность "кодируется" большим числом последовательностей НК. В связи с этим, установив одну нуклеотидную последовательность, кодирующую определенный белок, заявитель вправе рассчитывать на включение в объем правовой охраны изобретения всех ее "вырожденных" форм, представив их в одном независимом пункте (альтернатива) либо в отдельных независимых пунктах (варианты). Например:

"Молекула ДНК, кодирующая протеин TGF-бета семейства и содержащая часть, кодирующую зрелый протеин, и в случае необходимости другие функциональные части последовательности SEQ ID N X, или соответствующую ей нуклеотидную последовательность в силу вырожденности генетического кода...".

Способность НК заключать в себе и передавать информацию о структуре белковых молекул (кодирование полипептида) позволяет обеспечивать объем правовой охраны изобретения, включающий не только установленную последовательность НК, но и все ее формы, определяемые "вырожденностью" генетического кода, если в формуле приводится ссылка на кодируемую аминокислотную последовательность. Например:

"Последовательность нуклеиновой кислоты, кодирующая альфа-амилазу с аминокислотной последовательностью SEQ ID N X.".

1.10.3. Особенности экспертизы изобретений, относящихся к белкам

В отношении отнесения к изобретениям белка (полипептида), выделяемого из природного источника или получаемого иным путем, с той же или направленно измененной биологической функцией, применяется подход, аналогичный изложенному в п. 1.10.2 Рекомендаций.

При проверке формулы изобретения в соответствии с п. 19.4 (3) Правил следует учитывать, что белок в формуле изобретения может быть охарактеризован как последовательностью аминокислот (далее - АКП) или эквивалентным ей признаком (кодирующая белок последовательность нуклеотидов), так и его физико-химическими свойствами или иными признаками, в том числе способом его получения. Совокупность признаков должна быть достаточной для того, чтобы позволить отличить белок, для которого испрашивается правовая охрана, от других, уже известных. В составе родового понятия, приведенного в формуле изобретения, должно быть отражено назначение белка (активность, свойство). Если оно не следует с очевидностью из используемого понятия, то его необходимо указать дополнительно.

Установление АКП белка, последовательности кодирующей его НК, является значимым для изобретений, связанных, например, с воздействием на живой организм, клетку на молекулярном уровне, с помощью методов генной инженерии. Для характеристики белка с установленной структурой, т.е. с определенной АКП, в формуле изобретения могут быть использованы, в частности, следующие признаки:

- аминокислотная последовательность или номер последовательности аминокислот в перечне последовательностей. Белок с установленной структурой в формуле может характеризоваться эквивалентным аминокислотной последовательности признаком - кодирующей последовательностью нуклеотидов. Последовательность аминокислот (или кодирующая нуклеотидная последовательность) представляется в формуле путем указания номера последовательности в перечне последовательностей в виде "SEQ ID N" или путем приведения соответствующей последовательности. Следует отметить, что перечень последовательностей нуклеотидов и аминокислот представляет собой неотъемлемую часть описания.

Например:

"Полипептид ожирения (OB), состоящий из аминокислотной последовательности зрелой формы и аминокислотной последовательности сигнального пептида и характеризующийся полной последовательностью, представленной в SEQ ID N 4 или SEQ ID N 6."

"Гибридный рецепторотоксин S 304, полученный путем экспрессии в бактериальной системе E.coli, состоящий из фрагмента дифтерийного токсина и фрагмента CD4 рецептора T-лимфоцитов человека, имеющий первичную структуру, приведенную в SEQ ID N X и подавляющий цитопатическое действие вируса иммунодефицита человека первого типа in vitro".

"Гуманизированное антитело, содержащее по существу вариабельные области легкой и тяжелой цепей антитела человека, способное специфически связываться с последовательностью аминокислот белка gp 120 или gp 160 HIV1, представляющей, по существу, последовательность G-P-G-R и способное нейтрализовать in vitro инфекцию клеток H9 живыми штаммами MN и IIIв HIV-1 в анализах с обратной транскриптазой и на образование синцитиев, причем указанные вариабельные области содержат по крайней мере одну область, определяющую комплементарность (CDR) мышиного моноклонального антитела, продуцируемого гибридомной клеточной линией ATCC N 10726".

Характеристика в формуле изобретения модифицированных форм известных из уровня техники природных полипептидов может быть достаточной, если приведено наименование известного вещества (базовой структуры), указан изменяемый в нем участок (область, положение аминокислотного остатка, сайт), характер осуществляемого изменения и приобретаемое свойство. Например:

"Рекомбинантная термостабильная люцифераза, характеризующаяся аминокислотной последовательностью, которая соответствует аминокислотной последовательности люциферазы дикого типа с заменой природного остатка в положении, соответствующем положению 357 в последовательности люциферазы Photinus pyralis, другим остатком, введение которого обеспечивает повышение термостабильности модифицированного фермента и, необязательно, изменение длины волны испускаемого света по сравнению с ферментом дикого типа, или с несколькими аминокислотными заменами, одной из которых является указанная замена по положению, соответствующему положению 357 в последовательности люциферазы Photinus pyralis".

"Вариант субтилизина Bacillus, являющийся результатом комбинации замен, одна из которых представляет собой замену остатка аминокислоты нативной формы фермента в положении, соответствующем положению 232 субтилизина Bacillus amyloliquifaciens, валином, и проявляющий повышенную по сравнению с комбинацией замен N76D/S103A/V104I эффективность действия, где указанный вариант является результатом одной из комбинаций замен, представленных в таблице 6."

Для характеристики белков с неустановленной АКП в формуле изобретения могут быть использованы, в частности, следующие признаки:

- молекулярная масса (с указанием метода определения и пределов колебания параметров),

- изоэлектрическая точка (с указанием метода определения и пределов колебания параметров),

- основная биологическая активность,

- дополнительные характеристики биологической активности,

- аминокислотный состав,

- признаки способа получения белка (например, источник выделения),

- pH-стабильность,

- термостабильность,

- иммунологические свойства и другие характеристики, позволяющие отличить данный белок от других.

Например:

"Пищевой соевый белковый продукт, отличающийся тем, что коэффициент растворимости азота (NSI) составляет как минимум около 85 и содержание белков составляет от приблизительно 65,0 мас.% до приблизительно 85,0 мас.%, причем как минимум около 65,0 мас.% белков имеют молекулярную массу более приблизительно 800000, а также тем, что он по существу не содержит белков, которые бы имели молекулярную массу в пределах от приблизительно 1000 до приблизительно 380000".

"Белок плазматической мембраны адипоцита, который обладает сродством специфического связывания с фосфоинозитолгликаном или с фосфоинозитолгликан-пептидом, характеризующийся способностью запускать tyr-фосфорилирование субстрата 1 или 2 рецептора инсулина в адипоците после специфического связывания фосфоинозитолгликана или фосфоинозитолгликан-пептида с данным белком и способностью стимулировать потребление глюкозы адипоцитом после специфического связывания фосфоинозитолгликана или фосфоинозитолгликан-пептида с данным белком".

1.10.4. Особенности экспертизы изобретений, относящихся к генетической конструкции

В соответствии с п. 2.1.1 Правил к генетическим конструкциям (далее - ГК) относят широкий круг объектов, который наряду с векторами, плазмидами, характеризующимися рекомбинантными нуклеотидными последовательностями, включает трансформированные клетки, трансгенные растения и животные.

Пункт 3.3.5 Правил рекомендует приводить в формуле изобретения, относящейся к ГК, ее наименование с указанием назначения (определяющей назначение биологической функции). Если назначение изобретения, относящегося к генетической конструкции, не следует с очевидностью из понятия, использованного для его наименования, то необходимо отдельно указать назначение (определяющую назначение биологическую функцию) или свойство, определяющие возможности его использования. Например:

"Рекомбинантный полиовирусный вектор, предназначенный для стимулирования иммунного ответа против патогенного микроорганизма, или вируса, или клетки-мишени, имеющий формулу C-B-A-B-C, где A представляет собой экзогенную нуклеотидную последовательность..."

"Трансгенное млекопитающее, не являющееся человеком, геном которого содержит конструкт трансгена, включающий последовательность ДНК, кодирующую альфа-1,2-фукозилтрансферазу человека, сцепленную со специфичным для молочной железы промотором, при этом экспрессия упомянутой последовательности ДНК приводит к продуцированию обнаруживаемых уровней 2'-фукозиллактозы в молоке данного млекопитающего".

Во многих случаях существенным признаком, характеризующим трансформированную клетку, трансгенное растение и животное, может быть продукт (белок, полипептид, пептид и т.д.), который экспрессируется трансформированной нуклеиновой кислотой, введенной в клетку такой ГК. При этом назначение трансформирующего элемента может не совпадать с назначением ГК или с теми свойствами, которые она приобретает в результате трансформации, в связи с чем необходимо проверить наличие в независимом пункте формулы изобретения указания назначения и/или свойств ГК:

"Клетка-хозяин, трансформированная ДНК (приводится ее характеристика...), кодирующей белок A, и предназначенная для лечения или профилактики сепсиса".

В данном случае характеристика клетки-хозяина только признаком трансформирующего элемента недостаточна, поскольку из свойства ДНК кодировать белок A не следует, что клетка в результате трансформации становится пригодной для лечения и профилактики конкретного заболевания.

Таким образом, в ряде случаев наличие в формуле признака, определяющего назначение трансформирующего элемента, в отсутствие назначения ГК позволяет только констатировать, что она является носителем гетерологичного генетического материала, но не предполагает использование данной ГК в определенной области.

Наиболее распространенный вид ГК - полученная in vitro векторная конструкция, представляющая собой комбинацию генетических элементов (фрагментов природных НК), то есть искусственно созданная рекомбинантная нуклеотидная последовательность.

По определению основной характеристикой вектора является способность после проникновения или введения в клетку автономно реплицироваться. Однако при этом он может выполнять в ней различные функции: доставлять агенты к определенной "мишени", обеспечивать экспрессию определенного продукта, интегрировать в геном клетки нуклеотидные последовательности и т.д. Таким образом, применительно к векторной конструкции, функция, определяющая назначение, не может ограничиваться понятием "вектор" и должна быть уточнена, например, как "клонирующий", "экспрессирующий", "для интегрирования" и т.д.

Если при создании ГК использованы "готовые" векторы-носители, то в формуле изобретения вместо их детальной характеристики может быть достаточным приведение торгового названия использованного вектора, с раскрытием его в описании изобретения. Например:

"Рекомбинантный вектор pSR альфа-20-2 для экспрессии фактора ингибирования липогенеза, содержащий BamHI-фрагмент размером 3,4 кб вектора pSDL-SR альфа 296 и BamHI-фрагмент размером 1,2 кб, включающий нуклеотидную последовательность, соответствующую SEQ ID N X".

Если изобретение относится к ряду рекомбинантных векторов, содержащих новый элемент и раскрытых в описании изобретения, то может быть, в частности, признана соответствующей требованиям п. 3.3.1 (4) Правил следующая его характеристика в формуле изобретения:

"Экспрессирующий вектор, включающий фрагмент ДНК с нуклеотидной последовательностью, кодирующей полипептид X, которая оперативно связана с регуляторными элементами, обеспечивающими экспрессию указанного фрагмента в клетке YY".

"Рекомбинантный вектор клонирования, содержащий кодирующую полипептид ожирения ДНК с нуклеотидной последовательностью, представленной SEQ ID N X".

1.10.4.1. О рекомбинантном штамме микроорганизма

Особенности формулы изобретения, относящегося к штамму микроорганизма и линии клеток растений или животных, приведены в п. 3.3.5 Правил. В настоящее время благодаря развитию генной инженерии рекомбинантные штаммы микроорганизмов могут быть сконструированы и неоднократно воспроизведены. В связи с этим возможна иная характеристика указанных объектов в формуле изобретения, чем приведенная в п. 3.3.5 Правил, если она соответствует общим требованиям, согласно которым объект изобретения характеризуется совокупностью его признаков (п. 3.3.2.4 (1) Правил).

Для характеристики рекомбинантного штамма микроорганизма, как правило, достаточно указать в формуле изобретения материнский штамм, который подвергся трансформации, и трансформирующий элемент, который обычно определяют путем ссылки на содержащий этот элемент вектор. Например:

"Рекомбинантный Штамм бактерий Escherichia coli HB 101/рМК16, осуществляющий биодеградацию 2,4-дихлорфеноксиуксусной кислоты".

"Рекомбинантный аттенуированный штамм бактерий Salmonella enteriditis E-23/pGEX-2T-TBI, депонированный в коллекции НИИ ККМ ГНЦ ВБ "Вектор" под номером В-884 - продуцент искусственного белка-иммуногена TBI, содержащего эпитопы нескольких белков ВИЧ-1".

"Рекомбинантный штамм E.coli JM109/pMTSHV1 (Ferm - BP - 3266) - продуцент гирудина HV1".

"Рекомбинантный штамм Escherichia coli JM 105, трансформированный вектором экспрессии, несущим ДНК SEQ... - продуцент белка гелонина".

"Рекомбинантный штамм бактерий Escherichia coli HSK-M, содержащий плазмидный вектор pEKG3 и используемый для экспрессии гена SKC-2, кодирующего стрептокиназу из штамма бактерий Streptococcus equisimilis группы C ATCC 9542, с нуклеотидной последовательностью SEQ...".

1.10.5. Особенности экспертизы изобретений, относящихся к штамму микроорганизма и включающему его средству

Штамм микроорганизма - первый объект живой природы, получивший правовую охрану в качестве изобретения. Впоследствии правовую охрану получили консорциумы микроорганизмов, линии клеток растений, линии клеток животных, биопрепараты и средства, включающие клетки микроорганизмов или их части.

Для выделенного из природного источника или полученного методами традиционного мутагенеза штамма микроорганизма все признаки, приведенные в п. 3.2.4.3 (6) Правил, являются описательными, равнозначными и относятся к числу сведений, наличие которых в материалах заявки оказывает влияние на вывод о патентоспособности такого изобретения. На предшествующих этапах развития биотехнологии было невозможно выделить те существенные характеристики (признаки) штамма микроорганизма, которые обуславливали бы проявляемые им полезные свойства и, соответственно, достижение определенного технического результата. В связи с этим текст описания изобретения, касающегося штамма микроорганизма, выделенного из природного источника или полученного методами традиционного мутагенеза, служит не только для раскрытия сущности изобретения, но и является оригинальным и важным информативным документом. Это - источник информации, используемый и экспертом, и третьими лицами для сравнения свойств и характеристик сопоставляемых объектов, имеющий первостепенное значение при решении вопроса о новизне штамма.

Если описание изобретения, относящегося к штамму микроорганизма, консорциуму микроорганизмов, биопрепарату, включающему новый штамм микроорганизма, не содержит сведений, необходимых для осуществления данного изобретения, сведений об экспериментах, подтверждающих реализацию им указанного назначения, заявителю в запросе сообщается о необходимости их представления и включения в текст описания. В связи со спецификой рассматриваемого объекта необходима проверка в тексте описания изобретения, относящегося к штамму микроорганизма, наличия следующих сведений:

1) место или источник выделения штамма, способ выделения,

2) способ получения,

3) место хранения штамма,

3) каким образом и с помощью какого руководства по микробиологии идентифицирован заявленный штамм,

4) условия культивирования (температура, pH среды, продолжительность культивирования на различных средах и т.д.),

5) свойства, характеристики штамма или продуцируемого им продукта, позволяющие использовать изобретение в определенной области.

Факт депонирования заявляемого штамма, подтвержденный представлением копии документа о его депонировании, свидетельствует о возможности осуществления изобретения, относящегося к штамму микроорганизма. При этом, если в материалах заявки будет подтверждена возможность осуществления изобретения с реализации указанного заявителем назначения, заявленное изобретение признается соответствующим условию патентоспособности "промышленная применимость". Если штамм не депонирован, то описание способа его получения в материалах заявки на дату ее подачи должно быть достаточным для возможности осуществления такого изобретения (см. п. 3.2.4.5 (3) Правил).

В случае, когда штамм микроорганизма не депонирован на дату подачи заявки и в материалах заявки отсутствует способ получения штамма или получение штамма по представленному способу невозможно, то изобретение признается не соответствующим условию патентоспособности - "промышленная применимость" (п. 19.5.1 Правил).

Аналогичные выводы можно сделать и в отношении заявок на линии клеток растений или животных, биопрепараты, например, вакцины для лечения животных, в которых не характеризован штамм (активное начало), если он является новым, неизвестным из уровня техники, и воспроизвести его по описанию способа получения в материалах заявки невозможно.

Например, заявлен способ изготовления вакцины против колибактериоза нутрий, основанный на том, что в качестве активного начала используют штамм Escherichia coli, который охарактеризован заявителем как "штамм Escherichia coli, содержащий соматический термостабильный антиген O1, выделенный из местного эпизоотического очага". В материалах заявки указано, что способ включает выращивание штамма на определенной питательной среде до определенной концентрации клеток, их инактивирование и последующие операции по производству собственно вакцины (смешивание с адъювантом, разбавление дистиллированной водой и т.д.). В соответствии с требованиями п. 19.5.1 (2) Правил проверяется наличие в описании заявки средств и методов, с помощью которых возможно осуществление изобретения. В тексте описания изобретения отсутствовали сведения об известности штамма, сведения о депонировании штамма, описание способа получения штамма. В связи с этим характеристика штамма, являющегося активным началом вакцины, представленная в описании изобретения, признается недостаточной для осуществления заявленного способа изготовления вакцины и изобретение признается не соответствующим условию патентоспособности - "промышленная применимость".

Согласно п. 3.3.5 Правил в формулу, относящуюся к штамму микроорганизма, как основополагающие элементы включаются его родовое и видовое название на латинском языке. Это позволяет судить о его родовой и видовой принадлежности и определяет место, занимаемое данным организмом в соответствующей таксономической системе. Кроме этого, включается также регистрационный номер штамма, присвоенный коллекцией-депозитарием в случае, если штамм депонирован, а также назначение штамма. В ряде случаев назначение штамма может совпадать с техническим результатом изобретения. Под назначением штамма следует понимать не только его утилитарное назначение для решения определенной технической задачи, но и характеристику его биологических свойств. Например:

"Штамм бактерий Bacillus subtilis ВКПМ-В-... - продуцент протеазы".

"Штамм бактерий Brevibacillus laterasporus ВКПМ В-8287, обладающий широким спектром антагонистического действия, продуцент антибиотика латероцидина".

"Штамм актиномицета Streptomyces hygroscopicus subsp. ЦКМ В-4561, обладающий фунгицидными, бактерицидными и инсектицидными свойствами".

Отсутствие указания назначения штамма в формуле изобретения или необоснованное использование общего понятия, для характеристики назначения ("Штамм бактерий.... для деструкции органических соединений"), влечет необходимость направления заявителю запроса с предложением, если это возможно, уточнить в формуле изобретения совокупность признаков изобретения на основании первоначально поданного описания и/или уточнить описание.

Достижение определенного технического результата может быть обусловлено проявлением не одного, а нескольких свойств штамма микроорганизма. Если в формуле изобретения приведено более одного назначения, то необходима ее проверка на соответствие требованию п. 3.3.2.4 (2) Правил, согласно которому независимый пункт формулы должен относиться к одному изобретению.

1.11. Экспертиза заявок на изобретения, относящиеся к пищевым продуктам

(введен Приказом Роспатента от 19.06.2006 N 67)

При составлении заявок на изобретения, относящиеся к пищевым продуктам, как показывает практика их рассмотрения, допускается ряд типичных ошибок, которые могут повлиять на достоверность оценки патентоспособности изобретений. К ним относятся, например, некорректное указание обеспечиваемого изобретением технического результата; отсутствие объективных сведений, подтверждающих возможность получения технического результата; использование для обозначения объекта изобретения терминов, не имеющих применения в нормативно-технической документации и научно-технической литературе, использование родового понятия, не соответствующего совокупности признаков, приводимой в формуле изобретения.

Поэтому при проведении экспертизы таких заявок, которая осуществляется по общим нормативно установленным правилам, на это обстоятельство необходимо обратить особое внимание.

1.11.1. Технический результат заявленного изобретения

Пищевые продукты, для которых испрашивается правовая охрана, часто представляют собой композиции, содержащие известные ингредиенты в различном сочетании.

В качестве технического результата, обеспечиваемого такими изобретениями, как правило, указывается "расширение ассортимента (арсенала) технических средств" или "улучшение (повышение) органолептических свойств пищевого продукта".

Согласно подпункту (1.1) пункта 3.2.4.3 Правил технический результат представляет собой характеристику технического эффекта, явления, свойства и т.п., объективно проявляющихся при изготовлении или использовании продукта. Поэтому расширение арсенала средств не может рассматриваться как технический результат, а является лишь характеристикой задачи, решаемой при создании изобретения.

Если результат охарактеризован вышеуказанным образом, заявителю сообщается о допущенном нарушении и возможности уточнения результата. При указании результата, удовлетворяющего требованиям указанной нормы, дальнейшая экспертиза заявки и оценка патентоспособности заявленного изобретения осуществляется с его учетом.

В противном случае при проведении экспертизы в качестве технического результата, в соответствии с подпунктом (1.2) пункта 3.2.4.3 Правил, рассматривается реализация указанного назначения продукта. Определяется совокупность существенных признаков изобретения, достаточная для реализации назначения. Если в формуле изобретения приведен признак, не являющийся существенным, при проверке изобретательского уровня устанавливается лишь известность этого признака из уровня техники.

Указание технического результата в виде улучшения (повышения) органолептических свойств продукта не является корректным ввиду его субъективности. Сформулированный таким образом результат не позволяет провести экспертизу по установленным правилам. В данном случае необходимо предложить заявителю уточнить технический результат. Если в описании изобретения, кроме того, отсутствуют сведения о конкретных свойствах продукта, которые улучшены по сравнению с аналогичными свойствами продуктов, известных из уровня техники, заявителю предлагается представить такого рода данные. В случае непредставления уточненного технического результата и необходимых данных можно считать, что технический результат не указан. В качестве технического результата рассматривать реализацию назначения изобретения и осуществлять экспертизу по описанной выше схеме.

В ряде случаев в качестве технического результата заявитель указывает изменения декоративных показателей пищевого продукта (получение ровной формы, равномерного окрашивания и др.), повышающих его потребительскую ценность. Чаще всего это относится к таким объектам как торты, конфеты, кулинарные изделия и т.п. Такой результат не может считаться техническим, о чем сообщается заявителю.

Если заявитель укажет технический результат, обеспечиваемый изобретением, следствием которого являются декоративные свойства продукта, то экспертиза осуществляется с учетом этого результата.

Например, объектом изобретения является леденцовая карамель, характеризуемая тем, что она содержит определенное количество пузырьков, что придает привлекательный внешний вид продукту при погружении его в коктейль. Указанный заявителем результат - привлекательный внешний вид - не может рассматриваться как технический.

Если заявитель уточнит документы заявки и укажет, что изобретение направлено, например, на получение леденцовой карамели с определенным показателем преломления света за счет образования определенного количества пузырьков, экспертиза проводится с учетом этого результата. В противном случае при поверке патентоспособности заявленного решения проверяется, может ли оно быть отнесено к техническому решению и, соответственно, изобретению. При этом следует руководствоваться пунктом 1.3.2 настоящих Рекомендаций.

1.11.2. О подтверждении возможности получения технического результата

Согласно пункту 3.2.4.5 действующих Правил возможность получения технического результата должна быть подтверждена, т.е. должны быть приведены объективные данные, свидетельствующие о такой возможности (например, экспериментальные).

Если технический результат связан с качественными показателями продукта, такими как вязкость, кислотность, влажность и т.п., которые могут быть определены соответствующими приборами, подтверждение возможности его получения не вызывает затруднений, и объективные показатели приводятся в примерах осуществления изобретения.

Если же технический результат заключается в улучшении органолептических свойств продукта, возможность его получения, как правило, декларируется.

К органолептическим показателям относятся вкус, запах, консистенция, которые определяются органами чувств (зрением, обонянием, осязанием). При этом каждый органолептический показатель оценивается путем дегустации, имеет определенную характеристику и, как правило, свой диапазон значений в баллах. Все методы органолептической оценки согласно международной классификации подразделяются на два больших класса: аналитические и потребительские. К аналитическим методам оценки относятся различительные и описательные методы и методы с использованием шкал и категорий.

Органолептическая оценка осуществляется специально подготовленными специалистами-дегустаторами, составляющими дегустационную комиссию. Результаты оценки оформляются соответствующим актом. По точности и объективности органолептическая оценка приближается к другим методам анализа качества пищевого продукта, а во многих случаях результаты, полученные при органолептических испытаниях, невозможно получить другим путем.

Рассмотрим пример.

Заявлена водка, содержащая фруктозу, водно-спиртовой настой корня аралии 1 и 2-го сливов, водно-спиртовой настой корня элеутерококка 1 и 2-го сливов и водно-спиртовую жидкость.

В описании указано, что сочетание данных компонентов в определенном соотношении позволяет получить заявленный продукт с ароматом морозного хвойного леса с оттенками морского бриза.

Поскольку все используемые в данном напитке компоненты широко известны и применяются, то для решения вопроса о соответствии заявленного изобретения условию патентоспособности "изобретательский уровень" необходимо убедиться в том, что данный результат действительно достигается. В этом случае в описании должны быть приведены объективные данные. В качестве таких данных могут быть приведены результаты тестирования, анкетирования, дегустационных оценок или иных испытаний, принятых в отрасли, подтверждающие достижение изменения конкретного органолептического свойства, указанного заявителем в качестве технического результата.

При отсутствии таких данных следует запросить их у заявителя.

Если заявителем не подтверждена возможность получения указанного результата ни в первоначальных документах заявки, ни в дополнительных материалах, представленных по запросу экспертизы, то такой результат не считается достигаемым и во внимание при экспертизе не принимается. Оценка патентоспособности изобретения осуществляется в соответствии с пунктом 1.11.1 настоящих Рекомендаций.

1.11.3. О родовом понятии заявленного изобретения

Согласно действующим Правилам (пункты 3.3.2.3, 3.3.2.4) формула изобретения излагается в виде логического определения объекта изобретения и начинается с родового понятия, отражающего назначение.

В ряде случаев формула изобретения, представленная заявителем, составлена с нарушением этих требований. Нарушение чаще всего имеет место тогда, когда родовое понятие, определяющее объект изобретения, не соответствует приведенной совокупности признаков. Например, в качестве объекта изобретения указывается масло, а совокупность признаков характеризует комбинированный масложировой продукт. В этой ситуации заявителю предлагается устранить выявленный недостаток. В противном случае может быть сделан вывод о том, что условие промышленной применимости не соблюдается, поскольку не реализуется указанное заявителем назначение.

Типичной ошибкой, допускаемой в формуле изобретения, является приведение некорректного родового понятия. Это имеет место тогда, когда наряду с термином, определяющим объект, указывается назначение, не свойственное ему по содержанию применяемого термина. Например, в формуле изобретения приводится родовое понятие пищевой продукт или биологически активная добавка к пище (БАД к пище) и указывается их лечебное назначение. В этих случаях указание лечебного назначения некорректно, поскольку оно не свойственно пищевому продукту или БАД к пище как таковым.

Пищевой продукт предназначен для обеспечения физиологических потребностей человеческого организма, что, в конечном счете, повышает его устойчивость к неблагоприятным факторам окружающей среды и является важнейшим фактором, определяющим здоровье человека. Однако последнее обстоятельство не позволяет его рассматривать как лечебное средство.

БАД к пище представляют собой биологически активные вещества, предназначенные для употребления одновременно с пищей или введения в состав пищевых продуктов с целью снижения риска развития заболеваний и обменных нарушений, а не для лечения.

В такой ситуации заявителю предлагается уточнить формулу изобретения, изъяв из нее указанное лечебное назначение, и исключить соответствующие сведения из описания изобретения.

При условии выбора корректного термина для обозначения объекта в одном пункте формулы может быть приведено более одного назначения. Однако это допустимо только в том случае, если реализация указанных назначений основана на одном и том же свойстве объекта.

Родовое понятие некорректно также тогда, когда не отражает назначение объекта (например, модуль и т.п.). Следует обратить внимание заявителя на такой недостаток формулы изобретения и предложить привести назначение, основанное на первоначальных документах заявки.

Еще одним обстоятельством, на которое необходимо обратить внимание при экспертизе, является указание заявителем в родовом понятии специальных (торговых) названий или терминов, не используемых в научно-технической литературе и нормативно-технической документации. Использование первых не является допустимым, о чем следует сообщить заявителю. Если приведенные в формуле термины, словосочетания эквивалентны по содержанию стандартизованным или общепринятым терминам, то их использование возможно. Однако в этом случае разнообразие используемых для характеристики объекта понятий необходимо учитывать при проведении информационного поиска.

Достаточно часто заявителями для характеристики пищевого продукта, в частности напитка, используются такие названия, которые могут совпасть или иметь сходство до степени смешения с товарным знаком (знаком обслуживания) либо с наименованием мест происхождения товаров. В этом случае следует обратить внимание заявителя на это обстоятельство. Такие знаки и наименования могут относиться к уже зарегистрированным или могут быть зарегистрированы в будущем другими лицами для товаров одинакового с изобретением назначения. В случае использования изобретения это приведет к столкновению прав патентообладателя и владельца товарного знака (знака обслуживания) либо к противоправному применению зарегистрированного наименования места происхождения товара.

1.11.4. О некоторых источниках информации, привлекаемых для определения уровня техники

Специфическими источниками информации, в которых может быть раскрыто изобретение, являются рекламные буклеты, прайс-листы, Интернет и другие подобные источники информации, в которых часто отсутствует дата, с которой стали общедоступны помещенные в них сведения. В связи с этим следует убедиться, что в отношении них эта дата документально подтверждена (см. пункт 22.3 (2) Правил). Только в этом случае возможно использование такой информации при проведении экспертизы.

Многие производители выпускают новые, разработанные ими продукты по собственным техническим условиям (ТУ), номер которых они указывают на этикетке. Кроме того, разрабатываются технологические инструкции (ТИ) - это технические документы, используемые заявителями наряду с ТУ. При решении вопроса о возможности использования такого рода источников информации следует убедиться в их регистрации в уполномоченном органе на определенную дату и доступности для любого лица сведений, содержащихся в этом источнике. Если разработчик предоставляет свою техническую документацию любому лицу, то можно признать этот источник информации общедоступным.

1.12. Проверка патентоспособности изобретения, соотносящегося с известным решением по принципу "шире - уже" или "уже - шире"

В процессе проведения экспертизы заявки на изобретение по существу при исследовании уровня техники может быть выявлено известное решение, с которым заявленное изобретение соотносится по принципу "шире - уже" или "уже - шире".

Первая ситуация имеет место в случае, когда, по крайней мере, один из признаков заявленного изобретения выражен с использованием интервала количественных значений какой-либо характеристики, включающего в себя более узкий интервал или конкретное значение, характеризующие известное решение. При этом прочие признаки изобретения, включая назначение объекта, если оно указано в формуле, совпадают с признаками известного решения.

Вторая ситуация возникает тогда, когда интервал количественных значений характеристики или единичное значение, определяющие признак заявленного изобретения, являются частью соответствующего интервала известного решения.

Пример.

Заявлен способ получения окиси молибдена из молибденового концентрата, заключающийся в его обжиге с использованием дутья, содержащего метан и воздух при соотношении 1 : (5 - 70).

Из уровня техники известен способ получения окиси молибдена, характеризующийся вышеприведенными признаками, с той лишь разницей, что соотношение метана и воздуха в дутье составляет 1 : (14 - 20).

Данное заявленное изобретение и известное решение соотносятся между собой по принципу "шире - уже".

Пример.

Заявлена полимерная композиция следующего состава, мас.%:

полиэтилен - 23 - 30;

полистирол - 6 - 8;

поликарбонат - остальное.

Известна полимерная композиция, содержащая указанные ингредиенты в количестве соответственно 20 - 34, 2 - 10 мас.% и остальное.

Эти заявленное изобретение и известное решение соотносятся между собой по принципу "уже - шире".

Известное решение в рассмотренных случаях является препятствием для признания изобретения патентоспособным.

Последнее в том виде, как оно заявлено, не может быть признано соответствующим условию новизны, т.к. либо включает в себя известное решение, либо само является частью, принадлежащей известному решению.

Учитывая возможность уточнения формулы изобретения на основе описания, в особенности в случае "шире - уже", при выявлении известного решения, препятствующего признанию заявленного изобретения новым, заявителя следует известить о возникновении такого препятствия.

Оно может быть устранено следующим образом.

(1) Если изобретение и известное решение соотносятся между собой по принципу "шире - уже", достаточным является уточнение в формуле изобретения количественного значения характеристики путем исключения из первоначально указанного интервала тех величин, которые характеризуют известное решение.

Пример.

Заявлен способ обработки твердых сплавов абразивной суспензией, которую подают с частотой 20000 - 60000 Гц.

Известный способ их обработки предусматривает подачу абразивной суспензии с частотой 40000 - 50000 Гц.

Заявленное изобретение и известное решение соотносятся между собой по принципу "шире - уже". Формула изобретения может быть уточнена следующим образом:

"Способ обработки твердых сплавов абразивной суспензией, отличающийся тем, что суспензию подают с частотой "F", удовлетворяющей условиям:

20000 <= F < 40000 Гц

или

50000 < F <= 60000 Гц".

(2) Если изобретение и известное решение соотносятся между собой по принципу "уже - шире" и информация о последнем не содержит сведений о конкретных объектах, выполненных с использованием характеристик, принадлежащих заявленному интервалу, уточнение формулы изобретения может быть осуществлено за счет указания или конкретизации в ней назначения, определяющего область использования, не предусмотренную для известного решения.

Такое уточнение возможно лишь в том случае, когда описание изобретения содержит необходимые для этого сведения.

Пример.

Заявлен погружной винтовой электронасос, в роторе которого выполнен приемный канал, а между ротором и статором установлена герметизирующая гильза.

Отношение длины части ротора, образующей приемный канал, к длине корпуса статора равно (2 - 3) : 1.

Известное решение представляет собой погружной винтовой электронасос, в котором соотношение указанных величин равно (1 - 5) : 1.

При этом сведения о насосе с конкретным их соотношением отсутствуют.

Заявленное изобретение и известное решение соотносятся между собой по принципу "уже - шире".

В описании изобретения сообщается, что заявленный насос может перекачивать вязкие жидкости, т.к. при указанном соотношении в герметизирующей гильзе и роторе индуктируются вихревые токи такой силы, что выделяемое при этом тепло достаточно для разогрева жидкости, находящейся в приемном канале ротора, и снижения ее вязкости настолько, что возможно перекачивание.

Информация об известном насосе не содержит сведений о возможности перекачивания вязких жидкостей.

Первоначальная формула изобретения может быть уточнена следующим образом: "Погружной винтовой электронасос для перекачивания вязких жидкостей".

Пример.

Заявлено нефтяное топливо, содержащее в качестве присадки полимеры, среднее число атомов углерода в Н-алкильных группах которых составляет 12 - 14.

Известное нефтяное топливо аналогичного состава содержит в качестве присадки полимеры той же структуры с числом атомов углерода в H-алкильных группах 6 - 16 (охраняется патентом).

Заявленная и известная композиции соотносятся между собой по принципу "уже - шире".

Из описания заявленного изобретения следует, что топливо может применяться в условиях отрицательных температур (до -10 град. С). В описании к патенту приведены характеристики топлива при использовании полимера со средним числом атомов углерода 10 и 16, согласно которым топливо может быть использовано при температурах выше 0 град. С.

В связи с этим формула заявленного изобретения может быть уточнена путем указания установленной заявителем области использования топлива.

Изобретение, формула которого претерпела изменение в соответствии с вышеприведенными рекомендациями, может быть признано новым, поскольку уровень техники не содержит информации об объекте соответствующего назначения (приведенного в уточненной формуле), обладающем указанной совокупностью признаков.

Если же заявитель не сочтет возможным изменение формулы изобретения, выносится решение об отказе в выдаче патента ввиду несоответствия заявленного изобретения условию новизны.

Изобретение, признанное новым, далее подвергается проверке на соответствие условию "изобретательский уровень" (пункт 19.5.3 Правил).

Изобретение, отличающееся от известного решения количественным значением какой-либо характеристики (которое первоначально соотносилось с ним по принципу "шире - уже"), согласно Правилам признается соответствующим условию "изобретательский уровень", если возможность достижения определенного заявителем технического результата (в том числе и такого, который может быть реализован при использовании известного решения) не следует из известных до даты приоритета зависимостей и закономерностей.

Изобретение, формула которого уточнена в отношении назначения (первоначально соотносившееся с известным решением по принципу "уже - шире"), признается соответствующим рассматриваемому условию в следующих случаях:

а) назначение является новым, т.е. не известным ранее;

б) назначение само по себе известно, но либо не известно свойство, которым должен обладать объект для реализации такого назначения, либо не известно, что этим свойством обладает объект, для которого испрашивается правовая охрана;

в) возможность реализации объектом указанного для него назначения вытекает из уровня техники, однако заявителем указан технический результат, достигаемый только в заявляемом интервале значений количественного признака, который нельзя было предвидеть, располагая сведениями, известными из уровня техники.

Пример.

Заявлена полимерная композиция определенного состава. В описании изобретения приведена информация о том, что она обладает стойкостью к растрескиванию в кипящей воде, что позволяет изготавливать из нее изделия медицинского назначения, подвергаемые стерилизации.

Относительно полимерной композиции, противопоставленной экспертизой и являющейся ближайшим аналогом по составу, было известно, что она обладает диэлектрическими свойствами и может быть использована как электроизоляционный материал.

Заявленное изобретение и известное решение соотносятся между собой по принципу "уже - шире". Информация, приведенная в описании изобретения, позволила заявителю уточнить формулу в отношении назначения объекта (полимерная композиция для изготовления изделий, подвергающихся стерилизации в кипящей воде).

Так как средство данного назначения указанного состава из уровня техники не известно, изобретение признается новым.

Анализ уровня техники показал, что назначение заявленной композиции не следует из известной информации, т.к. из нее не известно приведенное в описании свойство композиции заявленного состава, делающее возможным это назначение. В связи с этим изобретение может быть признано соответствующим условию изобретательского уровня.

Пример.

Заявлен алюминиевый конструкционный сплав определенного состава. Согласно описанию изобретения он обладает таким сочетанием твердости и пластичности, которое позволяет изготавливать изделия, подвергаемые импульсным воздействиям определенной (высокой) интенсивности. В уточненной формуле изобретения заявитель указал соответствующее назначение сплава.

Известный алюминиевый конструкционный сплав, частным случаем которого является заявленный, предназначен для изготовления деталей, работающих в режиме, не предусматривающем импульсного нагружения.

Как следует из анализа уровня техники, изобретатель впервые установил, что при заявленном соотношении ингредиентов сплав обладает таким сочетанием значений механических свойств, которое позволяет его использовать по указанному назначению.

Изобретение соответствует условию изобретательского уровня.

1.13. О некоторых особенностях рассмотрения заявки на изобретение при установлении наличия заявки на идентичное изобретение или полезную модель с такой же датой приоритета

1.13.1. В пункте 19.9 Правил приведен порядок рассмотрения заявки на изобретение при наличии другой заявки на идентичное изобретение или полезную модель, имеющие ту же дату приоритета. При применении указанного положения Правил в первую очередь необходимо обратить внимание на то, что вопрос об идентичности изобретений или изобретения и полезной модели должен решаться на основании независимых пунктов тех формул, в отношении которых уже получен вывод о возможности выдачи патента (подпункт (3) пункта 19.9 Правил). Следовательно, вопрос об идентичности может обсуждаться с заявителем только после завершения проверки патентоспособности изобретения, при этом единственным препятствием для принятия решения о выдаче патента является наличие заявки на идентичное изобретение или полезную модель.

1.13.2. При решении вопроса о том, имеет ли место идентичность изобретений или изобретения и полезной модели, недопустимо ограничиваться сопоставлением только "внешнего вида" независимых пунктов формул, необходимо принимать во внимание их содержание. Последнее означает, что независимые пункты формул могут быть признаны совпадающими (в смысле требования положений Правил) и при их терминологическом несовпадении. Например, в одной из анализируемых формул форма одного и того же конструктивного элемента охарактеризована с помощью математического выражения, а в другой - соответствующим этому выражению термином или в формулах для характеристики признака использованы синонимы и т.п.

1.13.3. Возможна ситуация, при которой анализируемая формула по рассматриваемой заявке содержит один независимый пункт, а формула по другой заявке кроме независимого пункта, совпадающего с этим пунктом, содержит и другой независимый пункт. В таком случае речь должна идти о том, что изобретение по рассматриваемой заявке идентично одному из изобретений (или одной из полезных моделей) другой заявки. При этом необходимо принимать во внимание также следующее обстоятельство. В соответствии с подпунктом (1) пункта 19.9 Правил при выдаче патента по одной из заявок (в соответствии с соглашением, достигнутым между заявителями) авторы, указанные в заявках, признаются соавторами в отношении идентичных изобретений или изобретения и полезной модели. Применительно к рассмотренной выше ситуации вопрос о соавторстве должен решаться только в отношении "совпавших" изобретений или изобретения и полезной модели. Понятно, что решение этого вопроса не может проходить без участия заявителя по заявке, формула которой содержит несколько независимых пунктов.

Аналогичным по подходу к решению проблемы идентичности является случай, когда в одной из заявок формула содержит совокупность признаков, один из которых выражен с использованием альтернативных понятий, а формула, содержащаяся в другой заявке, совпадает с первой по совокупности признаков, включающей лишь одну из альтернатив. Формула в первой заявке: "Устройство для транспортировки листовых заготовок, содержащее перфорированную транспортерную ленту и средство для прижима заготовки к ленте, отличающееся тем, что средство для прижима заготовки к ленте выполнено в виде сопла для подачи воздуха, установленного над лентой, или в виде сопла для отсоса воздуха, установленного под лентой". Формула во второй заявке: "Устройство для транспортировки листовых заготовок, содержащее перфорированную транспортерную ленту и средство для прижима заготовки к ленте, отличающееся тем, что средство для прижима заготовки к ленте выполнено в виде сопла для подачи воздуха, установленного над лентой". В такой ситуации вопрос об идентичности должен стоять в отношении изобретений или изобретения и полезной модели, охарактеризованных совокупностями признаков, включающими признак "средство для прижима заготовки к ленте выполнено в виде сопла для подачи воздуха, установленного над лентой".

1.13.4. В соответствии с подпунктом (2) пункта 19.9 Правил в том случае, когда имеет место совпадение дат приоритета идентичных изобретения и полезной модели по заявкам одного и того же заявителя и по заявке на полезную модель уже состоялась выдача патента, заявителю сообщается, что выдача патента по заявке на идентичное изобретение возможна только при условии подачи в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности обладателем этого патента заявления о прекращении его действия в отношении идентичной полезной модели.

Общий порядок, в соответствии с которым решается рассматриваемый в приведенной норме вопрос, в комментарии не нуждается. Однако следует обратить внимание на следующее обстоятельство. Патент на полезную модель выдан на группу полезных моделей (например, на варианты полезной модели) в соответствии с пунктом 2.3 Правил-ПМ, а в заявке на изобретение (с той же датой приоритета и того же заявителя) в формуле представлено изобретение, идентичное только одному из указанных вариантов. Для получения патента на изобретение обладателю патента на указанную группу полезных моделей достаточно подать заявление (в соответствии со статьей 30 Закона) о досрочном прекращении действия патента в отношении только той полезной модели, которая идентична изобретению. В отношении "оставшейся" полезной модели действие патента может продолжаться до истечения установленного Законом срока.

1.14. Проверка патентоспособности изобретений, охарактеризованных признаками, выраженными альтернативными понятиями

1.14.1. Прежде чем приступить к рассмотрению особенностей проверки патентоспособности изобретений, охарактеризованных с использованием альтернативных понятий, следует напомнить, что в соответствии с подпунктом (7) пункта 3.3.1 Правил допускается привлечение для характеристики признака альтернативных понятий при условии, что при любой "альтернативе" в совокупности с другими признаками изобретения, включенными в формулу изобретения, обеспечивается получение одного и того же технического результата. Соблюдение заявителем этого условия устанавливается при проверке формулы изобретения в соответствии с пунктом 19.4 Правил.

Альтернативные признаки, как правило, включаются в формулу изобретения в виде понятий в сочетании с союзом "или" ("пленку нагревают или вытягивают"). Следует принять во внимание, что "альтернатива" может стоять и за такой формой записи, как, например, "в пластине выполнена, по крайней мере, одна прорезь". Последнее означает, что в пластине выполнена одна прорезь или несколько прорезей.

1.14.2. В соответствии с подпунктом (2) пункта 19.5 Правил в том случае, когда в предложенной заявителем формуле содержится признак, выраженный альтернативными понятиями, проверка патентоспособности проводится в отношении каждой совокупности признаков, включающей одно из таких понятий. Следовательно, если независимый пункт формулы изобретения содержит совокупность признаков А, В, С, Д, причем признак Д выражен посредством альтернативных понятий Д1 или Д2, например: "Способ очистки внутренней поверхности металлического трубопровода от отложений путем размягчения отложений и последующего механического воздействия на поверхность с помощью цилиндрической металлической щетки, отличающийся тем, что размягчение отложений осуществляют путем прокачки через трубопровод химического состава, вызывающего размягчение отложений или нагрева трубопровода до температуры, обеспечивающей размягчение отложений", проверка патентоспособности проводится порознь в отношении двух следующих совокупностей признаков:

"Способ очистки внутренней поверхности металлического трубопровода от отложений путем размягчения отложений и последующего механического воздействия на поверхность с помощью цилиндрической металлической щетки, отличающийся тем, что размягчение отложений осуществляют путем прокачки через трубопровод химического состава, вызывающего размягчение отложений" и

"Способ очистки внутренней поверхности металлического трубопровода от отложений путем размягчения отложений и последующего механического воздействия на поверхность с помощью цилиндрической металлической щетки, отличающийся тем, что размягчение отложений осуществляют путем нагрева трубопровода до температуры, обеспечивающей размягчение отложений".

Проверка патентоспособности (которая проводится в обычном, установленном Правилами порядке) может привести к различным выводам в отношении каждой из совокупностей признаков. Возможно, что совокупность признаков, включающая одну из альтернатив, окажется не соответствующей требованию новизны, а совокупность, включающая другую альтернативу, - требованию изобретательского уровня. При этом в направляемых заявителю документах экспертизы должны найти отражение указанные особенности анализа заявленного изобретения и приведены доводы в отношении каждой из совокупностей признаков. Понятно, что и в ответе заявителя должна в этом случае содержаться соответствующая система аргументации.

В том случае, когда по результатам проверки патентоспособности установлено, что совокупность признаков, содержащая одну из альтернатив, непатентоспособна, а в отношении совокупности, содержащей другой альтернативный признак, получен вывод о возможности предоставления правовой охраны, выдача патента может иметь место только при условии исключения заявителем из формулы изобретения "дефектной" альтернативы.

Если заявитель отказывается скорректировать формулу изобретения требуемым образом, по заявке в соответствии с подпунктом (4) пункта 19.8 Правил принимается решение об отказе в выдаче патента в установленном Правилами порядке.

1.14.3. При проверке новизны изобретения, формула которого содержит признак, выраженный в виде интервала значений какого-то параметра (что может быть рассмотрено как альтернативная форма выражения признака), возможны следующие ситуации.

Выявлено средство, которому присущи признаки, содержащиеся в формуле изобретения, в том числе и признак, выраженный в виде интервала значений, но не полностью совпадающий с интервалом, приведенном в формуле изобретения. Например, заявленное изобретение охарактеризовано следующей совокупностью признаков: "Способ обработки полимерной пленки, включающий вытягивание пленки при ее нагреве, отличающийся тем, что нагрев пленки осуществляют при температуре, равной 190 - 240 град. С". Известен способ обработки пленки, в котором пленку вытягивают при нагреве 180 - 210 град. С. В такой ситуации справедлив вывод о том, что заявленное изобретение в том виде, как оно охарактеризовано в формуле изобретения, не отвечает требованию новизны. Заявителю может быть предложено скорректировать формулу таким образом, чтобы исключить "совпавшие" значения интервала (190 - 210 град. С). В случае представления скорректированной формулы изобретения требование новизны изобретения будет соблюдено. При отказе заявителя от корректировки формулы вывод о несоответствии заявленного изобретения в целом требованию новизны остается в силе.

Аналогичный подход должен быть и в ситуации, когда в известном способе (применительно к рассмотренному примеру) интервал значений температуры нагрева пленки составляет, например, 210 - 230 град. С, т.е. находится внутри интервала, указанного в формуле изобретения.

1.14.4. В том случае, когда в виде альтернативы выражено несколько признаков, то получение одного и того же технического результата должно быть обеспечено сочетанием каждой из альтернативных характеристик одного признака с каждой из альтернативных характеристик других признаков порознь. Соблюдение указанного условия может считаться подтвержденным, если в описании изобретения представлены отдельные совокупности признаков, содержащие различные сочетания таких альтернативных признаков. Если такие совокупности не представлены и в связи с этим уяснение сущности изобретений, охарактеризованных в такой формуле, затруднено, эксперт вправе запросить у заявителя соответствующие разъяснения.

2. Рассмотрение заявок на выдачу патента на полезную модель

2.1. Объект полезной модели

В соответствии с пунктом 1 статьи 5 Закона в качестве полезной модели охраняется техническое решение, относящееся к устройству <*>.

--------------------------------

<*> Устройство вообще - техническое сооружение, механизм, машина, прибор, вещь (Ожегов С.И. Словарь русского языка. М.: Русский язык, 1983, с. 748).

Техническое решение, относящееся к устройству, может характеризоваться всеми присущими устройству признаками, перечень которых приведен в подпункте (2) пункта 3.2.4.3 Правил составления, подачи и рассмотрения заявки на выдачу патента на полезную модель (далее - Правила-ПМ).

К таким признакам относятся, в частности, наличие конструктивного элемента, наличие связи между элементами, взаимное расположение элементов, форма выполнения элемента или устройства в целом, в частности геометрическая форма, форма выполнения связи между элементами, параметры и другие характеристики элемента и их взаимосвязь, материал, из которого выполнен элемент или устройство в целом, среда, выполняющая функцию элемента.

2.2. Процедура экспертизы заявки на полезную модель

В соответствии с пунктом 1 статьи 23 Закона по заявке на полезную модель проводится экспертиза, в процессе которой проверяется:

- наличие документов, которые должны содержаться в заявке или прилагаться к ней (пункты 2.4, 2.5, 2.6 Правил-ПМ), и соблюдение установленных требований к документам заявки (пункты 3.1 - 6.10 Правил-ПМ);

- соответствие размера уплаченной пошлины установленному размеру;

- соблюдение порядка подачи заявки, предусмотренного статьей 15 Закона, наличие, в случае необходимости, доверенности на представительство и соответствие ее оформления установленным требованиям;

- подана ли заявка на техническое решение, относящееся к устройствам (пункты 2.1, 2.2 Правил-ПМ);

- отсутствие нарушения требования единства полезной модели (пункт 2.3 Правил-ПМ);

- правильность классифицирования полезной модели по МПК, осуществленного заявителем (или производится такое классифицирование, если это не сделано заявителем);

- основания для установления приоритета полезной модели более раннего, чем дата ее подачи в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности (пункт 17.9.2 Правил-ПМ);

- не изменяют ли дополнительные материалы, если они представлены, сущность заявленной полезной модели и соблюден ли установленный порядок их представления (пункт 17.12 Правил-ПМ).

Проверка соответствия заявленной полезной модели условиям патентоспособности, установленным пунктом 1 статьи 5 Закона, не осуществляется.

Проведение экспертизы заявок на полезную модель регулируется теми же положениями Закона (пункты 2, 4, 5 статьи 21 Закона), что и формальная экспертиза заявок на изобретение. Кроме того, при проведении экспертизы на полезную модель используются также пункты 9, 11, 12 статьи 21 Закона.

В процессе экспертизы заявки на полезную модель устанавливается приоритет полезной модели по дате ее подачи (пункт 17.9.1 Правил-ПМ) или более ранний, чем дата ее подачи, при испрашивании заявителем приоритета на основании пунктов 2 - 6 статьи 19 Закона. Условия установления приоритета более раннего, чем дата ее подачи, приведены в пункте 17.9.2 Правил-ПМ.

При поступлении по заявке на полезную модель дополнительных материалов, исправляющих или уточняющих документы заявки, представленных по инициативе заявителя, проверяется соблюдение установленного Законом срока представления таких материалов.

В соответствии с пунктом 1 статьи 20 Закона заявитель имеет право внести в документы заявки исправления и уточнения без изменения сущности заявленной полезной модели до принятия по этой заявке решения о выдаче патента либо решения об отказе в выдаче патента.

При представлении по истечении двух месяцев с даты подачи заявки дополнительных материалов, предусматривающих внесение изменений в документы заявки, в соответствии с пунктом 17.12 Правил-ПМ проверяется, представлен ли вместе с указанными материалами документ, подтверждающий уплату пошлины в установленном размере.

В соответствии с пунктом 4 статьи 21 Закона заявитель вправе продлить срок представления запрашиваемых материалов, представив ходатайство об этом, оформленное в соответствии с подпунктом (1) пункта 8 Правил-ПМ до истечения указанного выше срока.

Если в установленный срок запрашиваемые материалы или ходатайство о продлении срока не будут представлены, заявка признается отозванной.

В соответствии с пунктом 12 статьи 21 Закона может быть восстановлен пропущенный заявителем срок представления исправленного или отсутствовавшего документа по запросу экспертизы. Для этого заявитель должен представить ходатайство, оформленное в соответствии с пунктом 14 Правил-ПМ.

Статьей 27 Закона предусмотрено, что заявитель вправе отозвать заявку, подав заявление об этом не позднее даты регистрации полезной модели в Государственном реестре полезных моделей (пункт 15 Правил-ПМ).

2.3. Проверка формулы полезной модели и ее описания. Основания для запроса

Экспертиза проводится по заявке, прошедшей регистрацию в соответствии с подпунктом (1) пункта 16 Правил-ПМ.

При экспертизе заявки на полезную модель проводится проверка соответствия документов не только требованиям к их оформлению, но и к содержанию. Прежде всего это касается формулы полезной модели и ее описания.

В пунктах 3.2 и 3.3 Правил-ПМ приведены требования, которым должны соответствовать описание и формула полезной модели, а в пункте 17.3 перечислены возможные недостатки ее составления, требующие направления заявителю запроса с предложением их устранения.

В процессе экспертизы проверяется, относится ли заявленный объект к устройствам и охарактеризован ли характерными для устройств признаками технического характера, неисчерпывающий перечень которых приведен в подпункте (2) пункта 3.2.4.3 Правил-ПМ.

Под устройством применительно к полезной модели следует понимать не только собственно техническое сооружение, механизм, машину, прибор, вещь, но и набор устройств, каждое из которых имеет свое назначение, а вместе выполняют общее назначение (например, набор хирургических инструментов для проведения определенной операции, набор устройств для ловли раков и т.п.), а также изделия типа многослойных материалов, волокон, электродов, гранул с оболочкой и т.п.

Не является препятствием для квалификации полезной модели как технического решения, относящегося к устройству, если его признаки характеризуют, например, материал, из которого выполнено устройство в целом или его элементы, в том числе если материал охарактеризован через способ его получения.

При проверке формулы полезной модели устанавливается наличие в ней существенных признаков заявленной полезной модели, совокупность которых достаточна для получения указанного заявителем технического результата. Признаки относятся к существенным, если они влияют на возможность получения технического результата, т.е. находятся в причинно-следственной связи с указанным результатом. Проверяется, представляет ли собой указанный в описании технический результат характеристику технического эффекта, явления, свойства и т.п., объективно проявляющихся при изготовлении либо использовании устройства.

В процессе проверки формулы полезной модели выявляют наличие в формуле признаков, необходимых только для получения результата, не являющегося техническим, если таковой приведен в описании. Для полезной модели, характеризуемой с привлечением признаков программы для электронных вычислительных машин или используемого в такой программе алгоритма, проверяют, не указан ли в описании результат, который не может быть признан относящимся к средству, воплощающему полезную модель, с учетом положений подпункта (1.1) пункта 3.2.4.3 Правил-ПМ.

Если будет установлено, что технический результат не указан в описании полезной модели или указанный результат не может считаться имеющим технический характер (подпункт (1.1) пункта 3.2.3.4 Правил-ПМ), то есть если он, в частности, проявляется только вследствие особенностей восприятия человека с участием его разума; достигается лишь благодаря соблюдению определенного порядка при осуществлении тех или иных видов деятельности на основе договоренности между ее участниками или установленных правил; заключается только в получении той или иной информации и достигается только благодаря применению математического метода, программы для электронной вычислительной машины или используемого в ней алгоритма; обусловлен только особенностями смыслового содержания информации, представленной в той или иной форме на каком-либо носителе, заключается в занимательности и зрелищности, заявителю направляется запрос с просьбой уточнить этот раздел описания и сообщением, что отсутствие в описании формулировки результата, имеющего технический характер, свидетельствует о том, что предлагаемый объект не может рассматриваться как техническое решение, относящееся к устройству, следовательно, ему не может быть предоставлена правовая охрана как полезной модели.

Заявителю может быть предложено уточнить формулировку технического результата и указать, как влияют признаки, включенные в формулу полезной модели, на достижение уточненного технического результата.

В запросе целесообразно указать, что если разъяснения относительно причинно-следственной связи признаков формулы полезной модели с техническим результатом отсутствуют, такие признаки квалифицируются как несущественные и в случае подачи возражения против выдачи патента на данную полезную модель не учитываются при установлении новизны полезной модели.

Если в формулу полезной модели наряду с признаками устройства, которые находятся в причинно-следственной связи с указанным техническим результатом, включены признаки, необходимые только для получения результата, не являющегося техническим, либо результата, который не может быть признан относящимся к средству, воплощающему полезную модель, заявителю рекомендуется осуществить корректировку формулы для исключения из нее таких признаков. При этом заявителю сообщается, что в случае выдачи патента сохранение их в формуле полезной модели может привести к сужению объема правовой охраны. Кроме того, такие признаки как несущественные не принимаются во внимание в случае опротестования выданного патента по условию патентоспособности "новизна".

Если установлено, что в независимом пункте формулы полезной модели отсутствует признак, который, по мнению экспертизы, является существенным, т.к. без него не достигается технический результат (ни один из результатов, если заявитель указал несколько их видов), но этот признак содержится в описании или в зависимом пункте формулы, заявителю предлагается включить такой признак в независимый пункт формулы. При этом приводятся доводы, подтверждающие необходимость этого признака для достижения технического результата. Такие доводы могут основываться, в частности, на раскрытой в описании причинно-следственной связи между признаками и техническим результатом.

В том случае, когда установлено, что независимый пункт формулы, представленной заявителем, содержит несущественные признаки или признаки, характеризующие лишь частные формы выполнения или использования заявленной полезной модели, заявителю может быть предложено рассмотреть вопрос о целесообразности сохранения такой редакции формулы полезной модели.

Предложения в запросе, касающиеся включения или исключения признаков из независимого пункта формулы полезной модели, могут быть сделаны, в частности, в случае, когда формула содержит не только те признаки, которые раскрыты в разделе описания "Сущность полезной модели", но и иные, в нем не указанные, или в случае, когда независимый пункт формулы содержит признаки, указанные в разделе "Сущность полезной модели" как частные случаи выполнения и/или использования полезной модели.

При проверке формулы полезной модели устанавливается, соблюдено ли условие, приведенное в подпункте (4) пункта 3.3.1 Правил-ПМ, а именно выражены ли в формуле признаки полезной модели так, чтобы обеспечить возможность понимания специалистом на основании уровня техники их смыслового содержания. Если для соблюдения такого условия необходима корректировка характеристики признака на основе описания полезной модели, заявителю предлагается провести такую корректировку. При этом в запросе сообщается, что если заявитель не скорректирует формулу полезной модели, заявка будет признана отозванной.

Если, по мнению экспертизы, такая корректировка невозможна вследствие того, что материалы заявки не содержат сведений, позволяющих уточнить этот признак, заявителю сообщается, что заявка будет признана отозванной в связи с тем, что ее документы оформлены с нарушением требований к ним, установленных Правилами.

При проверке формулы на соответствие требованию подпункта (2) пункта 3.3.1 Правил-ПМ устанавливается, использованы ли для характеристики признаков, включенных в формулу полезной модели, понятия, содержащиеся в описании. Если в формулу полезной модели включены понятия, отсутствующие в их буквальной формулировке в описании, устанавливается, раскрыто ли в описании содержание таких понятий.

Проверяется также правомерность применения использованной заявителем степени обобщения при характеристике признаков, включенных в формулу полезной модели.

В частности, если признак охарактеризован на уровне функции, свойства, то проверяется наличие в описании сведений, подтверждающих достаточность охарактеризованного в такой форме признака в совокупности с остальными признаками, включенными в независимый пункт формулы полезной модели, для получения технического результата, указанного заявителем. Если о возможности получения указанного заявителем технического результата могут свидетельствовать лишь экспериментальные данные, проверяется наличие в описании полезной модели примеров его осуществления с приведением соответствующих данных, а также достаточность их для вывода о возможности достижения такого технического результата не только в частных случаях, охваченных представленными примерами, и правомерности использованной заявителем степени обобщения при характеристике признаков полезной модели.

Описание полезной модели согласно пункту 2 статьи 17 Закона должно раскрывать ее с полнотой, достаточной для осуществления.

Это требование конкретизировано в пункте 3.2 Правил-ПМ, в котором приведена структура описания полезной модели и содержание его разделов. Правила-ПМ (пункт 17.3) содержат также перечень оснований для направления заявителю запроса в случае, когда описание не соответствует установленным требованиям.

В том случае, когда установлено, что формула не может быть признана полностью основанной на описании, заявителю в запросе сообщается об этом и предлагается внести в формулу и/или в описание соответствующую корректировку.

Если в заявке приведена однозвенная формула или многозвенная формула с одним независимым пунктом, проводится проверка в соответствии с требованиями подпункта (2) пункта 3.3.2.4 Правил-ПМ, в соответствии с которым независимый пункт формулы полезной модели должен относиться только к одной полезной модели или к нескольким полезным моделям - вариантам (пункт 2.3 Правил-ПМ), если они различаются только такими признаками, которые выражены в виде альтернативы.

В случае многозвенной формулы полезной модели, имеющей зависимые пункты, также проводится проверка в соответствии с требованиями подпунктов (1) - (3) пункта 3.3.2.5 Правил-ПМ.

Если зависимый пункт формулы полезной модели содержит признак, заменяющий или исключающий признак независимого пункта, которому он подчинен, заявителю в запросе может быть предложено, в частности, перенести в независимый пункт заменяющий признак в форме альтернативы или исключить зависимый пункт с заменяющим признаком или изъять из независимого пункта признак, который исключается в зависимом пункте, и включить его в зависимый пункт как частный случай выполнения полезной модели, включив в независимый пункт обобщающее эти признаки понятие, если оно присутствовало в описании полезной модели.

Если основанием для вывода о несоблюдении требования единства явилось несоблюдение заявителем условий использования для характеристики признака альтернативных понятий, в запросе показывается характер допущенного нарушения с указанием конкретных альтернативных характеристик, в отношении которых такое нарушение установлено.

Если заявителем предложена многозвенная формула, содержащая несколько независимых пунктов, проводится анализ каждого из них (совместно с подчиненными им зависимыми пунктами, если таковые имеются) в соответствии с изложенным выше.

Устанавливается также, представляют ли полезные модели, включенные в независимые пункты, группу полезных моделей, образующих единый творческий замысел.

Условие единого творческого замысла признается соблюденным, если охарактеризованные в независимых пунктах полезные модели соотносятся между собой так, как указано в пункте 2.3 Правил-ПМ.

При проверке правильности отнесения полезных моделей, охарактеризованных в независимых пунктах, к вариантам необходимо убедиться, что указанные заявителем назначения полезных моделей и технические результаты совпадают.

Условие совпадения технических результатов не считается нарушенным и в том случае, когда общий для всех полезных моделей технический результат в отношении какой-либо из полезных моделей группы дополнительно характеризуется специфической особенностью ("снижение трения" и "снижение трения в условиях повышенной влажности").

В случаях нарушения единства полезной модели в одном независимом пункте (подпункт (2) пункта 3.3.2.4 Правил-ПМ), зависимом пункте (подпункт (1) пункта 3.3.2.5 Правил-ПМ) или в формуле, содержащей несколько независимых пунктов (пункт 2.3 Правил-ПМ), и невыполнения заявителем указания экспертизы на необходимость скорректировать формулу и если требуется доплатить пошлину, рассматривается полезная модель, указанная первой, или первая группа полезных моделей, связанная единым творческим замыслом.

При этом в очередном запросе заявителю указывается на необходимость исключения из формулы пунктов на полезные модели, не рассмотренные экспертом. При невыполнении этого условия в установленный срок заявка признается отозванной.

При установлении несоблюдения заявителем требования единства полезной модели заявитель уведомляется в порядке, приведенном в подпункте (1) пункта 17.5 Правил-ПМ.

В отношении формулы, измененной заявителем по запросу экспертизы или по собственной инициативе, также проводится проверка в соответствии с изложенными выше положениями.

Когда формула из нескольких независимых пунктов включает среди прочих предложение, не охраняемое в качестве полезной модели, заявителю в запросе предлагается исключить соответствующий пункт. При невыполнении этого предложения по заявке выносится решение об отказе в выдаче патента.

Если в формуле вместо признаков устройства приведены только данные об эксплуатационных показателях и потребительских свойствах, эффектах и явлениях, имеющих место при осуществлении и/или использовании полезной модели, а в описании хотя бы на функциональном уровне раскрыто ее конструктивное выполнение, заявителю в запросе предлагается внести его в формулу вместо упомянутых данных или в дополнение к ним. При этом заявителю сообщается, что в случае отказа от такого корректирования формулы заявка будет признана отозванной.

Если по заявке представлены дополнительные материалы с уточненной формулой полезной модели или с просьбой внести уточнения, в которых обнаружены признаки, отсутствовавшие в первоначальном описании, даже если они изображены на чертеже, такие признаки не принимаются во внимание, а дополнительные материалы признаются изменяющими сущность заявленной полезной модели (подпункт (4) пункта 17.12 Правил-ПМ).

При сообщении в запросе заявителю о том, что дополнительные материалы изменяют сущность заявленной полезной модели, сообщается также, что эти материалы могут быть оформлены в качестве самостоятельной заявки в установленные сроки и в установленном пунктом 3 статьи 19 Закона и пунктом 17.9.2.2 Правил-ПМ порядке.

Если заявитель не представит свое мнение в установленный срок или просьбу о его продлении, заявка признается отозванной.

3. Юридические и иные вопросы, возникающие при рассмотрении заявок на изобретение и полезную модель

3.1. Лица, имеющие право на подачу заявки на выдачу патента на изобретение или полезную модель

Пунктом 1 статьи 15 Закона установлено, что заявка на выдачу патента на изобретение, полезную модель или промышленный образец подается в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности лицом, обладающим правом на получение патента в соответствии с Законом. Именно это лицо согласно Закону должно выступать в роли заявителя.

Согласно статье 8 Закона патент может быть выдан автору, работодателю или их правопреемнику. Поскольку законодатель исходит из того, что заявитель и лицо, на чье имя испрашивается патент, является одним и тем же лицом, то в качестве заявителя может выступать автор, работодатель или их правопреемник. Ниже приведен перечень лиц, которые согласно законодательству могут выступать в качестве заявителя и патентообладателя, и особенности каждой из категорий этих лиц.

В отношении указания сведений о заявителе, приводимых в заявлении под кодом 71, в случае возникновения обоснованных сомнений в достоверности приведенных сведений может быть запрошена необходимая информация.

3.1.1. Автор изобретения или полезной модели

Автор изобретения или полезной модели - это физическое лицо, творческим трудом которого создано изобретение или полезная модель. Если в создании изобретения или полезной модели принимало участие несколько физических лиц, то все они считаются соавторами и, соответственно, вправе получить патент. При этом следует помнить, что соавторами не признаются физические лица, оказавшие автору только материальную или техническую помощь (изготовление чертежей, образцов, оформление документации и т.п.), а также осуществляющие лишь общее руководство, но не принимающие личного творческого участия в создании изобретения или полезной модели.

3.1.2. Работодатель - в случае, когда изобретение является служебным

В соответствии со статьей 8 Трудового кодекса Российской Федерации работодателем является физическое лицо либо юридическое лицо (организация), вступившее в трудовые отношения с работником. В случаях, установленных федеральными законами, в качестве работодателя может выступать иной субъект, наделенный правом заключать трудовые договоры.

Следует отметить, что в настоящее время отсутствует федеральный закон, который наделял бы правом заключать трудовые договоры (т.е. выступать в качестве работодателя) иного субъекта, чем перечисленные лица.

Таким образом, в качестве работодателя могут выступать:

- физические лица, осуществляющие предпринимательскую деятельность (при этом, очевидно, что физическое лицо не может выступать работодателем по отношению к самому себе);

- юридические лица, среди которых различают коммерческие и некоммерческие организации.

К коммерческим организациям, т.е. организациям, преследующим цель извлечения прибыли, относятся юридические лица в следующих организационно-правовых формах:

1) Общества с ограниченной ответственностью;

2) Общества с дополнительной ответственностью;

3) Полные товарищества;

4) Товарищества на вере (коммандитное товарищество);

5) Закрытые акционерные общества;

6) Открытые акционерные общества;

7) Производственные кооперативы;

8) Унитарные предприятия (федеральные государственные унитарные предприятия, государственные унитарные предприятия субъектов Российской Федерации, муниципальные унитарные предприятия, федеральные казенные предприятия, казенные предприятия субъектов Российской Федерации, муниципальные казенные предприятия).

К некоммерческим организациям, т.е. организациям, не имеющим основной своей целью деятельности извлечение прибыли и не распределяющим полученную прибыль между участниками, относятся:

1) Потребительские кооперативы;

2) Фонды;

3) Государственные корпорации;

4) Учреждения;

5) Объединения юридических лиц (фирменное наименование должно содержать слова "Ассоциация" или "Союз");

6) Некоммерческие партнерства;

7) Автономные некоммерческие организации;

8) Общественные объединения, которые могут создаваться в следующих организационно-правовых формах:

общественная организация;

общественное движение;

общественный фонд;

общественное учреждение;

орган общественной самодеятельности;

политическая партия;

9) Религиозные объединения, которые могут создаваться в форме религиозных групп и религиозных организаций.

Религиозные группы не проходят государственную регистрацию в качестве юридического лица и поэтому не могут являться заявителями и испрашивать патент на свое имя;

10) Благотворительные объединения, которые могут создаваться в формах общественных организаций (объединений), фондов, учреждений и в иных формах, предусмотренных федеральными законами для благотворительных организаций. В настоящее время отсутствует федеральный закон, который предусматривает создание благотворительных организаций в формах, отличных от перечисленных выше.

Общественные объединения и религиозные организации проходят государственную регистрацию в качестве юридического лица в соответствии с Федеральным законом "О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей" с учетом установленного Федеральными законами "Об общественных объединениях" от 19.05.1995 N 82-ФЗ (с изменениями и дополнениями) и "О свободе совести и о религиозных объединениях" от 26.09.1997 N 125-ФЗ (с изменениями и дополнениями) специального порядка государственной регистрации общественных и религиозных организаций.

Решение о государственной регистрации общественного объединения или религиозной организации принимается Министерством юстиции Российской Федерации или его территориальным органом. Внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о создании, реорганизации и ликвидации общественных объединений, а также иных предусмотренных федеральными законами сведений осуществляется уполномоченным регистрирующим органом (Министерством по налогам и сборам и его территориальными подразделениями) на основании принимаемого Министерством юстиции Российской Федерации или его территориальными органами решения о соответствующей государственной регистрации.

Юридические лица иных организационно-правовых форм проходят государственную регистрацию в налоговых органах в порядке, установленном Федеральным законом "О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей".

Следует отметить, что федеральные органы исполнительной власти (например, министерства, государственные комитеты и др.) действуют в рамках их компетенции, установленной актами (положениями), определяющими статус этих органов. Они являются некоммерческими организациями в форме государственных учреждений и обладают статусом юридического лица.

В качестве своеобразного вида ассоциации (союза) можно рассматривать торгово-промышленные палаты, которые являются негосударственными некоммерческими организациями, объединяющими российские предприятия и российских предпринимателей. Членами Торгово-промышленной палаты Российской Федерации являются торгово-промышленные палаты, созданные в соответствии с действующим законодательством, российские предприятия и предприниматели, а также организации, объединяющие предприятия и предпринимателей. Правовой статус торгово-промышленных палат определяется Законом Российской Федерации от 7 июля 1993 г. N 5340-1 "О торгово-промышленных палатах в Российской Федерации" (с изменениями от 19 мая 1995 г., 21 марта 2002 г.).

Торгово-промышленная палата является негосударственной некоммерческой организацией, объединяющей российские предприятия и российских предпринимателей. Торгово-промышленная палата является юридическим лицом.

3.1.3. Правопреемники авторов или работодателя

В гражданском праве под правопреемством понимается переход права от одного лица к другому непосредственно в силу закона или соглашения (договора). Поэтому правопреемник - это лицо, к которому на законном основании переходят права от правопредшественника. С учетом этого следует отметить, что:

1) правопреемником автора изобретения или полезной модели могут выступать:

- физические лица, а именно наследники автора по закону или по завещанию, а также на основании договора или вступившего в законную силу решения суда. При наследовании авторских прав к наследникам переходят не все права автора соответствующего изобретения или полезной модели, а лишь те, которые обеспечивают его имущественные интересы. Например, право на подачу заявки, получение охранного документа, авторского вознаграждения и другие имущественные права умершего автора. Если наследников несколько, они реализуют перешедшие к ним права по взаимному соглашению;

- существующие на день открытия наследства юридические лица, которые были призваны к наследованию по завещанию, совершенному автором изобретения или полезной модели;

- Российская Федерация, субъекты Российской Федерации, муниципальные образования, иностранные государства и международные организации, которые призваны к наследованию по завещанию, совершенному автором изобретения или полезной модели;

- Российская Федерация, в случае если отсутствуют наследники как по закону, так и по завещанию, любо никто из наследников не имеет права наследовать или все наследники отстранены от наследования, либо никто из наследников не принял наследства, либо все наследники отказались от наследства и при этом никто из них не указал, что отказывается в пользу другого наследника;

2) правопреемником работодателя по закону или по договору могут быть указаны:

- юридические лица, образовавшиеся в результате реорганизации работодателя (юридического лица);

- физические и/или юридические лица на основании договора или вступившего в законную силу решения суда.

3.1.4. Российская Федерация или субъекты Российской Федерации

После вступления в силу 11.03.2003 Федерального закона от 07.02.2003 "О внесении изменений и дополнений в Патентный закон Российской Федерации" статьей 9.1 Закона предусмотрен новый субъект, который может выступать в качестве заявителя, - Российская Федерация или субъект Российской Федерации, от имени которого выступает государственный заказчик. Согласно статье 9.1 Закона право на получение патента может принадлежать Российской Федерации или субъекту Российской Федерации, если это предусмотрено государственным контрактом, в ходе выполнения которого создано изобретение, полезная модель, промышленный образец. Пунктом 1 статьи 125 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) установлено, что Российская Федерация выступает в отношениях, регулируемых гражданским законодательством, на равных началах с иными участниками этих отношений - гражданами и юридическими лицами. На основании пункта 2 указанной статьи к отношениям с участием Российской Федерации применяется общий для юридических лиц правовой режим, если иное не вытекает из закона или особенностей данного субъекта. При этом, как регламентировано пунктом 1 статьи 125 ГК РФ, от имени Российской Федерации могут своими действиями приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права и обязанности органы государственной власти в рамках их компетенции, установленной актами, определяющими статус этих органов (например, положением о министерстве, утверждаемым постановлением Правительства Российской Федерации).

В случаях и в порядке, предусмотренных федеральными законами, указами Президента Российской Федерации и постановлениями Правительства Российской Федерации, нормативными актами субъектов Российской Федерации, по их специальному поручению от их имени могут выступать государственные органы, органы местного самоуправления, а также юридические лица и граждане.

Если право на получение патента принадлежит Российской Федерации или субъекту Российской Федерации, в графе "Заявитель" заявления о выдаче патента должно быть указано: "Российская Федерация, от имени которой выступает (наименование государственного заказчика)" или "субъект Российской Федерации, от имени которого выступает (наименование государственного заказчика)". При этом в реквизите, идентифицирующем тип заявителя, должен быть выбран путем простановки соответствующей отметки тип "Государственный заказчик".

Если право на получение патента согласно закону принадлежит исполнителю (подрядчику) работ по государственному контракту для федеральных государственных нужд или нужд субъекта Российской Федерации, в графе "Заявитель" заявления о выдаче патента должно быть указано наименование (имя) исполнителя (подрядчика) и его местонахождение (местожительства). При этом реквизиты, идентифицирующие тип заявителя, заполняются следующим образом:

- путем простановки соответствующей отметки выбирается тип заявителя "исполнитель";

- путем простановки соответствующей отметки выбирается тип государственного контракта - для нужд Российской Федерации или нужд субъекта Российской Федерации (в последнем случае указывается наименование субъекта Российской Федерации, для нужд которого выполнялись работы по государственному контракту);

- указывается наименование государственного заказчика после слов "от имени которого выступает:".

3.2. Обособленные подразделения юридического лица и объединения лиц, не являющиеся юридическими лицами

3.2.1. Филиал

Как уже отмечалось, выступать в качестве заявителя могут только физические или юридические лица.

Согласно статье 55 ГК РФ филиал - это обособленное подразделение юридического лица, расположенное вне места его нахождения и осуществляющее все его функции или их часть, в том числе функции представительства. В этой связи филиал не является юридическим лицом.

Иными словами, филиал не может иметь прав юридического лица и, следовательно, выступать в гражданском обороте от своего имени. Филиал действует на основе утверждаемого создавшим его юридическим лицом положения (как правило, общего вида). При этом руководитель филиала назначается на должность создавшим филиал юридическим лицом и действует на основании доверенности. Она позволяет руководителю филиала (например, директору) использовать представительские полномочия, делегированные создавшим его юридическим лицом в хозяйственных интересах подразделения. В любой сфере деятельности, регулируемой гражданским законодательством, филиал приобретает имущественные права и обязанности для создавшего его юридического лица. Важно отметить, что филиал, имеющий самостоятельный баланс, также не может быть приравнен по своему статусу к юридическому лицу, которому свойственны признаки юридического лица, установленные статьей 48 ГК РФ.

Далее следует отметить, что после вступления в силу с 01.01.1999 части первой Налогового кодекса Российской Федерации филиалы не являются самостоятельными налогоплательщиками, т.к. не имеют статуса юридического лица. Они лишь исполняют обязанности организаций по уплате налогов по своему местонахождению.

Филиалы также не являются работодателями.

С учетом изложенного филиал не вправе выступать заявителем и испрашивать патент на свое имя, поскольку он не является юридическим лицом. В то же время руководитель филиала, действующий на основании доверенности, вправе вести переписку по заявке от имени заявителя. В этом случае в материалах заявки должна быть доверенность, удостоверяющая его полномочия.

Необходимо учитывать, что, как разъяснено в пункте 4 информационного письма Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 29.05.1992 N С-13/ОПИ-122 "Об отдельных решениях совещаний по арбитражной практике", в ситуации, когда филиал образован в установленном законом порядке в качестве юридического лица и его наименование как филиала не соответствует его правовому положению, он должен рассматриваться как юридическое лицо.

В качестве примера можно привести Приморский филиал НПО "Энергия" имени академика С.П. Королева, который был образован на правах юридического лица в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 29.04.1994 N 415 "О создании ракетно-космической корпорации "Энергия" имени С.П. Королева". Согласно приведенным выше разъяснениям Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации данный Приморский филиал, образованный в установленном порядке в качестве юридического лица, необходимо рассматривать таковым, несмотря на то, что в его наименовании содержится слово "филиал".

3.2.2. Представительства и иные структурные подразделения

В соответствии со статьей 55 ГК РФ представительством является обособленное подразделение юридического лица, расположенное вне места его нахождения, которое представляет интересы юридического лица и осуществляет их защиту. Представительства не являются юридическими лицами. Они наделяются имуществом создавшим их юридическим лицом и действуют на основании утвержденных им положений. Руководитель представительства назначается юридическим лицом и действует на основании его доверенности.

Из содержания пункта 10 действующего в настоящее время Постановления Совета Министров СССР от 30.11.1989 N 1074 "Об утверждении Положения о порядке открытия и деятельности в СССР представительств иностранных фирм, банков и организаций" следует, что представительство иностранной фирмы выступает от имени и по поручению представляемой им фирмы или фирм, название которых указано в разрешении на открытие представительства, и осуществляет деятельность согласно российскому законодательству. Глава представительства действует на основании надлежащим образом оформленной доверенности иностранной фирмы.

В соответствии со статьей 8 "Положения о порядке регистрации некоммерческих организаций в Москве", утвержденного распоряжением мэра г. Москвы от 29.12.1992 N 598-РМ, для аккредитации представительства обязательным условием является решение международной (иностранной) некоммерческой организации о создании в г. Москве своего представительства и назначении главы представительства.

Представительство не является юридическим лицом, оно выступает от имени и по поручению представляемого юридического лица, находящегося как на территории Российской Федерации, так и за ее пределами. При этом глава представительства действует по доверенности, оформленной либо по законодательству страны нахождения юридического лица, либо по российскому законодательству.

С учетом изложенного представительство не вправе выступать заявителем и испрашивать патент на свое имя, поскольку оно не является юридическим лицом. В то же время глава представительства, действующий на основании доверенности, вправе вести переписку по заявке от имени заявителя. В этом случае в материалах заявки должна быть доверенность, удостоверяющая его полномочия.

Однако следует помнить, что в некоторых случаях в качестве заявителя может выступать представительство какой-либо компании, которое может не соответствовать юридическому смыслу понятия "представительство", поскольку многие зарубежные компании имеют в России свои дочерние компании, но, несмотря на то, что по отношению к ним часто употребляется термин "представительство", они являются полноценными российскими юридическими лицами, поскольку обладают всеми признаками юридического лица, указанными в статье 48 ГК РФ.

В отношении термина "структурное подразделение" необходимо отметить, что такого определения ни Гражданский кодекс, ни иные нормативно-правовые акты не содержат. В равной степени не могут выступать в качестве лиц, на имя которых испрашивается патент, любые структурные подразделения юридического лица. При этом не имеет значения наименование подразделения (конструкторское бюро, структурное управление, техническая служба, отделение и т.д.), так как действующее законодательство не содержит требований относительно наименований структурных подразделений. Данный вопрос решается самим юридическим лицом, при этом правовой статус подразделения не может быть определен исходя лишь из его наименования.

Как указывалось выше, филиал и представительство являются обособленными подразделениями юридического лица, а термин "структурное подразделение" употребляется именно в таком смысле.

В тех случаях, когда из материалов заявки невозможно определить организационно-правовую форму заявителя (см. перечень в пункте 3.1.2 настоящих Рекомендаций), наименование которого указано как конструкторское бюро, структурное управление, техническая служба, отделение и другие структурные подразделения, или подпись лица, подписавшего заявление или выдавшего доверенность представителю, скреплена печатью, в которой также не указана организационно-правовая форма юридического лица, то необходимо направлять в адрес заявителя корреспонденцию, содержащую просьбу уточнить, является ли заявитель юридическим лицом, и если является, то представить копии документов, подтверждающих факт государственной регистрации юридического лица.

В случае наличия у экспертизы оснований полагать, что в качестве заявителя выступает ненадлежащее лицо, а именно представительство или филиал, в адрес такого лица должна быть направлена соответствующая корреспонденция. Основаниями для ее направления может быть содержащаяся в листе заявления информация, прямо указывающая на то, что заявитель и/или патентообладатель является филиалом и/или представительством. Основанием для запроса может служить наличие, например, в графе "Наименование заявителя" следующего: "Филиал N-ского Института Металлургии" либо "Представительство компании N в России/Москве", либо печати, заверяющей подпись руководителя, имеющей аналогичное содержание.

Корреспонденция, направляемая в адрес такого заявителя, должна содержать вышеуказанные ссылки на нормативно-правовые акты, из которых однозначно следует невозможность подачи заявления данным филиалом или представительством, а также указания его в качестве предполагаемого патентообладателя. В корреспонденции должно содержаться указание на те действия, которые необходимо предпринять филиалу/представительству и юридическому лицу, создавшему данный филиал/представительство, для продолжения делопроизводства по заявке, а также последствия невыполнения таких требований экспертизы. Кроме того, корреспонденция должна содержать указание на возможность продолжения направления исходящей корреспонденции и приема входящей корреспонденции, т.е. ведения делопроизводства по данной заявке с филиалом/представительством после получения экспертизой заменяющего листа заявления и соответствующей доверенности, выданной заявителем (см. п. 3.2.1 настоящих Рекомендаций).

В тех случаях, когда в ответ на запрос экспертизы поступают материалы, где заявителем указано лицо, обладающее правом на получение патента (головная организации филиала или автор/авторы), то в качестве заявителя указывается этот надлежащий субъект права.

В тех случаях, когда в ответ на запрос экспертизы поступают материалы, где заявителем указаны третьи лица, то они рассматриваются как правопреемники автора или работодателя по договору и также указываются в качестве заявителя.

3.2.3. Объединения лиц, не являющиеся юридическими лицами

Как уже указывалось выше, в соответствии с пунктом 5 статьи 121 ГК РФ в наименовании ассоциации (союза) наряду с указанием основного предмета деятельности требуется обязательное включение слова "ассоциация" или "союз". Ассоциации и союзы являются самостоятельными юридическими лицами, потому могут выступать в роли заявителя и испрашивать патент на свое имя.

В то же время термин "союз" не всегда обозначает объединение юридических лиц, предусмотренное статьей 121 ГК РФ. Слово "союз" может употребляться в названиях некоторых объединений физических лиц, например профессиональный союз, союз журналистов и т.д., которые не подпадают под действие данной статьи и не являются юридическими лицами.

Одновременно необходимо помнить, что холдинги, концерны, картели, тресты, консорциумы, финансово-промышленные группы и т.д. представляют собой разновидности объединений юридических лиц. При этом такого рода объединения не являются юридическими лицами и не вправе испрашивать патент на свое имя.

Холдинг - объединение юридических лиц, владеющих акциями в других компаниях. Многие крупные компании, в том числе транснациональные, являются холдинговыми или владеют контрольными пакетами акций многих промышленных, торговых, транспортных и иных компаний, проводя при этом единую производственную и финансовую линию поведения этих компаний, используя механизм трансфертных цен, роялти и другие формы отношений между своими дочерними компаниями с целью уменьшения налогообложения и увеличения прибылей всех компаний, находящихся под контролем холдинга.

Концерн - крупное объединение фирм, основной деятельностью которого является промышленное производство, имеющее собственный мощный сбытовой аппарат в лице торговых филиалов и разветвленную диверсифицированную структуру входящих в концерн фирм, объединенных через систему участия.

Картель - одна из ранних форм деловых союзов; соглашение между независимыми фирмами, имеющее целью адаптировать загрузку производственных мощностей к спросу, стабилизировать цены, распределить сферы влияния на рынке, сбыт, фиксировать цены и устанавливать квоты производства для поддержания стабильного потока капиталовложений в новые отрасли промышленности, не защищенные от иностранной конкуренции и возможного демпинга со стороны зарубежных фирм. В настоящее время картели запрещены антимонопольным законодательством, хотя продолжают существовать тайные картели, в том числе международные.

Трест - крупная компания, имеющая преимущественно монопроизводственную структуру, занимающая важное, а в ряде случаев решающее место в соответствующей отрасли производства в стране или даже в мире. Большинство современных трестов можно отнести скорее к концернам, т.е. многоотраслевым структурам, составляющим основу крупного бизнеса. Важнейшей особенностью современных крупнейших трестов является их транснационализация. Их производственная деятельность широко выходит за рамки национальных государств. Крупнейшие американские нефтяные компании можно рассматривать как транснациональные тресты. Есть тресты и с многонациональным ядром собственников (например, алюминиевый трест АЛКОА и т.д.).

Консорциум - временное объединение фирм для осуществления конкретных экономических проектов; многостороннее совместное предприятие; соглашение между банками или промышленными компаниями для совместного проведения финансовых операций. Специфика консорциумов состоит в заключении заказчиком контрактов с каждой из фирм-участниц, которые являются юридически самостоятельными партнерами. Различают консорциумы с образованием юридического лица и договорные.

Финансово-промышленная группа - совокупность юридических лиц, действующих как основное и дочерние общества либо полностью или частично объединивших свои материальные и нематериальные активы (система участия) на основе договора о создании финансово-промышленной группы в целях технологической или экономической интеграции для реализации инвестиционных и иных проектов и программ, направленных на повышение конкурентоспособности и расширение рынков сбыта товаров и услуг, повышение эффективности производства, создание новых рабочих мест.

Следует отметить, что в фирменных наименованиях юридических лиц могут встречаться слова "Холдинг", "Концерн", "Картель", "Трест" и т.д. (например, ЗАО "НТВ-Холдинг", ООО "Концерн ГРиС", ООО "Картель+", ЗАО "Столичный ТрестЪ", ООО "Консорциум-ПИК" и др.). В случае если из материалов заявки можно определить организационно-правовую форму заявителя - юридического лица (ООО, ЗАО, ОАО и т.д., см. п. 3.1.2 настоящих Рекомендаций), такое лицо следует признать надлежащим заявителем.

Относительно образований, не являющихся юридическими лицами, экспертиза уведомляет о необходимости приведения заявления в соответствие с требованиями законодательства, а именно указания в качестве заявителя надлежащего субъекта права - физического или юридического лица. В случае поступления в ответ на запрос материалов, содержащих указание на лицо, обладающее правом на получение патента (автор, работодатель или их правопреемник), в качестве заявителя указывается такое лицо.

3.3. Заполнение графы "Подпись" в заявлении о выдаче патента

Пункты 3.1.12 Правил составления, подачи и рассмотрения заявки на выдачу патента на изобретение и Правил составления, подачи и рассмотрения заявки на выдачу патента на полезную модель требуют обязательного заполнения графы заявления "Подпись" с указанием даты подписания во всех случаях.

Если дата подписания заявления не указана, то таковой считается дата, на которую заявление получено федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности.

Заявление подписывается заявителем. От имени юридического лица заявление подписывается руководителем организации или иным лицом, уполномоченным на это учредительными документами юридического лица, с указанием его должности; подпись скрепляется печатью юридического лица. При подаче заявки через представителя заявителя заявление подписывается заявителем или его представителем.

Данное положение позволяет действовать экспертизе при возникновении нестандартных ситуаций следующим образом.

3.3.1. При установлении факта несоответствия печати, скрепляющей подпись руководителя юридического лица, наименованию данного юридического лица, указанного в качестве заявителя/патентообладателя, в адрес заявителя необходимо направлять корреспонденцию, указывающую на такое несоответствие. В такой корреспонденции также возможно указание на то, что в случае неисправления такого несоответствия заявка не может быть признана оформленной надлежащим образом и дальнейшее делопроизводство по ней невозможно. В подавляющем числе случаев такое несоответствие обусловлено невнимательностью заявителя, например полным названием юридического лица (что обязательно отражено и в его печати) является НИИАБВ РАН, а в качестве заявителя/патентообладателя указан НИИАБВ. Такое несоответствие легко устранимо предоставлением в ответ на вышеуказанную корреспонденцию экспертизы заменяющего листа заявления с точным указанием названия юридического лица.

Предоставление им копий устава, подтверждающего точное наименование юридического лица, не обязательно.

Если в графе "Заявитель" указана аббревиатура или сокращенное наименование юридического лица, а в печати - полное наименование юридического лица, то направляется письмо с предложением указать точное наименование юридического лица, которое будет указано в качестве такового в случае выдачи патента. При отказе заявителя уточнить наименование заявителя или в случае непоступления ответа на письмо принимается во внимание наименование юридического лица, указанное в графе "Заявитель".

3.3.2. В случае отсутствия печати в адрес заявителя также должна быть направлена корреспонденция, указывающая на такой недостаток в оформлении заявки и на то, что в случае непредставления заменяющего листа заявления заявка не может быть признана оформленной надлежащим образом и дальнейшее делопроизводство по ней невозможно.

Предоставление копии устава в данном случае также не является обязательным.

3.3.3. Случай подписания листа заявления лицом, в отношении которого у экспертизы нет достаточной уверенности, что оно является непосредственным руководителем юридического лица.

ГК РФ не содержит определения "руководителя" юридического лица, на которого указывает вышеупомянутый пункт правил. Статья 53 ГК РФ говорит об органах юридического лица, через которые оно приобретает свои гражданские права и принимает на себя гражданские обязанности. Органы юридического лица действуют в соответствии с законом, иными правовыми актами и учредительными документами. Также на основании закона и учредительных документов определяется порядок назначения или избрания органов юридического лица.

В других нормативно-правовых актах, например в Федеральном законе "Об акционерных обществах", имеется определение того, как может называться руководитель. Статья 69 Федерального закона "Об акционерных обществах" устанавливает, что руководство текущей деятельностью общества осуществляется единоличным исполнительным органом общества (директором, генеральным директором) или единоличным исполнительным органом общества (директором, генеральным директором) и коллегиальным исполнительным органом общества (правлением, дирекцией).

Однако данная норма распространяется на юридические лица в форме акционерных обществ, для других форм аналогичных норм не существует.

Таким образом, можно говорить лишь о применении обычаев делового оборота при употреблении названия "Генеральный директор" либо "Директор" в качестве органа юридического лица (не являющегося по своей форме акционерным обществом). Орган юридического лица должен быть указан в учредительных документах, и только из их содержания может быть сделан однозначный вывод о том, кто именно имеет право подписывать в данном случае лист заявления.

Принимая во внимание, что заявление может быть подписано заявителем или его представителем, в ситуации, когда у экспертизы возникают обоснованные сомнения в полномочиях лица, подписавшего заявление, выступать от имени заявителя экспертизе необходимо, ссылаясь на указанные пункты 3.1.12 Правил составления, подачи и рассмотрения заявки на выдачу патента на изобретение или Правил составления, подачи и рассмотрения заявки на выдачу патента на полезную модель, направлять в адрес заявителя корреспонденцию с просьбой уточнить, выступает ли лицо, подписавшее заявление, в качестве руководителя юридического лица или в качестве представителя заявителя. Для этого необходимо либо представить копию учредительного документа (например, устава), подтверждающего полномочия подписавшего заявление лица выступать в качестве руководителя юридического лица, либо представить доверенность, удостоверяющую полномочия представителя, либо представить заменяющий лист заявления, подписанный генеральным директором либо директором данного юридического лица.

3.4. Подача и рассмотрение заявления с обязательством передать патент

В соответствии с пунктом 3 статьи 13 Закона заявитель, являющийся автором изобретения, при подаче заявки на выдачу патента на изобретение может приложить к ее документам заявление о том, что в случае выдачи патента он обязуется передать исключительное право на изобретение (уступить патент) на условиях, соответствующих установившейся практике, лицу, первому изъявившему такое желание и уведомившему об этом патентообладателя и федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности, - гражданину Российской Федерации или российскому юридическому лицу. При наличии такого заявления патентные пошлины, предусмотренные настоящим Законом, в отношении заявки на изобретение и патента, выданного по такой заявке, не взимаются. Федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности публикует сведения об указанном заявлении.

При рассмотрении заявления с обязательством заключить договор о передаче исключительного права на изобретение (уступке патента) проверяется, поступило ли соответствующее заявление не позднее даты подачи заявки и выражено ли в заявлении обязательство автора изобретения, являющегося заявителем, в случае выдачи патента уступить этот патент на условиях, соответствующих установившейся практике, лицу - гражданину Российской Федерации или юридическому лицу Российской Федерации, которое первым изъявит такое желание и уведомит об этом патентообладателя и федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности (пункт 3 статьи 13 Закона).

Если заявление удовлетворяет названым требованиям, то заявителю сообщается о том, что его заявление с обязательством заключить договор о передаче исключительного права на изобретение (уступке патента) принято к сведению и что сведения об указанном заявлении будут опубликованы в официальном бюллетене "Изобретения. Полезные модели" в установленном порядке.

Заявитель освобождается от уплаты патентных пошлин, в том числе от уплаты пошлины за подачу заявки.

3.5. Ведение дел с федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности

3.5.1. Лица, которые имеют право вести дела от имени заявителя

Подача заявки и ведение дел по поданной заявке может быть осуществлено непосредственно заявителем или его представителем. Рассмотрим примерную группу лиц, которые имеют право вести дела от имени заявителя, например осуществлять переписку.

От имени заявителя - физического лица переписку может вести само физическое лицо, в частности автор, наследник, правопреемник автора.

От имени заявителя - юридического лица вести переписку вправе:

- руководитель юридического лица (директор, генеральный директор), уполномоченный вести дела от имени юридического лица непосредственно учредительными документами (уставом, положением и пр.);

- работники юридического лица, уполномоченные вести дела на основании доверенности или административного акта (приказа, распоряжения);

- иные юридические и физические лица, действующие на основании доверенности.

Филиал в лице своего руководителя, в частности директора, может выполнять функции заявителя, действуя в интересах создавшего его юридического лица. А именно: подавать ходатайства, участвовать в экспертных совещаниях, осуществлять переписку с федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности на основании выданной ему доверенности. Если доверенность выдана с правом передоверия, то руководитель филиала вправе в порядке передоверия уполномочить другое физическое или юридическое лицо, в том числе патентного поверенного. При этом следует помнить, что согласно требованиям статьи 187 ГК РФ доверенность, выданная в порядке передоверия, должна быть нотариально удостоверена.

Круг наследников автора изобретения, являющегося заявителем, вступив в право наследования, может назначить одного из наследников своим представителем, выдав ему доверенность. При этом в качестве представителя они могут назначить также любое третье лицо.

От имени заявителя - ликвидируемого юридического лица председатель ликвидационной комиссии вправе самостоятельно вести переписку от имени заявителя или назначить своего представителя, выдав ему доверенность.

При возбуждении против заявителя - юридического лица процедуры банкротства переписку вправе вести, например, конкурсный управляющий, назначенный по определению арбитражного суда.

Патентный поверенный, зарегистрированный в федеральном органе исполнительной власти по интеллектуальной собственности, вправе подать заявку и вести переписку от имени заявителя, действуя по доверенности. Если заявителем является иностранное (физическое или юридическое) лицо, то ведение дел через патентного поверенного является обязательным. Отечественный заявитель, назначая своего представителя, вправе выбирать между патентным поверенным и иным лицом, которого он сочтет наиболее компетентным для ведения дел, связанных с получением патента.

В соответствии с пунктом 3 статьи 15 Закона полномочия патентного поверенного удостоверяются доверенностью, выданной ему заявителем. Доверенность или ее заверенная копия представляется по запросу экспертизы в случае необходимости.

3.5.2. Требования к доверенности

По определению пункта 1 статьи 185 ГК РФ доверенностью признается письменное уполномочие, выдаваемое одним лицом другому лицу для представительства перед третьими лицами.

Таким образом, доверенность, упомянутая в пункте 3 статьи 15 Закона:

- должна выдаваться (подписываться) заявителем;

- должна выдаваться на имя юридического лица или физического лица;

- в ней должен указываться объем полномочий представителя.

Требования к доверенности не определены действующими Правилами составления, подачи и рассмотрения заявки на выдачу патента на изобретение и Правилами составления, подачи и рассмотрения заявки на выдачу патента на полезную модель. Объяснить это можно исключительно тем, что руководствоваться при оформлении доверенности в Российской Федерации следует только требованиями статей 185 - 189 ГК РФ, а при оформлении доверенности за пределами Российской Федерации - законодательством страны, где она совершается, и нормами международных договоров, участницей которых является Российская Федерация.

Таким образом, доверенность, оформляемая в Российской Федерации, совершается, как правило, в простой письменной форме и не требует нотариального заверения, за исключением доверенности, выдаваемой в порядке передоверия, которая должна быть нотариально удостоверена.

Срок действия доверенности не может превышать трех лет. Если срок в доверенности не указан, она сохраняет силу в течение года со дня ее совершения.

Доверенность, в которой не указана дата ее совершения, ничтожна.

Доверенность от имени юридического лица выдается за подписью его руководителя или иного лица, уполномоченного на это его учредительными документами, с приложением печати этой организации.

Действие доверенности прекращается вследствие: истечения срока доверенности; отмены доверенности лицом, выдавшим ее; отказа лица, которому выдана доверенность; прекращения (ликвидации или реорганизации) юридического лица, от имени которого выдана доверенность; смерти гражданина, выдавшего доверенность, признания его недееспособным, ограниченно дееспособным или безвестно отсутствующим; смерти гражданина, которому выдана доверенность, признания его недееспособным, ограниченно дееспособным или безвестно отсутствующим.

Лицо, выдавшее доверенность, может во всякое время отменить доверенность или передоверие, а лицо, которому доверенность выдана, - отказаться от нее.

С прекращением доверенности теряет силу передоверие.

Лицо, выдавшее доверенность и впоследствии отменившее ее, обязано известить об отмене лицо, которому доверенность выдана (патентного поверенного), а также федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности, для представительства перед которым дана доверенность. Согласно статье 188 ГК РФ такая же обязанность возлагается на правопреемников лица, выдавшего доверенность. Извещение, поступившее в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности от нового представителя и не подкрепленное личным извещением доверителя (заявителя), не может служить основанием для прекращения ведения дел с предыдущим представителем. В случае поступления такого извещения от нового представителя, которое сопровождается представлением еще одной доверенности, дальнейшее делопроизводство необходимо вести с обоими представителями, если для ведения переписки с ними указан один и тот же адрес. В противном случае патентным поверенным должно быть предложено определиться, через какого патентного поверенного заявитель будет вести дела с федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности.

В случае перехода патентных поверенных из одной фирмы в другую и поступления в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности корреспонденции от руководства фирмы, в которой работал патентный поверенный, содержащей просьбу не принимать и не рассматривать корреспонденцию, поступающую от "ушедшего" патентного поверенного, необходимо направить ответ, в котором должна содержаться информация о том, что ведение дел с ушедшим патентным поверенным будет прекращено после отмены доверенности лицом, ее выдавшим.

Доверенность на представительство интересов иностранного юридического или физического лица, постоянно проживающего за пределами России, может быть выдана как самим этим лицом, так и его представителем, например патентным поверенным, адвокатом, главой представительства и т.д., имеющим соответствующую доверенность с правом передоверия.

В случае если доверенность оформлена на территории другого государства (с указанием в доверенности места ее выдачи), на территории Российской Федерации она может быть использована в случае удовлетворения ее нормам российского права, изложенным выше.

Если сведения, приведенные в доверенности и последующей переписке, вызывают сомнение в их достоверности или выявлены разночтения, то может быть потребовано соответствующее удостоверение доверенности, выданной на территории иностранного государства, если иное не предусмотрено международными договорами, участниками которых являются Российская Федерация и соответствующее государство.

Существует два способа такого удостоверения: консульская легализация и проставление апостиля.

Консульская легализация, осуществляемая в соответствии с Инструкцией о консульской легализации <*>, заключается в подтверждении соответствия документов законодательству государства их происхождения и представляет собой засвидетельствование подлинности подписи должностного лица, его статуса и, в надлежащих случаях, печати уполномоченного государственного органа на документах и актах с целью использования их в другом государстве.

--------------------------------

<*> Инструкция о консульской легализации, утвержденная МИД СССР 06.07.1984.

Иностранные документы, предназначенные для использования на территории России, могут быть легализованы на территории того государства, где эти документы выданы, или же непосредственно в Российской Федерации. В первом случае документ сначала заверяется в Министерстве иностранных дел или ином уполномоченном органе государства, на территории которого выдан документ, а затем легализуется в консульском учреждении Российской Федерации в данном государстве. Во втором случае иностранный документ сначала заверяется в дипломатическом представительстве или консульском учреждении того государства, на территории которого был выдан документ, а затем легализуется в Департаменте консульской службы МИД России. И в том, и в другом случае при необходимости может быть потребован нотариально заверенный перевод документа на русский язык.

В целях упрощения процесса признания иностранных документов в 1961 году в Гааге (Нидерланды) была подписана Конвенция, отменяющая требование легализации иностранных официальных документов (Гаагская конвенция). Кроме России участниками Гаагской конвенции являются (по состоянию на 19 февраля 1997 г.): Австралия, Австрия, Андорра, Антигуа и Барбуда, Аргентина, Армения, Багамские острова, Барбадос, Белоруссия, Белиз, Бельгия, Босния и Герцеговина, Ботсвана, Бруней, Великобритания, Венгрия, Германия, Греция, Израиль, Испания, Италия, Кипр, Латвия, Лесото, Либерия, Лихтенштейн, Люксембург, Маврикий, Македония, Малави, Мальта, Маршалловы острова, Мексика, Нидерланды, Норвегия, Панама, Португалия, Сальвадор, Сан-Марино, Свазиленд, Сейшелы, Сент-Китс и Невис, Словения, США, Суринам, Тонга, Турция, Фиджи, Финляндия, Франция, Хорватия, Швейцария, Югославия, Южно-Африканская Республика, Япония.

В соответствии с Гаагской конвенцией на документах, совершенных компетентными органами одного государства и предназначенных для использования на территории другого государства, проставляется специальный штамп (апостиль). Апостиль "удостоверяет подлинность подписи, качество, в котором выступало лицо, подписавшее документ, и, в надлежащем случае, подлинность печати или штампа, которым скреплен этот документ" (статья 5 Гаагской конвенции). Подпись, печать или штамп, проставляемые компетентным органом на апостиле, не требуют никакого дальнейшего заверения или легализации, а документ, на котором проставлен апостиль, может быть использован в любой из стран - участниц Гаагской конвенции.

Легализация и проставление апостиля не требуются, если международным договором предусмотрена отмена или упрощение этих процедур. Так, двусторонними договорами о взаимной правовой помощи и Конвенцией о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам предусмотрено, что документы, которые на территории одной из договаривающихся сторон изготовлены или засвидетельствованы учреждением или специально на то уполномоченным органом в пределах их компетенции и по установленной форме и скреплены официальной печатью, не требуют на территории другой договаривающейся стороны какого-либо удостоверения (легализации). В отношении таких документов может быть потребован только их нотариально заверенный перевод.

Страны, с которыми Российская Федерация имеет двусторонние договоры о правовой помощи: Азербайджан, Алжир, Болгария, Венгрия, Вьетнам, Греция, Ирак, Италия, Кипр, Китай, КНДР, Куба, Кыргызстан, Латвия, Литва, Молдова, Монголия, Йеменская Республика, Польша, Румыния, Тунис, Финляндия, Чехословакия (фактически применяется между Российской Федерацией и Словакией и Чехией), Союзная Республика Югославия (правопреемник СФРЮ).

Конвенция о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам вступила в силу 19 мая 1994 года, а для Российской Федерации - с 10 декабря 1994 года. Однако в соответствии со статьей 85 указанной Конвенции ее действие распространяется и на правоотношения, возникшие до ее вступления в силу. По состоянию на 1 мая 1995 года участниками Конвенции являются следующие государства: Республика Армения, Республика Беларусь, Республика Казахстан, Российская Федерация, Республика Таджикистан, Туркменистан, Республика Узбекистан, Украина.

Доверенности, выдаваемые патентным поверенным, следует рассматривать в качестве официальных документов. В связи с этим в простой письменной форме без консульской легализации или проставления апостиля могут быть представлены доверенности, оформленные в странах, перечисленных в двух предшествующих абзацах, причем в случае, если предусмотрена возможность передоверия, доверенность должна быть заверена нотариально.

В иных случаях обязательной является консульская легализация либо проставление апостиля.

3.5.3. Представление доверенности

Доверенность (копия доверенности) на представительство может быть представлена при подаче заявки или в процессе делопроизводства и приобщается к заявке. До представления доверенности (копии доверенности) совершаемые действия считаются недействительными и не принимаются во внимание, если только заявитель впоследствии не одобрит действия представителя с выдачей ему соответствующей доверенности (в данном случае используется аналогия нормы статьи 183 ГК РФ).

Доверенность, выдаваемая на имя патентного поверенного, представляется в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности по желанию патентного поверенного. В случае возникновения обоснованных сомнений экспертизы в наличии у патентного поверенного соответствующих полномочий, их действительности и т.д. доверенность или ее копия может быть запрошена. Такая ситуация может возникнуть, например, когда из корреспонденции патентного поверенного явным образом следует факт отсутствия доверенности, когда ведение дел по заявке осуществлялось одним патентным поверенным, а впоследствии меняется представитель заявителя.

В случае отзыва заявки патентным поверенным или исключения патентным поверенным какого-либо лица из состава заявителей также требуется запрашивать доверенность, прямо уполномочивающую его на осуществление указанных действий. При этом следует иметь в виду, что полномочия на ведение дел от имени заявителя по заявке не включают действия, направленные на прекращение дел по заявке с заявителем.

Вопросы взаимодействия с федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности патентных поверенных государств, с которыми у Российской Федерации имеются двусторонние соглашения, регулируются этими соглашениями.

3.5.4. Требование надлежащего заверения копий доверенностей и других документов

В случае представления копии доверенности, что предусмотрено пунктами 7 Правил составления, подачи и рассмотрения заявки на выдачу патента на изобретение и Правил составления, подачи и рассмотрения заявки на выдачу патента на полезную модель, экспертизе следует руководствоваться следующим.

Подлинник документа (доверенности) - это первый или единичный экземпляр официального документа.

Заверенная копия документа - это копия документа, на которой в соответствии с установленным порядком проставляют необходимые реквизиты.

Возможны следующие способы заверения копии доверенности:

1. Удостоверение копии (копий) доверенности в нотариальном порядке согласно требованиям главы XIII Основ законодательства Российской Федерации о нотариате.

2. Удостоверение копии доверенности подписью руководителя или уполномоченного на то должностного лица и печатью организации или иного лица, выдавшего подлинник доверенности (в соответствии с порядком, установленным действующим Указом Президиума Верховного Совета СССР от 04.08.1983 N 9779-X).

3. При одновременном представлении подлинника доверенности и копии доверенности возможно дальнейшее засвидетельствование представленной копии руководителем отдела и возврат заявителю подлинной доверенности и приобщение к материалам заявки заверенной копии.

4. Оригинал доверенности представляется по одной из заявок, а по каждой другой заявке представляется ее копия с указанием той заявки, в которой находится оригинал ходатайства. В этом случае заверение копии не требуется.

В случае возникновения обоснованных сомнений в достоверности сведений, содержащихся в копии документа, в том числе доверенности (например, аппликация, несостыковки текста при копировании и др.), экспертиза вправе запросить у лица, представившего копию документа, либо подлинник документа (с целью засвидетельствования представленной копии), либо надлежащего заверения копии представленного документа в соответствии с вышеуказанными способами заверения копий документов.

3.5.5. Ведение дел с федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности заявителем - юридическим лицом

При поступлении корреспонденции от заявителя - юридического лица проверяется, соблюдены ли требования к оформлению документа.

Корреспонденция, направленная от имени юридического лица, должна быть подписана уполномоченным лицом, которое вправе представлять интересы данного юридического лица в федеральном органе исполнительной власти по интеллектуальной собственности. Как правило, от имени юридического лица выступает его волеизъявляющий орган. "Орган юридического лица" - правовой термин, обозначающий лицо, которое формирует и выражает волю юридического лица. Чаще всего это единоличный руководитель: директор, генеральный директор. Документ может быть подписан лицом, исполняющим обязанности руководителя организации, с указанием его фактический должности и фамилии.

Личная подпись уполномоченного лица (как правило, это должностное лицо), подписавшего документ, должна сопровождаться указанием его должности.

Если документ оформлен не на бланке организации, ее название должно быть включено в указание должности подписавшего лица.

Подпись должностного лица должна быть скреплена печатью юридического лица, поскольку корреспонденция заявителя относится к документам, предусмотренным специальными нормативными актами (в данном случае - Законом, Правилами составления, подачи и рассмотрения заявки на выдачу патента на изобретение, Правилами составления, подачи и рассмотрения заявки на выдачу патента на полезную модель). Для упомянутых документов наличие печати юридического лица предписано пунктом 3.24 Государственного стандарта РФ ГОСТ Р 6.30-2003 "Унифицированная система организационно-распорядительной документации. Требования к оформлению документов", принятого и введенного в действие Постановлением Госстандарта РФ от 3 марта 2003 г. N 65-ст.

Если документ оформлен на бланке организации, подпись лица, подписавшего такой документ, не требуется заверять печатью.

Орган юридического лица (руководитель) вправе наделить полномочиями (назначить представителем юридического лица) для ведения переписки от имени юридического лица любого участника (сотрудника) юридического лица путем выдачи соответствующей доверенности. Представление такой доверенности является необходимым условием для подтверждения полномочия лица на ведение переписки от имени заявителя - юридического лица.

Подпись представителя должна сопровождаться указанием фамилии и инициалов подписавшего.

Корреспонденцию можно признать удовлетворяющей указанным требованиям, если она содержит сопроводительное письмо, подписанное уполномоченным лицом.

Если при проверке будет установлено, что корреспонденция оформлена неверно, следует предложить заявителю представить либо правильно оформленные документы, либо одобрение уполномоченным лицом ранее поданной корреспонденции. До представления корреспонденции, содержащей указанное одобрение, совершенные от имени заявителя действия не могут считаться действительными и не принимаются во внимание.

3.5.6. Ведение дел с федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности физическими лицами, проживающими за пределами Российской Федерации, или иностранными юридическими лицами

В связи с возникающими в ряде случаев вопросами об особенностях подачи заявок на выдачу охранных документов на объекты промышленной собственности, получения охранных документов и поддержания их в силе иностранными юридическими лицами и физическими лицами, проживающими за пределами Российской Федерации, необходимо отметить следующее.

В соответствии с пунктом 3 статьи 15 Закона физические лица, постоянно проживающие за пределами Российской Федерации, иностранные юридические лица либо их патентные поверенные ведут дела по получению патентов на изобретения, свидетельств на полезные модели (далее по тексту - патенты) и поддержанию их в силе только через патентных поверенных, зарегистрированных в федеральном органе исполнительной власти по интеллектуальной собственности. Данное положение распространяется, в том числе, на бывших граждан СССР, проживающих за границами Российской Федерации, вне зависимости от их гражданства. В соответствии со статьей 37 Закона, если международным договором Российской Федерации установлено иное правило, то применяется правило международного договора. В настоящее время такие международные договоры Российской Федерацией не заключены.

Если заявителем наряду с указанными лицами является физическое лицо, проживающее на территории Российской Федерации, или юридическое лицо, имеющее местонахождение на территории Российской Федерации, возможно ведение дел по получению патента не через патентного поверенного при условии, что для переписки указан адрес на территории Российской Федерации.

Определение факта проживания физического лица и местонахождения юридического лица производится по его адресу, указанному в материалах заявки.

К ведению дел по получению патента относится и подача соответствующей заявки.

Вести дела по получению патентов и поддержанию их в силе не через российских патентных поверенных могут физические лица, проживающие в государствах - участниках двусторонних соглашений, заключенных Правительством Российской Федерации в соответствии с правом, предоставленным ему пунктом 9 Постановления Верховного Совета Российской Федерации "О введении в действие Патентного закона Российской Федерации" от 23 сентября 1992 г. N 3518-1, а также юридические лица этих государств (по состоянию на 01.04.1999 такими государствами являлись Азербайджанская Республика, Республика Армения, Республика Беларусь, Республика Казахстан, Киргизская Республика, Республика Узбекистан и Украина).

Кроме того, продолжают действовать соглашения в форме обмена нотами между Министерством иностранных дел Российской Федерации и министерствами иностранных дел Республики Молдова, Республики Таджикистан, Туркменистана, в соответствии с которыми физические и юридические лица соответствующих государств на основе взаимности могут вести дела по получению охранных документов на объекты промышленной собственности и поддержанию их в силе без посредничества российских патентных поверенных.

Таким образом, подача заявки на выдачу патента лицом, постоянно проживающим за пределами Российской Федерации в стране, не указанной выше, или юридическим лицом такой страны не через патентного поверенного, зарегистрированного в федеральном органе исполнительной власти по интеллектуальной собственности, противоречит Закону. В отношении такой заявки следует запрашивать у заявителя представления недостающих и исправленных документов (заявления о выдаче патента с приведением в нем сведений о патентном поверенном, надлежащим образом оформленной доверенности, выданной патентному поверенному, или корреспонденции заявителя, содержащей указание о назначении представителем патентного поверенного), а в случае неполучения их признавать заявку отозванной. В запросе, направляемом в этом случае, не следует затрагивать какие-либо иные вопросы.

Аналогичным образом следует поступать и в случае выявления обращения заявителя через патентного поверенного, зарегистрированного в федеральном органе исполнительной власти по интеллектуальной собственности, но не имеющего регистрации по деятельности в соответствующей области услуг (например, при подаче заявки на выдачу патента на изобретение через патентного поверенного, зарегистрированного в области оказания услуг только по товарным знакам).

В случае если, правильно подав заявку, заявитель в дальнейшем будет обращаться в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности не через патентного поверенного, соответствующие обращения, заявления, просьбы, ходатайства следует рассматривать как действия самого заявителя.

В том случае, если заявитель обязан вести переписку с федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности через патентного поверенного, заявитель уведомляется об этом и о возможности устранения нарушения пункта 2 статьи 15 Закона в течение двух месяцев с даты получения уведомления. В случае непредставления в указанные сроки корреспонденции, устраняющей выявленное нарушение, представленная ранее корреспонденция заявителя не принимается во внимание.

В случае отзыва доверенности на патентного поверенного или отказа патентного поверенного от исполнения полномочий по доверенности дальнейшее ведение дел по заявке осуществляется с заявителем, а если заявитель - иностранное лицо, то с его новым патентным поверенным.

3.5.7. Ведение дел по заявкам, в которых в качестве заявителя выступает несколько лиц

Если заявителем по заявке выступает несколько лиц (например, несколько физических лиц, несколько юридических лиц, несколько физических и юридических лиц), то заявление о выдаче патента должно быть подписано всеми указанными лицами.

При подаче заявки через представителя заявление может быть подписано представителем нескольких заявителей, а к заявлению должны прилагаться доверенности на ведение дел по заявке, выданные каждым из заявителей по данной заявке. При отсутствии хотя бы одной из доверенностей необходимо направить запрос с просьбой представить соответствующую доверенность.

Следует помнить, что если заявление подписано патентным поверенным, зарегистрированным в федеральном органе исполнительной власти по интеллектуальной собственности, доверенность представляется по его желанию.

После подачи заявки ведение дел с федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности должно осуществляться всеми лицами, выступающими в качестве заявителя. Это означает, в частности, что вся корреспонденция должна быть подписана всеми заявителями. Если федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности извещен о назначении представителя, не являющегося патентным поверенным, путем представления доверенности от всех заявителей, ведение дел по заявке осуществляется этим представителем. Любое действие представителя расценивается как действие заявителей.

Если заявка, по которой заявителем выступает несколько лиц, была подана патентным поверенным, ведение дел по заявке осуществляется этим патентным поверенным. Любое действие патентного поверенного расценивается как действие заявителей.

При замене патентного поверенного требуется проверять наличие доверенности (см. пункт 3.5.3 настоящих Рекомендаций).

В случае досрочного прекращения полномочий, указанных в доверенности, в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности подается соответствующее заявление, из которого явным образом следует отмена полномочий представителя.

3.6. Внесение изменений в сведения о заявителе при передаче права на получение патента, при переходе права на его получение по наследству, в результате изменения его наименования в связи с реорганизацией или переименованием (изменением имени, фамилии или отчества)

3.6.1. При передаче права на получение патента после подачи заявки предусмотрена специальная процедура (пункты 10 Правил составления, подачи и рассмотрения заявки на выдачу патента на изобретение и Правил составления, подачи и рассмотрения заявки на выдачу патента на полезную модель).

Если после подачи заявки заявитель передаст свое право на получение патента иному лицу, в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности подается заявление, содержащее указание на передачу права иному лицу, согласие лица, указанного в этом заявлении, и сведения о нем, предусмотренные подпунктом (6) пунктов 3.1 Правил составления, подачи и рассмотрения заявки на выдачу патента на изобретение и Правил составления, подачи и рассмотрения заявки на выдачу патента на полезную модель.

Заявление подписывается обоими указанными лицами в порядке, предусмотренном подпунктами (12) и (13) пунктов 3.1 Правил составления, подачи и рассмотрения заявки на выдачу патента на изобретение и Правил составления, подачи и рассмотрения заявки на выдачу патента на полезную модель.

Если заявление подписано только одним из указанных лиц, к заявлению прилагается документ, подтверждающий наличие оснований для испрашиваемого изменения заявителя, а также документ, подтверждающий уплату пошлины в установленном размере. При этом не имеет значения, произошла ли передача права до истечения 2-месячного срока с даты подачи заявки или после, поскольку передача права является самостоятельным юридически значимым действием, за которое Положением о пошлинах установлена отдельная пошлина наравне с пошлиной за внесение изменений в материалы заявки.

В ситуации, когда заявитель передает право на получение патента по заявке другому лицу, дальнейшее ведение дел по заявке может осуществляться только лицом, которому передано право на получение патента и которое согласно пункту 1 статьи 15 Закона признается заявителем.

Учитывая изложенное, при рассмотрении ходатайств о передаче права на получение патента экспертизе следует требовать дальнейшего ведения дел по заявке только лицом, которому передано право на получение патента со ссылкой на положения пунктов 1 и 2 статьи 15 Закона.

Удовлетворение ходатайств о передаче права на получение патента с указанием в качестве заявителя и лица, на чье имя испрашивается патент, разных лиц в случае, когда заявитель настаивает на этом, является недопустимым.

Согласно пункту 2 статьи 20 Закона изменение указания заявителя при передаче права на получение патента может быть произведено до даты регистрации изобретения или полезной модели в соответствующем Государственном реестре. Если соответствующие документы поступили после того, как принято решение о выдаче патента на изобретение или полезную модель, но регистрация изобретения и полезной модели еще не произведена и имеется техническая возможность предотвращения публикации, принимаются необходимые меры для такого предотвращения. В документы, подготовленные для регистрации и публикации сведений о выдаче патента, вносятся необходимые изменения.

Если заявление о передаче права на получение патента поступило до регистрации изобретения или полезной модели, но отсутствует техническая возможность предотвращения публикации, оформления патента и регистрации изобретения с указанием в качестве патентообладателя лица, которое передало свое право на получение патента иному лицу, следует осуществить следующие действия. Отдел, ответственный за рассмотрение заявки, должен запросить патентную грамоту у лица, которому она по ошибке направлена. После поступления патента предпринимаются необходимые действия для устранения технической ошибки в Государственном реестре изобретений Российской Федерации и в патенте, о чем производится соответствующая публикация. Переоформленный патент возвращается патентообладателю.

Поступившее после регистрации изобретения или полезной модели в соответствующем Государственном реестре заявление о передаче права на получение патента не может быть удовлетворено, поскольку в этом случае должен быть заключен договор о передаче исключительного права на изобретение или полезную модель (уступка патента). Пунктом 5 статьи 10 Закона предусмотрена необходимость регистрации такого договора в федеральном органе исполнительной власти по интеллектуальной собственности, без которой договор считается недействительным.

Передачу права на получение патента не следует смешивать со случаем реорганизации юридического лица - заявителя, при котором у него изменяется наименование, или со случаем изменения фамилии, имени, отчества физическим лицом - заявителем.

3.6.2. В пункте 1 статьи 8 Закона и пункте 1.1 Правил составления, подачи и рассмотрения заявки на выдачу патента на изобретение (и таком же пункте Правил составления, подачи и рассмотрения заявки на выдачу патента на полезную модель) в качестве лица, имеющего право на подачу заявки и получение патента, указаны автор изобретения, работодатель или их правопреемник.

Лица, которые могут выступать в качестве правопреемников при наследовании, были указаны в пункте 3.1.3 настоящих Рекомендаций.

При обращении физического лица (физических лиц) с просьбой о внесении изменений в указание заявителя при переходе права на получение патента в порядке наследования в результате смерти заявителя - физического лица следует запросить у обратившегося лица (лиц) документ, подтверждающий его (их) право на ведение дел по получению патента. Таким документом является нотариально оформленное свидетельство о праве на наследство, свидетельствующее о том, что обратившееся лицо является наследником по закону или по завещанию.

Из указанного документа явным образом должен следовать круг наследников (по закону или по завещанию). В случае если наследников несколько, они реализуют перешедшие к ним права наследования по взаимному согласию. Таким лицам целесообразно наряду с представлением документов о наследстве представить доверенность на имя одного из наследников, выданную остальными наследниками, который в дальнейшем будет вести переписку по заявке (заявкам) от имени заявителя. В качестве представителя от лица наследников может выступать и лицо, не входящее в число наследников, например патентный поверенный или иной представитель.

При поступлении требуемых документов до вынесения решения по результатам экспертизы заявки делопроизводство по заявке осуществляется в обычном порядке. Наследник (или назначенный им представитель) полностью замещает умершее лицо: подписывает за него все материалы, ведет переписку и т.д.

Если требуемые документы поступили после того, как принято решение о выдаче патента на изобретение или полезную модель, но регистрация изобретения и полезной модели еще не произведена и имеется техническая возможность предотвращения публикации, принимаются необходимые меры для такого предотвращения. В документы, подготовленные для регистрации и публикации сведений о выдаче патента, вносятся необходимые изменения. О внесенных изменениях наследник (наследники) уведомляются.

В случае, когда регистрация изобретения (полезной модели) уже состоялась, у обратившегося лица наряду с указанными выше документами, подтверждающими право на наследство, необходимо запросить саму охранную грамоту. По поступлении требуемых документов в патент на изобретение или полезную модель вносится соответствующая запись. Патент возвращается патентообладателю. В соответствующие государственные реестры Российской Федерации вносятся необходимые изменения, а сведения об этом публикуются.

Наследник (наследники) при наличии, например, нотариально оформленного свидетельства на право наследования может передать свое право на получение патента на изобретение или полезную модель любому другому лицу. В этом случае от наследника (наследников) должно поступить заявление, содержащее указание на передачу права иному лицу, а также согласие этого лица, указанного в заявлении, и сведения о нем (см. пункт 3.6.1 настоящих Рекомендаций).

Если отсутствуют наследники, как по закону, так и по завещанию, либо никто из наследников не имеет права наследовать или все наследники отстранены от наследования, либо никто из наследников не принял наследства, либо все наследники отказались от данного ему (им) права на получение патента на изобретение или полезную модель и при отсутствии указания, что он (они) отказались в пользу другого наследника, право на получение патента переходит к Российской Федерации. В этом случае согласно статье 1162 Гражданского кодекса РФ выдается свидетельство о праве на наследство государству. Заявление о внесении изменений с приложением копии упомянутого свидетельства может быть подано должностным лицом органа государственной власти, уполномоченного действовать от имени Российской Федерации. В настоящее время в соответствии с Постановлением Совета Министров СССР от 29 июня 1984 года и Инструкцией Министерства финансов СССР от 19 декабря 1984 г. N 185 (с изменениями и дополнениями) свидетельства о праве государства на наследство выдаются налоговому органу. Федеральными законами, указами Президента Российской Федерации, постановлениями Правительства Российской Федерации правом получения таких свидетельств могут быть наделены иные органы или лица.

Выдача свидетельства о праве на наследство производится нотариусами или уполномоченным в соответствии с законом совершать такое нотариальное действие должностным лицом (например, консулом) по истечении шести месяцев со дня открытия наследства (смерти гражданина или объявления гражданина умершим в соответствии с вступившим в законную силу решением суда).

3.6.3. Согласно пункту 2 статьи 20 Закона изменение наименования заявителя в связи с реорганизацией может быть произведено до даты регистрации изобретения или полезной модели в соответствующем государственном реестре.

Поступившая просьба о внесении изменения в наименование заявителя - юридического лица в связи с его реорганизацией подлежит удовлетворению, если наряду с документом, подтверждающим уплату пошлины в установленном размере, представлен документ или копия документа, составленного компетентным органом и подтверждающего, что такая реорганизация состоялась.

Гражданское законодательство Российской Федерации (статьи 57, 58 ГК РФ) различает пять форм реорганизации: слияние (два и более юридических лиц превращаются в одно), присоединение (одно или несколько лиц присоединяются к другому), разделение (юридическое лицо делится на два и более юридических лица), выделение (из состава юридических лиц выделяются одно или несколько юридических лиц, при этом юридическое лицо, из которого произошло выделение, продолжает существовать) и преобразование - изменение организационно-правовой формы (юридическое лицо одного вида трансформируется в юридическое лицо другого вида). Реорганизация юридического лица осуществляется по решению его учредителей (участников) либо по решению органа, уполномоченного на осуществление реорганизации, либо по решению суда.

При слиянии, присоединении и преобразовании документом, определяющим переход прав и обязанностей, в том числе и на объекты промышленной собственности, в соответствии со статьей 58 ГК РФ является передаточный акт.

При разделении и выделении документом, определяющим переход прав и обязанностей, в том числе и на объекты промышленной собственности, в соответствии со статьей 58 ГК РФ является разделительный баланс.

Передаточный акт и разделительный баланс (согласно статье 59 ГК РФ) подлежат утверждению лицами, принявшими решение о реорганизации, и являются обязательными документами, наряду с учредительными документами юридического лица, представляемыми для регистрации возникающих при реорганизации юридических лиц.

Юридическое лицо считается реорганизованным и соответственно созданным с момента внесения необходимых записей в единый государственный реестр юридических лиц. В пункте 3.1.2 настоящих Рекомендаций были указаны органы государственной власти, осуществляющие государственную регистрацию юридических лиц. Эти же органы осуществляют регистрацию изменений в учредительные документы в связи с реорганизацией юридического лица и регистрацию вновь возникающих юридических лиц в связи с реорганизацией.

Документом, подтверждающим факт реорганизации юридического лица (за исключением случаев реорганизации юридических лиц в форме присоединения), могут быть копии учредительных документов, выписка из государственного реестра юридических лиц, заверенная уполномоченным лицом. Если из поступивших документов следует, что произошла реорганизация в форме разделения и выделения, то наряду с одним из вышеуказанных документов следует запросить заверенные в установленном порядке копии страниц разделительного баланса, относящихся к заявке на регистрацию изобретения или полезной модели. В случае если разделительный баланс не подтверждает переход права на получение патента в порядке универсального правопреемства (например, в разделительном балансе не учтена заявка на выдачу патента), то заявление об изменении наименования заявителя в связи с реорганизацией не подлежит удовлетворению. Заявителю сообщается, что изменение указания заявителя в данном случае может быть осуществлено путем передачи права на получение патента в порядке, установленном пунктами 10 Правил составления, подачи и рассмотрения заявки на выдачу патента на изобретение и Правил составления, подачи и рассмотрения заявки на выдачу патента на полезную модель.

Изменение наименования заявителя/патентообладателя - юридического лица в связи с реорганизацией не следует смешивать со случаем передачи права на получение патента.

В случае соблюдения установленных требований и удовлетворения просьбы заявитель уведомляется о произведенных действиях.

Вносить изменения не требуется, если заявителем одновременно с просьбой представляется уточненное заявление. Последнее принимается в качестве заменяющего листа, предусмотренного пунктом 9 Правил составления, подачи и рассмотрения заявки на выдачу патента на изобретение и аналогичной нормой Правил составления, подачи и рассмотрения заявки на выдачу патента на полезную модель.

3.6.4. Согласно пункту 2 статьи 20 Закона изменение указания заявителя в связи с переименованием может быть произведено до даты регистрации изобретения или полезной модели в соответствующем Государственном реестре.

Ходатайство заявителя о внесении изменений в наименование заявителя в связи с переименованием заявителя - юридического лица, в том числе в связи с приведением учредительных документов в соответствие с требованиями российского законодательства, или в связи с переменой фамилии, имени и/или отчества заявителя - физического лица удовлетворяется, если из представленных сведений однозначно следует, какое прежнее наименование подлежит изменению и каково новое наименование.

В случае наличия обоснованных сомнений в отношении достоверности вносимых изменений, например, если переписка с одним и тем же заявителем ведется по нескольким заявкам и обнаружены разночтения в отношении вносимых изменений, касающихся одних и тех же сведений по разным заявкам, либо вносимые изменения не соответствуют приложенным к ходатайству документам, эксперт может запросить документы, подтверждающие вносимые изменения.

Документами, подтверждающими новое наименование заявителя - юридического лица, могут быть копии листов учредительных документов юридического лица (как правило, устава), выписка из единого государственного реестра юридических лиц, копия официального документа учредителя юридического лица (например, приказ министерства, ведомства, администрации субъекта Российской Федерации) о переименовании данного юридического лица, соответствующие установленным требованиям (о надлежащем заверении копий документов см. пункт 3.5.4 настоящих Рекомендаций).

Документом, подтверждающим факт перемены фамилии, имени или отчества, согласно статье 8 Федерального закона от 15 ноября 1997 г. N 143-ФЗ "Об актах гражданского состояния", является соответствующее свидетельство о государственной регистрации акта гражданского состояния. Таким свидетельством может быть свидетельство о заключении брака, свидетельство о расторжении брака, свидетельство о перемене имени, выданные органом записи актов гражданского состояния, или их копия, заверенная надлежащим образом.

Изменения, касающиеся наименования заявителя, подлежат внесению в заявление о выдаче патента в порядке, предусмотренном п. 9 Правил и п. 9 Правил-ПМ.

Если соответствующая просьба заявителя поступила после принятия решения о выдаче патента на изобретение или полезную модель, но их регистрация еще не произведена и имеется техническая возможность предотвращения регистрации и публикации сведений о выдаче патента, принимаются меры, необходимые для их предотвращения. В документы, подготовленные для регистрации и публикации сведений о выдаче патента, вносятся необходимые изменения. При отсутствии технической возможности предотвращения выдачи патента необходимо запросить патентную грамоту у патентообладателя. После поступления патентной грамоты предпринимаются необходимые действия для изменения сведений в соответствующем Государственном реестре и в патенте, о чем производится соответствующая публикация. Патент, в котором учтены изменения, направляется патентообладателю.

(п. 3.6.4 в ред. Приказа Роспатента от 09.10.2007 N 93)

3.7. Внесение изменений в сведения об авторах, в том числе в связи с переменой имени (фамилии или отчества) автора или его местожительства, исправление ошибки в указании имени физического лица (автора/заявителя) или наименования заявителя юридического лица

(в ред. Приказа Роспатента от 09.10.2007 N 93)

3.7.1. При рассмотрении просьбы заявителя об устранении допущенной им ошибки, в результате которой сведения об одном или нескольких авторах были не указаны в заявлении о выдаче патента при подаче заявки и/или ранее в качестве авторов были указаны лица, не являющиеся таковыми, в случае отсутствия спора между заинтересованными лицами необходимо руководствоваться пунктом 2 статьи 20 Закона, согласно которому изменения, направленные на исправление технических ошибок, могут быть внесены в документы заявки до даты регистрации изобретения, полезной модели.

Следует также учитывать, что согласно пункту 1 статьи 7 Закона автором изобретения, полезной модели признается физическое лицо, творческим трудом которого они созданы.

В соответствии с пунктом 3 статьи 7 Закона право авторства является неотчуждаемым личным правом, из чего следует, что передача этого права другому лицу ничтожна.

При этом представление каких-либо документов, подтверждающих авторство лиц, указанных заявителем (или его представителем) в заявлении в качестве авторов при подаче заявки, Законом не предусмотрено.

В связи с этим, если из просьбы заявителя следует, что ранее была допущена ошибка, в результате которой один или несколько авторов не были указаны в качестве таковых при подаче заявки (а также в дополнительных материалах) и/или ранее в качестве авторов были указаны лица, не являющиеся таковыми, и отсутствует спор между всеми указанными лицами, такая просьба подлежит удовлетворению. Подтверждением отсутствия спора является представление одного или нескольких подписанных перечисленными лицами документов, из которых следует, что они подтверждают наличие допущенной ранее ошибки и творческое участие лиц, которых следует указать в качестве авторов. При этом не требуется представления каких-либо документов, подтверждающих технический характер ошибки.

Запрос дополнительных документов возможен только в том случае, если есть основания сомневаться в достоверности документов, представленных вместе с ходатайством об исправлении ошибки, или в том, что предполагаемая ошибка действительно является ошибкой.

В том случае, если заявитель не указал причину, на основании которой он просит внести изменения в сведения об авторах, его следует уведомить о том, что указанные изменения могут быть внесены, если они направлены на исправление ранее допущенной ошибки с подтверждением этого указанным выше образом.

Следует также обратить внимание заявителя на то, что внесение изменений в сведения об авторах на основании отказа лица, творческим трудом которого созданы изобретение или полезная модель, от указания его в качестве автора или передачи этого права другому лицу не может быть произведено в связи с тем, что право авторства неотчуждаемо.

В случае наличия спора об авторстве он разрешается в судебном порядке. Внесение изменений в сведения об авторах в этом случае осуществляется на основании вступившего в законную силу решения суда (копии соответствующего судебного решения, содержащего отметку о его вступлении в законную силу) путем внесения соответствующих изменений в документы заявки.

В том случае, если рассматривается просьба об исключении сведений об умерших гражданах, указанных в заявлении о выдаче патента в качестве авторов, представление копии соответствующего судебного решения является обязательным.

3.7.2. Изменение сведений об авторе в связи с переменой фамилии, имени, отчества и/или местожительства может быть внесено в документы заявки до даты регистрации изобретения, полезной модели в соответствующем Государственном реестре, если из корреспонденции заявителя, содержащей такую просьбу, однозначно следует, какие прежние сведения подлежат изменению и каковы вносимые изменения.

В случае наличия обоснованных сомнений в отношении достоверности вносимых изменений (см. п. 3.6.4 настоящих Рекомендаций) эксперт может запросить документы, подтверждающие такие изменения.

Документами, подтверждающими факт перемены фамилии, имени или отчества, являются документы, перечисленные в п. 3.6.4 настоящих Рекомендаций.

3.7.3. Исправление в заявлении о выдаче патента ошибки в указании имени физического лица (автора/заявителя) или наименования юридического лица может быть произведено до даты регистрации изобретения или полезной модели в соответствующем Государственном реестре, если в корреспонденции заявителя, содержащей просьбу об исправлении ошибки, указано необходимое исправление, а также имя физического лица или наименование юридического лица, которое следует исправить.

Если соответствующая корреспонденция заявителя поступила после того, как принято решение о выдаче патента на изобретение или полезную модель, но их регистрация еще не произведена и имеется техническая возможность предотвращения публикации сведений о выдаче патента, принимаются меры, необходимые для ее предотвращения. В документы, подготовленные для регистрации и публикации сведений о выдаче патента, вносятся необходимые изменения.

Если в рассмотренном выше случае отсутствует техническая возможность предотвращения регистрации изобретения или полезной модели, публикации сведений о выдаче патента с указанием ошибочного имени (фамилии, отчества) физического лица (автора/заявителя) или наименования юридического лица, необходимо запросить патентную грамоту у патентообладателя. После поступления патентной грамоты предпринимаются необходимые действия для устранения технической ошибки в соответствующем Государственном реестре и в патенте, о чем производится соответствующая публикация. Патент, в котором учтены изменения, направляется патентообладателю.

Необходимость внесения исправлений в указание фамилии, имени, отчества автора и/или заявителя - физического лица или в указание наименования заявителя - юридического лица может быть выявлена при рассмотрении документов поданной заявки. В этом случае изменения могут быть внесены только после подтверждения заявителем необходимости их внесения в ответ на уведомление о выявленном разночтении.

Для подтверждения вносимых изменений заявителем могут быть представлены любые документы, содержащие наряду с фамилией, именем и отчеством физического лица данные о его месте жительства (например, паспорт - при предъявлении, справка из РЭУ с указанием фамилии, имени, отчества и адреса проживания этого лица, справка из какого-либо местного органа администрации, справка из отдела кадров организации, предприятия, учреждения, где работает данное лицо, и другие).

Документами, подтверждающими правильное наименование заявителя - юридического лица, могут быть копии акта о регистрации, учредительного документа, содержащего полное наименование юридического лица, или иного документа, заверенного руководителем и скрепленного печатью данного юридического лица, подтверждающего, что в указании наименования заявителя при оформлении заявления на выдачу патента на изобретение или полезную модель была допущена ошибка.

4. Особенности рассмотрения международных заявок на национальной фазе

4.1. В соответствии со статьей 11 (3) Договора дата международной подачи международной заявки, содержащей указание Российской Федерации, рассматривается в качестве даты подачи в соответствии с пунктом 2 статьи 16 Закона.

4.2. Рассмотрение международной заявки в соответствии с пунктом 25.2 (2) Правил начинается на дату истечения 31 месяца с даты международной подачи или в случае испрашивания приоритета с даты приоритета заявки. Однако по желанию заявителя рассмотрение может начаться раньше в случае представления специального ходатайства о более раннем начале рассмотрения. В любом случае рассмотрение начинается при наличии, как минимум, заявления о выдаче патента Российской Федерации по этой международной заявке на русском языке, которое должно поступить не позднее указанного срока, составляющего тридцать один месяц с даты приоритета. В случае непоступления заявления в установленный срок действие международной заявки, предусмотренное статьей 11 (3), прекращается в отношении Российской Федерации с теми же последствиями, что и при изъятии любой национальной заявки (статьи 24 (1) и 39 Договора). Указанное действие международной заявки может быть восстановлено по ходатайству заявителя при условии подтверждения заявителем уважительных причин пропуска установленного срока, а также уплаты соответствующей пошлины. Такое ходатайство должно быть подано не позднее 12 месяцев с даты истечения упомянутого срока.

4.3. В соответствии с законодательством Российской Федерации при переходе на национальную фазу рассмотрения по международной заявке может быть испрошен патент либо на изобретение, либо на полезную модель.

По международным заявкам, поданным до 1 января 2004 года, если в заявлении международной заявки не указан испрашиваемый в Российской Федерации вид защиты (не указано, что испрашивается полезная модель), считается, что испрашивается патент на изобретение. В таком случае при переходе на национальную фазу для получения патента на полезную модель заявитель должен представить вместе с заявлением о выдаче патента на полезную модель заявление о преобразовании заявки на изобретение в заявку на полезную модель и документ, подтверждающий оплату соответствующей пошлины.

Для международных заявок, поданных после 1 января 2004 года, этого не требуется, так как для этих международных заявок автоматически считаются указанными все государства - участники Договора и все виды охраны, предусмотренные в каждом из договаривающихся государств. В Российской Федерации - это патент на изобретение или патент на полезную модель. То есть по международным заявкам, поданным после 1 января 2004 года, при переходе на национальную фазу может испрашиваться любой из этих двух видов охраны.

4.4. Одновременно с подачей заявления заявителю необходимо выполнить перечисленные ниже действия:

а) представить перевод международной заявки на русский язык, если она была подана не на русском языке;

б) указать, какие материалы заявки (первоначально поданные или измененные) должны быть рассмотрены на национальной фазе, в том случае если, например, представлена не одна формула изобретения;

в) оплатить соответствующие пошлины.

Если заявитель переходит на национальную фазу по I главе, то есть на момент перехода требование на проведение международной предварительной экспертизы не подано, требуется представить перевод международной заявки (описания, формулы изобретения, любого текста, относящегося к чертежам, реферата) в том виде, как она подана. Так как до подготовки международного поиска и публикации международной заявки недопустимо внесение каких-либо изменений в содержательную часть заявки, представляется перевод международной заявки в том виде, как она опубликована. В соответствии со статьей 19 Договора после получения отчета о международном поиске заявитель может один раз изменить формулу изобретения, представив ее непосредственно в Международное бюро вместе с объяснениями, поясняющими такие изменения. В случае поступления таких изменений в установленный срок международная публикация содержит обе формулы изобретения - и первоначальную, и измененную, которая сопровождается указанием, что она опубликована по статье 19, а также объяснения по статье 19. В случае если заявитель желает продолжить на национальной фазе рассмотрение международной заявки с измененной по статье 19 формулой изобретения, требуется представить перевод только этой формулы изобретения и перевод объяснений по статье 19. Перевод первоначальной формулы изобретения в этом случае не требуется. Если заявитель переходит на национальную фазу с формулой изобретения, измененной по сравнению с обеими упомянутыми формулами, требуется перевод формулы изобретения в том виде, как она была подана.

При переходе на национальную фазу рассмотрения по II главе, то есть когда национальная процедура осуществляется после подачи требования о проведении международной предварительной экспертизы, как правило, так же, как и при переходе по I главе, требуется представление перевода международной заявки в том виде, как она была подана. Однако после подачи требования на проведение международной предварительной экспертизы заявитель может внести изменения в формулу изобретения, описание и чертежи, не выходящие за рамки того, что раскрыто в материалах международной заявки в том виде, как она подана. Заключение международной предварительной экспертизы составляется в этом случае с учетом представленных изменений, при этом каждый заменяющий лист заявки, содержащий изменения, прикладывается к заключению. Заключение экспертизы вместе с приложениями, содержащими измененные листы заявки, направляется заявителю и в Международное бюро. Если заявитель желает продолжить на национальной фазе рассмотрение международной заявки с изменениями, в частности с измененной формулой изобретения, на основе которых составлялось заключение международной предварительной экспертизы, он должен представить перевод этих изменений, в частности измененной формулы изобретения. Представление перевода первоначальной формулы изобретения в этом случае не требуется. Если заявитель переходит на национальную фазу с формулой изобретения, измененной по сравнению с теми формулами, которые рассматривались на международной фазе, требуется перевод формулы изобретения в том виде, как она была первоначально подана.

Таким образом, как правило, при переходе на национальную фазу рассмотрения требуется перевод формулы изобретения в том виде, как она была подана. Перевод формулы изобретения, измененной по статье 19 или приложенной к заключению международной предварительной экспертизы, требуется только в том случае, если именно с ней заявитель желает продолжить процедуру на национальной фазе. В этом случае перевод первоначальной формулы не требуется.

4.5. В отношении требований, предъявляемых к форме и содержанию международной заявки на национальной фазе рассмотрения, эксперту следует руководствоваться положениями статьи 27 Договора. В соответствии с пунктом 1 данной статьи эти требования не могут быть иными или дополнительными, чем те, которые установлены Договором или Инструкцией.

В частности, к названию изобретения в соответствии с правилом 4.3 Инструкции предъявляется только требование, чтобы оно было кратким и точным. Дополнительные требования, указанные в пункте 3.2.3 Правил, к названию международной заявки не предъявляются.

В соответствии с правилом 5.1 Инструкции требование указания в описании изобретения ссылок на документы, отражающие уровень техники, не является обязательным.

Если заявитель переводит международную заявку на национальную фазу с формулой изобретения, измененной по результатам отчета о международном поиске и/или заключения международной предварительной экспертизы, заявителю может быть предложено скорректировать раздел описания международной заявки "Уровень техники" в соответствии с указанными в отчете или заключении релевантными документами категории "X" или "Y".

При изложении формулы изобретения, характеризующей группу изобретений, требование последнего абзаца пункта 3.3.2.2 Правил к международным заявкам не применимо, так как в соответствии с правилом 6.4 (с) Инструкции зависимые пункты формулы, ссылающиеся на несколько предшествующих пунктов (в том числе и независимых), группируются вместе, насколько это возможно и наиболее целесообразным образом. Таким образом, для международных заявок отсутствует требование строгой группировки зависимых пунктов с тем независимым пунктом, которому они подчинены, то есть возможно привлечение зависимых пунктов одного и того же содержания для характеристики разных изобретений группы.

Требование последнего абзаца пункта 3.3.2.5 (2) Правил, в соответствии с которым пункт формулы с множественной зависимостью не может служить основанием для других пунктов формулы с множественной зависимостью, согласуется с требованиями правила 6.4 (а) Инструкции. В том случае, если структура формулы международной заявки не соответствует установленному требованию, заявителю предлагается внести соответствующие изменения в формулу изобретения, устраняющие указанный недостаток.

В соответствии с правилом 11.10 (с) Инструкции допускается включение в формулу изобретения таблицы в том случае, когда целесообразность ее использования обусловлена особенностями изложения сущности заявленного изобретения.

Реферат международной заявки составляется в соответствии с требованиями правила 8.3 Инструкции, то есть требования пункта 3.5 Правил на реферат международной заявки не распространяются.

В том случае, если при проверке международной заявки по формальным признакам выявлено несоответствие требованиям Договора и Инструкции, проверка может быть осуществлена в рамках требований национального законодательства, если эти требования более благоприятны с точки зрения заявителя и заявитель не настаивает на применении положений Договора.

4.6. Международная заявка может быть переведена заявителем на национальную фазу в том виде, как она была первоначально подана и опубликована, или с изменениями, внесенными заявителем в соответствии со статьями 19 или 34 Договора, или с другими изменениями, представленными при переводе на национальную фазу или на национальной фазе рассмотрения международной заявки. В соответствии со статьей 20 Закона и пунктом 20 Правил любые изменения не должны выходить за рамки того, что раскрыто в первоначально поданной международной заявке.

Если заявитель переводит международную заявку по главе I Договора с измененной по статье 19 формулой, правомерность внесенных в формулу изобретения изменений на международной фазе не проверяется. Такая проверка соответствия внесенных в формулу изобретения изменений должна быть осуществлена в процессе экспертизы заявки, если экспертиза по существу будет испрошена в отношении этой формулы. Для целей проверки эксперт может запросить у заявителя перевод на русский язык первоначально поданной формулы изобретения.

Если заявитель переводит международную заявку по главе II Договора с формулой изобретения, в отношении которой составлялось заключение международной предварительной экспертизы, эксперт может руководствоваться содержащимися в заключении выводами о том, в какой части изменения выходят за рамки первоначально поданной заявки и какие изменения были приняты во внимание при подготовке заключения. Изменения, которые не были приняты во внимание международной предварительной экспертизой, указываются в заключении отдельно.

При проверке допустимости внесенных изменений эксперт также может запросить у заявителя перевод на русский язык первоначальной формулы изобретения или первоначально поданных материалов международной заявки.

Сроки, предусмотренные пунктами 3 и 4 статьи 20 Закона, отсчитываются по международным заявкам с даты начала национальной фазы.

4.7. При испрашивании заявителем конвенционного приоритета по международной заявке в соответствии с пунктом 19.3.2.1 Правил проверяется, была ли представлена в федеральный орган исполнительной власти копия приоритетного документа.

При отсутствии копии приоритетного документа в материалах заявки для целей установления приоритета по международной заявке эксперт должен запросить копию приоритетного документа в Международном бюро ВОИС. В случае если в ответ на такой запрос Международное бюро сообщает о нарушении заявителем требования правила 17.1 (а) Инструкции, то есть о непредставлении в Международное бюро копии приоритетного документа, эксперту следует запросить у заявителя требуемую в соответствии с пунктом 2 статьи 19 Закона заверенную копию первой заявки. В том случае, если по запросу экспертизы документ в установленный срок заявителем не будет представлен, в соответствии с пунктом 17.1 (с) Инструкции притязание на приоритет во внимание не принимается.

Перевод приоритетного документа запрашивается у заявителя в случае, если проверка действительности притязания на приоритет связана с установлением патентоспособности заявленного изобретения.

4.8. При соблюдении требований пункта 19.3.2.4 Правил приоритет по заявке, выделенной из перешедшей на национальную фазу международной заявки, устанавливается по дате ее международной подачи, а при наличии права конвенционного приоритета по выделенной части международной заявки - по дате этого приоритета.

При установлении приоритета по выделенной заявке по дате конвенционного приоритета международной заявки копия приоритетного документа запрашивается в Международном бюро ВОИС в том случае, если она отсутствует в материалах заявки, на основании которой подана выделенная заявка.

Если при установлении патентоспособности заявленного по выделенной заявке изобретения возникает необходимость проверки действительности притязания на приоритет, перевод приоритетного документа на русский язык запрашивается у заявителя.

Заявка, выделенная из переведенной на национальную фазу международной заявки, поданная в соответствии с Законом, "утрачивает статус международной заявки". При рассмотрении такой выделенной заявки применяются положения Закона и Правил.